文/叶菊芬 付凡 上海知识产权法院
我国《商标法》第五十九条第三款规定了商标侵权诉讼中的商标在先使用抗辩制度，也称商标先用权抗辩。根据该规定，当被诉商标系被诉侵权人先于商标注册人申请商标注册之日使用且有一定影响的商标的，其有权在原使用范围内继续使用该商标。法律规定商标在先使用抗辩制度意在弥补商标注册制的缺陷、保护在先使用人的在先权益，但关于如何认定“原使用范围”，以合理划定商标在先使用抗辩制度的边界，实务中仍存在诸多分歧。本文围绕商标在先使用抗辩制度的立法目的，结合典型案例，从原使用主体、原使用商标、原使用商品或者服务、原使用地域和原使用方式等方面，进一步厘清“原使用范围”的认定标准。
一、商标在先使用抗辩制度的立法目的
商标的生命在于使用，使用行为使得商标产生指示商品来源的作用，将商标从不具有财产性价值的商业符号转变成为能够带来财产性利益的财富钥匙。商标法相关制度的核心，即在于保护此种承载着商誉价值的财富钥匙。我国的商标保护制度采取商标注册制，即注册商标专用权因申请注册而取得，且商标的申请与获准注册也并不以商标是否实际使用为考量依据。但如前所述，商标的价值源于使用人在经营活动中的实际使用行为。即便商标未经注册，只要经过一定的使用、宣传等行为，便可能因此而产生商誉和财产性利益。这就导致在商标注册制的背景下，实践中部分行为人通过抢注他人在先使用并具有一定影响的商标谋取不正当利益。此时若对在先使用人不加以特殊保护，将剥夺在先使用人已形成的在先利益，妨碍消费者基于商标商誉形成的信赖利益选购商品或服务，还可能放纵商标恶意抢注行为，扰乱市场竞争秩序，与商标法旨在维护市场竞争秩序、降低消费者选择成本的理念背道而驰。因此，我国商标法在2013年修订时新增了商标在先使用抗辩制度。
商标在先使用抗辩制度通过限制商标权人部分专用权、赋予在先使用人在先利益的方式，弥补了商标注册主义模式不关注实际使用行为的缺陷，使得商标权人不因非自身使用行为而获利、在先使用人的投入不因未申请注册而消灭，实现商标权人与在先使用人之间的利益平衡，契合了商标法以商标使用为灵魂的制度宗旨。但需要强调的是，虽然有必要给予在先使用的未注册商标一定的保护，但保护水准不宜过高，应避免对商标注册人的利益产生不合理影响，以免冲击到商标注册制这一商标管理基本制度。商标法通过规定“原使用范围”，合理限定了在先使用人权益的保护范围。从法律规定商标在先使用抗辩的立法目的出发，
原使用范围的确定应以商标在先使用行为实际创造的在先商誉为核心，通过判断该在先商誉的覆盖范围来确定在先使用人可继续使用商标的范围。司法实践中，对于原使用范围的认定，主要涉及原使用主体、原使用商标、原使用商品或者服务、原使用地域和原使用方式等维度的认定。
二、原使用主体的认定
商标在先使用抗辩制度中，在先使用人自身在原有范围内继续使用商标当然属于原使用主体。但在争议商标申请注册之后，在先商标的被许可人、受让人等其他主体是否有权基于在先使用人的使用行为主张先用权抗辩？我们以为，从商标在先使用抗辩制度的立法目的来看，认定某一主体是否为可主张商标在先使用抗辩的原使用主体，应以在先商标在注册商标申请日前的既存商誉是否由该主体的使用行为产生为标准。
（一）在先商标的被许可人
《商标法》第五十九条第三款规定的商标在先使用抗辩仅是一种限制注册商标专用权的抗辩事由，并非一种法定的、可以许可或者转让的、积极意义上的“使用权”。[1]当在先使用人将该未注册商标许可给他人使用时，在先使用人创造的既存商誉虽然在一定程度上能够辐射至被许可主体所使用的被许可商标，但商誉系因商标使用行为而产生，若被许可人尚未实际使用该商标，不会仅仅因许可行为而使得商誉转嫁至被许可主体。因此，被许可人能否构成主张先用权抗辩的适格主体，取决于其在注册商标申请日之前是否实际使用了被诉商标。
鉴于我国采取商标注册主义，在认定可主张先用权抗辩的主体范围时，应在维护商标注册制度稳定的框架下，对商标在先使用人和注册商标专用权人的利益进行平衡。通常情况下，商标在先使用人通过自身经营扩大经营规模，一般需要一定的时间、人力及资金投入，较难在短时间内达到较大规模，但通过许可他人使用商标的方式扩大经营规模则相对较为容易。同时，由于被许可人的整体数量难以控制，若无条件地允许在先使用人通过发放许可的方式进行扩张，将对商标注册人的利益造成难以预料的影响。为合理平衡商标注册人及在先使用人的利益，也应对被许可人的使用加以限制，不应允许在注册商标申请日之后才开始实际使用被诉商标的被许可人主张先用权抗辩。例如，在天安数码城（集团）有限公司与御河硅谷（上海）建设发展有限公司（简称“御河公司”）等侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，御河公司以在先使用被诉商标的案外人默示许可其使用被诉商标为由主张商标在先使用抗辩。法院认为，如果允许在先使用人的被许可人主张在先使用抗辩，一方面将使得享有抗辩权的主体范围无限扩大，导致商标注册人市场上的对抗力量增大，并在一定程度上丧失将商标许可他人的可能。另一方面，无条件允许在先使用人进行许可，可能使其经营规模快速扩张，实质上规避了商标法要求其仅能在原有范围内继续使用商标的规定，对商标注册人的利益造成严重影响。据此，法院认定御河公司的商标在先使用抗辩不成立。[2]
（二）在先商标的受让人
如前所述，在先使用人并不仅因其商标使用行为而享有法定的商标转让权，故在先商标的转让同样无法带来既存商誉一并转让的法律后果。受让人是否构成先用权抗辩的适格主体，取决于其自身的使用行为是否属于在注册商标申请日前先于商标注册人使用并有一定影响。但也存在例外，若受让人受让的并非仅仅是在先商标，而是包括该商标所涉业务整体经营权的转让，例如企业合并、分立或因企业改制而重新设立新的企业等，则在先使用人因在先使用商标而产生的既存商誉将整体转移至受让人。此种情况下，允许继受者在原有范围内继续使用商标，并不会扩大市场中现存的商标使用主体数量，也通常不会损害商标权人的利益。因此，此种基于主体承继关系的继受者可以构成先用权抗辩的适格主体，得以援引在先使用人的使用行为提出先用权抗辩。例如，在华联超市股份有限公司与肥城市华联商贸有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，最高人民法院在论述商标权人华联超市股份有限公司最早使用“华联”商标的时间时明确指出，华联超市股份有限公司系经多次股权转让、变迁主体而形成，与其前身各主体之间存在紧密的承继关系，其使用“华联”字号的时间应追溯至其前身成立之时。[3]虽然这不是关于商标在先使用抗辩原使用主体的认定，但对于承继关系情形下原使用主体的认定具有参考意义。
（三）在先使用人的关联主体
关联主体指的是一方控制、共同控制另一方，或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一控制、共同控制的主体。商标在先使用人将其在先商标许可关联主体使用时，关联主体可否基于在先使用人的使用事实提出商标在先使用抗辩？我们认为，由于商标在先使用抗辩保护的是既存商誉，即便两个主体系关联主体，但由于彼此独立，并不存在商誉共享，在先使用人因使用商标而形成的既存商誉与其关联主体无关，故关联主体不得仅因关联关系而援引在先使用人的使用行为提出抗辩。例如，在内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司与深圳市周一品小肥羊餐饮连锁管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，法院认为，深圳市周一品小肥羊餐饮连锁管理有限公司与其法定代表人周易平作为业主经营的“周一品小肥羊店”是两个独立的民事主体，两者之间不存在任何权利义务上的转让和继受关系。因此，深圳市周一品小肥羊餐饮连锁管理有限公司不能援引“周一品小肥羊店”对涉案商标的在先使用行为提出抗辩。[4]另如，在陈某与华润置地（厦门）房地产开发有限公司安达仕酒店等侵害商标权纠纷案中，安达仕酒店以案外人深圳君悦酒店的在先使用行为提出在先使用抗辩。但经查，二者系华润置地集团内部两个独立法人华润置地（厦门）房地产开发有限公司和华润（深圳）有限公司分别设立的分支机构，并不存在业务经营等方面的承继关系；且安达仕酒店与君悦酒店系华润置地集团旗下两个不同的酒店品牌，二者并不存在商誉共享。据此，法院认为安达仕酒店无权以深圳君悦酒店的在先使用行为主张在先使用抗辩。[5]
需要注意的是，就不具备独立法人资格的法人分支机构而言，虽然其系以自己的名义对外从事民事活动，但该种民事活动以隶属企业法人的授权为限，财务核算需并入隶属企业法人，民事责任也由隶属企业法人承担。因此，分支机构的使用行为事实上等同于其隶属企业法人自身的使用行为，分支机构有权以其隶属企业法人的在先使用行为为由提出先用权抗辩。当然，若在先使用人到其原使用地域范围之外设立分支机构，该分支机构主张的先用权抗辩是否成立，还需对分支机构是否在原地域范围内进行认定。
三、原使用商标的认定
根据我国《商标法》第四十九条的规定，商标注册人不得擅自改变注册商标。根据举重以明轻的类比推理规则，在先使用人可在原使用范围继续使用的商标应为与原使用商标相同的商标。同时，我国《商标法》第五十九条第三款还规定，商标权人可以要求在先使用人在原使用商标上附加适当区分标识。因此，若在先使用人是为了与注册商标相区别而做出部分改动的，应予准许。例如，在深圳市悦跑运动文化有限公司与广州悦跑信息科技有限公司侵害商标权纠纷案中，法院认为，广州悦跑公司不得改变原使用商标的文字、图形、结构、色彩、书写方法等，但如果是为了与涉案商标相区别而添加的标记，只要不构成原使用商标的一部分，且确实能发挥区分作用的，仍然属于在原有范围内使用。[6]
也有观点认为，应允许在先使用人改变原使用商标的文字、图形、结构、色彩、书写方法等，否则“可能会剥夺在先使用人契合时代发展趋势特别是相关公众情趣变化需要而改变商标图案、文字、色彩、结构、书写方法的利益，从而过分淡化商标在先使用抗辩的实际意义”。[7]此种观点有一定道理。市场主体在经营过程中，出于迎合消费者审美需要等目的，可能对其原使用商标标识的字体、颜色等做出一定的改动。在商标在先使用抗辩的适用中，原使用范围的时间节点为权利商标的注册申请日，但权利人对在先使用人提起商标侵权之诉的时间一般远晚于该时间，此时在先使用人使用的商标标识可能已经过了一定的流变。若不区分在先使用人先后使用的多个商标的实际情况，而简单对其予以分割认定，则在先使用人在商标注册申请日前使用的多个无实质性差异的商标无法共享商誉，需对每个商标是否具备一定影响进行分别认定；同时，在先使用人在商标注册申请日后已实际使用的与原商标无实质性差异的其他商标也将因不属于原使用商标而不能继续使用，且在先使用人还需就该部分行为承担侵权责任。但从消费者的一般认知来看，其可能将在先使用人已实际使用的多个无实质性差异的商标认知为同一个商标，并认为这些商标共同指向相同的商品或者服务。因此，商标法应允许商标在先使用人继续使用与原使用商标虽有改动但并无显著差异的商标，否则可能与相关公众所认知的原使用商标的既存商誉范围不符，与已形成的市场秩序相悖，无法对商标在先使用人的在先合法利益进行实质性保护。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》第一条的规定，若仅改变商标的字体、间距、横竖排列、颜色等特征，与注册商标无实质性差异或不影响商标显著特征的，构成相同商标。同理，若在先使用人继续使用的商标与原使用商标无实质性差异或未改变商标显著特征的，也应当认为改变后的商标仍属于原使用商标。例如，在常州丹那帕工业品进出口有限公司与福迪威西特传感工业控制（天津）有限公司等侵害商标权纠纷案中，法院就认为，福迪威西特公司在先使用“Dynapar”字样，其在后使用的“DYNAPAR”与“Dynapar”基本相同，“丹纳帕”一般连接在“Dynapar”之后作为其中文音译使用，故在后使用的商标与在先使用的商标基本相同，被诉使用行为并没有超出原使用范围。[8]但在先使用人也并非可任意改变其原使用商标，尤其是不能做出与权利人注册商标更为近似的改动。《商标侵权判断标准》第二十二条、第二十四条就对“自行改变注册商标或者将多件注册商标组合使用”“以攀附为目的附着颜色”的商标侵权行为作出了规定。因此，若在先使用人对其原使用商标的改动过大，导致相关消费者无法将改变后的商标与原使用人提供的商品或者服务直接关联，甚至产生新的联系，则显然不应认定为原使用商标。例如，在汤美·希尔弗格许可有限公司与上海颀翔商贸有限公司等侵害商标权纠纷案中，希尔弗格公司享有“”“
”“TOMMY HILFIGER”等注册商标专用权，颀翔公司经“
”“Tommycrown”注册商标权人的许可使用该商标，但实际使用的是“
”“
”等商标。法院认为，颀翔公司在实际使用过程中，通过附着颜色、改变图形构成、字母大小写及字体等手段，改变了其被许可使用的注册商标的显著特征，系对注册商标的不规范使用，构成对希尔弗格公司的商标侵权。[9]该案主要涉及“变形”使用注册商标是否构成合法使用注册商标的认定，对于商标在先使用人对原使用商标的变形使用可否认定为原使用商标，具有良好的借鉴意义。
四、原使用商品或者服务的认定
商标所承载的商誉价值来源于商标标识所具有的指示商品或者服务来源的作用，其背后的逻辑在于消费者选购商品或者服务时，能够根据其上标注的商标标识，将商品或者服务与商标使用人相联系。鉴于商标在先使用抗辩制度旨在保护在先使用人的既存商誉，并不保护在先使用人未来可能通过业务拓展获得的延伸商誉，故原使用范围应严格限定在原使用的商品或者服务上。但从普通消费者的认知角度而言，其在认知某一商标背后的商誉覆盖范围时，通常不会局限于某一个或几个具体商品，故原使用商品或者服务的认定应根据消费者的一般理解，认定为某一小类商品或者服务中的部分商品与服务。例如某商标在先使用在月饼、桃酥上，从消费者的一般认知角度，该商标的商誉并不仅限于现有经营的具体商品种类，还会辐射至通常与月饼、桃酥共同经营的其他糕点类商品上。但这并不代表可扩张至这些具体商品在《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》中所属的全部大类商品。例如，前述具体商品在《类似商品和服务区分表》中分别归属于第三十大类的第3006小类“糕点”，不能认为在该等商品上在先使用商标且有一定影响，便可在他人申请注册该商标后在该大类所属的其余小类，如第3001小类的咖啡、可可等商品上使用。
五、原使用地域的认定
实务中，关于原使用地域的认定存在两种观点。一种观点认为，应严格限制为具体地址，即原使用地址仅指在先使用商标的具体地址。例如，在蒋某与南京夫子庙饮食有限公司等侵害商标权纠纷案中，法院认为，在先使用人的先用权范围仅限于在南京市贡院西街12号“蒋友记”餐馆使用，在先使用人在后于南京市省州路30号“奇芳阁”餐馆使用构成商标侵权。[10]另一种观点则认为，不应限定具体地址，而应仅限制为商标知名度的辐射区域。例如在苏州采芳斋食品有限公司与杭州采芳斋食品有限公司等侵害商标权纠纷案中，法院认为，在先使用人在其原有知名度所辐射的地域范围内，只要未实际增加相关消费者的混淆可能性，对使用该商标的商品或者服务的门店数量并不加以限制。[11]我们以为，根据商标在先使用抗辩制度旨在保护既存商誉的立法本意，既存商誉所及范围即为原使用地域，其判断依赖于附着商标的商品或者服务影响力所涉及的地域范围。
就服务商标而言，由于服务往往只能向某一地域范围内的消费者提供，固有流动性较弱，导致服务商标能够影响的地域范围较为有限，通常为在先使用人所在省市范围内。例如仅在某一城市经营的美容店，即便已具备较高的知名度，但外地消费者通常不会因其知名而前往，故一般难以认定其有一定影响的地域范围扩展至未曾开展经营的其他城市。但无论是通过消费者间的口耳相传，抑或是各类点评类软件，其影响力也并不会局限于所在的具体店址或街镇，至少足以覆盖所在的市级区域。因此，尽管服务商标所辐射商誉的地域范围相对有限，但将其严格限定在某一具体地址亦不具有合理性。在先使用人扩大经营规模，在所在城市的其他地址开设同一品牌分店的，消费者仍会将该品牌与其相关联，该行为主观上不会造成相关公众的混淆误认，客观上也不会对商标注册人的市场造成实质性冲击，应认定仍系在原使用地域范围内使用原商标。
就商品商标而言，由于商品可通过物流运输等方式销往全国各省市，其固有流动性较强，故商品商标既存商誉辐射的地域范围在理论上没有限制。但也不能因此认为商品商标的先用权抗辩可及于全国范围，仍应根据其实际既存商誉范围来确定原使用地域的范围，主要以该商品在各地域的知名度高低为认定依据。例如，农夫山泉牌矿泉水在全国各地均有售卖，而润田牌矿泉水主要集中于江西省范围内售卖，二者的商誉辐射地域范围显然不同。
在互联网时代，经营者通常会在互联网上使用其商标。此种使用行为理论上能够突破物理地理范围的限制，但不能据此认为，在先使用人在互联网上使用商标的，其先用权抗辩的原使用范围可扩展至全国范围。原因在于：第一，此种理解违背了商标在先使用抗辩制度的立法本意。在商标注册主义模式下，面对商标权人与在先使用人之间的冲突，具有更高权利位阶的注册商标专用权应当获得优先保护，没有理由仅因在互联网使用商标而给予在先使用人全国范围的保护，从而毁灭商标权人开拓市场的可能。第二，原使用范围应以在先使用商标的既存商誉所及范围为限。尽管互联网使得消费者的认知具有突破地域限制的可能，但在具体情境下，只有消费者的实际认知已经或有较大可能突破地域限制时，才能据此确定在先商标的既存商誉范围。例如，润田牌矿泉水在互联网电商平台销售，但在没有证据证明的情况下，江西省以外的消费者通常不会知晓该品牌甚至选购该商品。综上，互联网固然能拓宽商标流通范围，但不能仅因此而将原地域范围扩大至全国，仍应根据在先商标产生实质性商誉影响的地域范围进行认定。
与原使用地域范围相关的概念是原使用规模。关于是否应限定商标在先使用人的原使用规模，我国商标法未作出明确规定。但在专利法相关司法解释中明确，专利先用权抗辩的原有范围应限定为原生产规模。因此，过去曾有观点认为，商标在先使用抗辩中的原使用范围也应限定为原使用规模。对此，我们认为，以上规定是因为专利法和商标法规定的专有权范围不同。专利权的专有权范围系使用专利设计或技术制造、销售产品等，可见是以专利产品的生产为核心，故有必要将在先使用人的权利边界控制在原生产规模内，从而保证专利权人的预期市场利益不遭受严重损害。而商标法对注册商标专用权的保护目的在于禁止市场混淆，可见是以市场流通领域的商标使用为核心，故商标在先使用人的权利边界在于其在流通领域在先使用商标行为所形成的商誉范围。当然，使用规模也是影响商誉范围的诸多因素之一，但更为关键的影响因素是商品或者服务进入流通领域后的相关经营业绩、宣传推广等。且因使用规模的改变而导致商誉范围发生变化，也是通过使用地域、使用主体等的改变而导致，完全可以通过限定原使用地域、使用主体等方式予以规制。例如，在北京中创东方教育科技有限公司与北京市海淀区启航考试培训学校等侵害商标权纠纷案中，法院明确指出，原有范围不受在先使用规模的限制，无论被诉侵权行为人在后的使用行为是否超出在先使用时的规模，均属于在原使用范围内使用。[12]
六、原使用方式的认定
商标在市场流通领域才可能起到识别商品来源作用，并进而创造商誉价值。因此，在先使用人可继续使用商标的原使用范围大小与其在先使用方式密不可分。如果在先使用人只是在广告宣传或者交易文书上使用商标，由于商标没有与商品或者服务实际结合，无法指示商品来源，自然不存在既存商誉。此种情况下，若在先使用人在他人申请注册商标后将商标用于商品或者服务上，应当视为使用方式的扩张，不属于在原使用范围内使用。例如，在佛山市旺格电器有限公司与约克创新（中山）智能科技有限公司等侵害商标权纠纷案中，法院认为，如果在先使用人举证证明的在先使用范围仅限于微信公众号、新闻媒体或购物网站，并未举证证明在产品包装上使用过涉案商标，其之后在被诉侵权产品包装上使用涉案商标，已超出原有的使用范围，其先用权抗辩不成立。[13]
相反，若在先使用人在商品或者服务上使用了商标，但未曾在广告宣传中使用商标，其在他人申请注册商标后对商品或者服务进行广告宣传时使用商标的，不应认为超出原使用方式使用。这是因为，广告宣传扩大的实际是既存商誉的辐射范围，且扩大的商誉本身来源于商品或者服务的在先使用，而非仅仅因为商标使用方式的改变而产生商誉。当然，商品或者服务的销售地域通过广告宣传可能扩张至其他省市范围，但这可以从是否超出原使用地域范围的角度进行评判，无需认定为超出原使用方式。此外，即便经营者在先使用商标销售商品或者提供服务时未曾主动进行广告宣传，但消费者常常会通过各种线上或线下的方式进行点评、分享，此种点评、分享的后果与广告宣传无异。从这个意义上看，也不应将在先使用人后续在广告宣传中使用商标的行为认定为超出原使用方式。
七、结语
法官不可以改变法律织物的编制材料，但也应该将褶皱熨平。虽然法律未对商标在先使用抗辩制度中的“原使用范围”作出明确、具体的规定，但法院在该制度的实际适用中，应从立法目的出发，以既存商誉价值为核心，合理确定在先使用人的原使用范围，在保护注册商标专用权的同时亦充分保障在先使用人的合法利益，实现不同主体之间的利益平衡，从而推动我国商标注册主义模式有序健康发展。
注释：
1.李扬：《商标在先使用抗辩研究》，载《知识产权》2016年第10期。
2.参见上海知识产权法院（2017）沪73民终293号民事判决书。
3.参见中华人民共和国最高人民法院（2021）最高法民再3号民事判决书。
4.参见广东省高级人民法院（2014）粤高法民三终字第27号民事判决书。
5.参见上海知识产权法院（2022）沪73民终129号民事判决书。
6.参见广东省深圳市中级人民法院（2017）粤03民初977号民事判决书。
7.李扬：《商标在先使用抗辩研究》，载《知识产权》2016年第10期。
8.参见江苏省常州市中级人民法院（2016）苏04民终3528号民事判决书。
9.参见广东省高级人民法院（2021）粤民终2215号民事判决书。
10.参见江苏省高级人民法院（2013）苏知民终字第0037号民事判决书。
11.参见浙江省杭州市中级人民法院（2019）浙01民终5000号民事判决书。
12.参见北京知识产权法院（2015）京知民终字第588号民事判决书。
13.参见广东省中山市第二人民法院（2021）粤2072民初20143号民事判决书。
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