作者：
万 浩 上海市浦东新区人民法院法官助理
甘海兵 华东政法大学知识产权研究中心研究员，中国计量大学兼职教授
一、美国标准必要专利禁令的四次态度转变
（一）2013年：F/RAND条款对禁令救济的否定
禁令是标准必要专利领域重要话题。美国司法实践在处理标准必要专利禁令救济时，一贯采用传统专利侵权案件中确立的eBay案四要素。
例如在Apple与Motorola的专利纠纷中，Motorola申请禁令,一审法院拒绝颁发禁令，二审法院维持了一审判决【1】。一审法院在分析中提到，禁令颁发还需回归eBay案的四要素，也即需证明遭受不可弥补之损失；金钱赔偿等依法可得之救济，不足以弥补此损害；原被告两难权衡下，衡平法救济正当合理；永久禁令无损害公共利益之虞【2】。法院并未直接将FRAND条款之效力解释成“限制禁令”之效力，而是在讨论“金钱赔偿救济是否得以弥补权利人损失”时，提出权利人只有在损害赔偿不充分时，才得以获得禁令。然标准必要专利领域内，权利人签署FRAND条款意味着，其认可金钱补偿的足够性，也就是说其所遭受的损害以金钱方式即可得到补足，故而可以推导出，FRAND条款意味着金钱赔偿足以弥补损失的结论。此外，法院还结合eBay案的其他要素，进一步论证禁令对实施人、消费者之危害，远高于权利人之获利（甚至权利人只是可以通过禁令获得更高许可费而已），权利人的市场份额等损失亦无法证明。最后法院综合四要素的结论，拒绝了禁令的颁发。
2013年，美国专利商标局、美国司法部反垄断局、美国商务部三部门联合发布的《关于自愿受F/RAND承诺约束的标准必要专利救济的政策声明》(Policy Statement on Remedies For Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments)也和司法观点高度契合。在该政策声明中，“权利人自愿作出的F/RAND承诺也会影响对一个有效可执行标准必要专利寻求禁令救济的适当选择”。【3】所以，在此期间，在美国诉讼的标准必要专利纠纷案件中，权利人很难在美国法院得到禁令支持。
（二）2019年：F/RAND条款并不完全限制禁令救济的声明
由于对禁令救济的限制，权利人并不倾向选择美国进行标准必要专利诉讼，美国专利商标局、美国司法部反垄断局和美国国家标准技术协会意识到这个问题，并在2019年颁布了新的关于标准必要专利的联合政策，其政策说明指出“2013年的政策声明被错误理解为：在涉及F/RAND承诺的专利纠纷中，应适用一套特别的法律规则，这些承诺对标准至关重要（不同于非必要专利），并且在侵犯标准必要专利的诉讼中，不应提供禁令和其他排除性补救措施。”其随后指出，这种理解不利于小心平衡的专利系统，会损害创新和竞争活力。因此其联合司法部和美国国家标准技术协会澄清，F/RAND条款只是判断救济措施是否恰当的一个考量因素，而并不会完全阻止任何救济措施的实现。【4】从上述声明也足以看出，美国也意识到权利人在美国司法中面临的不利地位，想要有所改变。
（三）2022年：撤销2019年的联合政策声明
2021年12月美国专利商标局和其他部门联合基于2019年政策声明发布更新政策草案征求意见，进一步对实施人的义务内容进行细化规定，声称实施人的不善意许可和拖延许可不利于权利人的新技术开发。很明显2021年的草案有利于权利人。草案就11个具体问题征求公众意见。然而2022年6月，美国专利商标局、司法部和美国国家标准技术协会宣布不采纳2021年12月的草案，并且撤销了2019年政策声明，称考虑到对该声明的潜在修订，撤销该声明最利于创新和竞争利益。
值得注意的是，撤销声明中强调了F/RAND条款的重要价值，其有助于促进技术进步创新、扩大消费者选择、增强行业竞争力，降低中小型企业的技术和市场准入门槛。美国的法律，由法院解释和实施。司法部和相关职能部门将在行使执法职能时，逐案审查标准必要专利的权利人和实施人行为，以确保各方没有滥用市场力量或诉讼程序以损害竞争。【5】
（四）2024年：“可反驳的推定”议案提出
2024年7月，参议员和众议员组成的两党联合组在美国国会提交了一项议案，以恢复美国专利诉讼中的禁令。议案全称为《2024年恢复排他性专利权以实现工程、科学和技术机会议案》（Realizing Engineering, Science, and Technology Opportunities by Restoring Exclusive Patent Rights Act of 2024）。该议案建议对《专利法》进行修正，增加条款“可反驳的推定-若在相关案件中，法院作出最终判决，认定侵犯了专利法所保护的权利，专利所有人有权获得可反驳的假设，即法院应就该侵权行为授予永久禁令”。该议案若通过，将推翻美国在专利侵权禁令领域的eBay四要素规则【6】，对美国专利侵权禁令规则产生重大影响。
“可反驳的推定”使侵权人有责任证明永久禁令是不正当的。此时，举证责任转移到被控侵权人，情况说明书称，他们可以通过证明禁令会损害公众来反驳。若《专利法》据此修正，包括标准必要专利在内的美国整个专利禁令规则，都将重新架构。
二、美国标准必要专利禁令规则动态剖析
（一）立法、行政与司法间博弈倾向明显
三权分立的美国，标准必要专利禁令救济领域的司法独立性却受到了极大的挑战。eBay案四要素脱胎于判例法的司法裁判规则，在Apple与Motorola专利纠纷二审中，法院再次强调，eBay案四要素足以解决禁令颁发的一般和特殊情况，标准必要专利领域特殊性在于金钱赔偿足以弥补损失，因此衡平法救济不应为此发布禁令。后续诸如Microsoft诉Motorola案件中，美国法院均照此逻辑审理。
然而，从2019年美国专利商标局、美国司法部反垄断局和美国国家标准技术协会联合声明可见，美国行政机关对标准必要专利无法获得禁令救济的局面并不认同。虽然行政机关作出2022年撤销声明，放弃对禁令规则的“评头论足”，但其强调将在权力范畴内进行个案的反竞争审查，所欲表达之态度非常明显。2024年，则径直借助美国议会立法权，进行《专利法》修正。由此可见，标准必要专利领域的美国司法权，所受的各方影响殊为复杂。
（二）维持全球技术领导地位意图明显
美国标准必要专利的禁令政策最新动态，也明显反应了美国在全球技术竞争中的危机意识强烈，急于维持技术领域的优势地位。2024年的议案由特拉华州的民主党参议员克里斯·库恩斯、阿肯色州的共和党参议员汤姆·科顿（两人均为美国参议院司法委员会知识产权小组委员会成员）提出，美国众议院的配套法案则由得克萨斯州共和党众议员纳撒尼尔·莫兰和宾夕法尼亚州民主党众议员马德琳·迪恩提交。
根据该议案的情况说明书，美国在eBay案后，制造公司请求永久禁令的案件减少了65%，授予永久禁令也减少了65%以上。而专利许可公司申请禁令的案件减少了85%，批准的禁令则减少了90%。因此，库恩斯在声明中表示：“排除他人制造和使用专利发明的权利是专利制度的基础。然而，当法院不执行这一权利时，拥有排除权是没有意义的。在我们目前的制度下，大公司从我们的发明家和企业家那里窃取专利技术比合法许可这些技术更便宜。该法案将再次赋予长期确立的排他性权利，以保护创新，确保我们在全球舞台上的持续领导地位和竞争力。科顿在声明中补充说，美国的创新必须得到奖励和保护。
议案还认为，在没有禁令的情况下，诉讼变得更加昂贵，需要更多的时间，被指控侵权人不会主动停止侵权或寻求许可，因为诉讼结果也仅是支付相同的许可费。这损害了美国的创新经济，因为风险资本家不会投资于研发，而且创新的许可和商业化变得更加困难。考虑到推动经济增长的初创企业和小公司依赖专利权，美国失去技术领导地位也存在地缘政治风险。由此可见，美国欲变动标准必要专利禁令规则的核心在于，维持其国际技术优势地位。
（三）与中国在技术领域博弈的倾向明显
事实上，美国适用永久禁令的规则转变，和中国有密不可分的关系。例如在2024年的议案中，科顿即表示：“现行专利法未能保护发明人，使他们容易受到中国等对手的知识产权盗窃。这项两党立法议案将有助于巩固美国在技术创新方面的优势。”莫兰则在声明中提出，永久禁令阻止不良行为者窃取知识产权。他评论道：“只有在确保创意不会被竞争对手窃取情况下，美国创新才能强大，这项法案将为保护知识产权提供更大的确定性，并防止案件被带到海外，比如中国。当美国法院强制执行专利权的排他性时，美国将成为世界创新的领导者。无疑，美国转向专利权人的保护倾向，本质上，还是其将自身定性为主要技术输出国，为应对技术流失国外所为的防护措施。
三、中国在标准必要专利许可领域的应对
在美国，永久禁令本身是衡平法救济，是在普通法救济无法弥补的情况下，才得有权申请。基于eBay案四要素，一般民事主体间的专利侵权纠纷，往往能够通过该规则的测试，获得永久禁令。而标准必要专利，因为受F/RAND条款约束，亦涉及到公共利益考量，【7】受eBay案四要素影响较大。一旦该基础规则被推翻，美国标准必要专利诉讼的局面将会发生极大转变。对此，中国应该做好以下三方面的应对：
一是优化国内标准必要专利诉讼审判质效。近年来，中国标准必要专利诉讼案件增多，在标准必要专利许可费率计算、禁诉令与反禁诉令等领域均作出有国际影响力的裁判。美国改变专利禁令规则的重要原因之一，正是防止更多案件流向中国，继而阻止中国在标准必要专利国际规则制定中的话语权重不断上升。因此，中国更应该重视和做好标准必要专利诉讼的审理工作。以更优质的审判服务吸引专利权人选择中国诉讼，并以判决说理影响国际标准必要专利规则构建。
二是做好标准必要专利许可市场的发展壮大。随着中国企业在5G等通信技术领域的技术布局，中国标准必要专利权利人越来越多。华为标准必要专利许可业务已经起步并获得不菲收益。标准必要专利的价值核心在于标准的推广与市场运用。但是目前看，中国专业化的技术许可公司明显欠缺，标准必要专利价值评估、市场化运营和许可的专业化人才缺失严重。因此，加大对专利许可市场的培育、标准必要专利许可高端人才培养是重中之重，继而形成中国的标准必要专利许可市场，以应对国外不稳定因素。
三是提升中国企业产品出海的风险防范意识。若美国《专利法》按照2024年议案建议进行了修改，那除了337调查等提升贸易壁垒的手段外，专利永久禁令将成为美国更为便捷和日常化的“制裁”手段。因其被包装成一般民事侵权案件中的当事人救济措施，散落于个案之中，亦无需美国行政部门干预，可实现效果却是直接将特定经营主体排除美国市场。因此中国企业在美国市场竞争中，可能面临更为严峻的环境。需提前做好技术领域合规，应对可能的诉讼威胁。
注释：
1.See Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286 (C.A.Fed. (Ill.),2014).
2.See eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.,547 U.S.
3.POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS January 8, 2013，page 6.
4.See POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS.
5.See WITHDRAWAL OF 2019 POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS.
6.See eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.,547 U.S.
7.See Y Virginia k. Demarchi: Injunctions After eBay v. MercExchange，Fenwick & West.
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