杜颖：商标法在先使用抗辩条款适用要件解构

　　作者：杜颖  中央财经大学法学院教授 博士生导师

　　2013年8月，《中华人民共和国商标法》（以下简称“《商标法》”）进行了第三次修正，新增了《商标法》第59条第3款关于在先使用人继续使用商标不侵权的规定，即商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。新增该款规定既体现了商标法从制度层面消解注册制弊端的意图，又彰显了它对诚实守信经营者利益的维护。[1]但是，对于这款的规定如何理解？司法实践应如何加以适用？学术研究和司法实践中存在着诸多分歧，本文试就该款适用的具体要件做一分析。

　　梳理目前我国司法实践关于在先使用抗辩条款适用的案例，我们会发现，不同的司法判决所采用的适用要件不同，有“三要件”说、“四要件”说和“五要件”说。“三要件”说认为，在先使用抗辩条款的适用需要满足以下三个要件：（1）在先使用行为应早于注册商标的申请日；（2）在先使用的标识经过使用产生了一定影响；（3）在原有范围内使用相关标识。“三要件”说的另一个版本认为，适用要件应该为以下三个：（1）在先使用人应当出于善意；（2）对特定标志的使用时间一般应早于涉案商标的申请注册日，同时早于商标注册人使用，且应为商标性的使用；（3）所使用的商标应当具有“一定影响”。“四要件”说认为，在先使用抗辩条款的适用需要满足以下四个要件：（1）在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；（2）使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为；（3）使用的商标应具有一定影响；（4）在原有范围内的使用行为。“四要件”说的另一个版本认为，适用要件应为以下四个：（1）在注册商标申请日之前已经在同一种或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似的商标；（2）商标应当具有一定影响度；（3）在原有范围内的使用行为；（4）使用主体应限于“在先使用人”本人。“五要件”说认为在先使用抗辩条款的适用需要满足以下五个要件：（1）“在先使用”发生在商标注册人申请商标注册之前；（2）在先使用的商标必须在他人申请注册商标前已经产生了一定的影响；（3）使用不能超过原来的范围；（4）使用的商标与注册商标构成相同或者近似；（5）注册商标核定使用的商品与他人在先商标所使用的商品是相同或者类似的。[2]从行政执法的适用标准来看，2021年5月21日，国家知识产权局在《关于<商标法>第五十九条第三款法律适用问题的批复》（以下简称《批复》）中指出：我局认为适用该款规定，在先使用人须同时满足以下五个要件：一是在商标注册人申请商标注册前已经使用；二是先于商标注册人使用；三是在商标注册人申请商标注册前的使用达到“有一定影响”的程度；四是不得超出原经营商品或服务、原经营区域等原使用范围；五是商标注册人要求其附加适当区别标识的，在先使用人应当附加区别标识。[3]学理分析也从不同侧重视角出发归纳出了各种版本的多要件说，甚至还有以下“七要件”说：（1）涉案注册商标具有显著性；（2）对涉案标识的使用构成商标使用；（3）涉案未注册商标的使用系在涉案注册商标申请之前和商标注册人使用之前；（4）涉案双方商标相同或者近似且使用于同一种或者类似商品或者服务上；（5）对涉案未注册商标的使用已具有一定影响；（6）在先使用系出于善意或者非以不正当竞争为目的；（7）在先使用构成连续使用。[4]

　　笔者结合我国《商标法》第59条第3款的条文具体表述以及各个适用要件之间的体系性联系，认为以下几个适用要件为核心要件：1、商标使用的时间在先；2、商标在先使用产生了一定的影响；3、继续使用保持在原使用范围或者原有的范围。当然，在具体适用中，并非不需要考虑善意和持续使用。在权威立法解释中，也提到“在先善意地在同一种或类似商品或服务上使用与他人注册商标相同或相近似并有一定影响的商标，在先使用人有权在原有的范围内继续使用该商标，而不应被认定为侵犯他人注册商标专用权”，[5]这里也明确提到了“善意”的要求。不过，善意和持续使用这两个要件可以和时间在先以及产生了一定的影响结合考虑，或者可以放入这些要件中进行考察。一般来说，在先商标使用人的使用先于商标注册人的使用基本上可以证明其主观上是善意的。当然，如果着眼于现实情况，善意和在先之间的关系可能非常复杂，相关争议在下文时间在先要件中进一步分析。另外，附加适当的区别标识更多地应该是在先使用抗辩适用的法律后果，笔者也不在适用要件中将其单独列出加以讨论。

　　一、商标使用的时间在先

　　关于商标在先使用人的使用必须先于商标注册申请日这个要件，虽然存在着究竟是以商标注册申请日[6]、商标初步审定公告日[7]、商标注册公告日中[8]的哪一个日期更为科学的分歧，但总体上关于这个在先时间点的争议不大。但是从第59条第3款的表述来看，还有“先于商标注册人使用”的要求，因此，无论是国家知识产权局的《批复》，还是司法实践中的诸多典型判决，都强调商标在先使用在时间上要满足“双在先”，即一方面在先商标使用要先于商标注册人的申请日，另一方面在先商标使用也要先于商标注册人的使用日。当然，要求先于商标注册人的使用日应该是指商标注册人也已经在商业经营中使用了商标的情况。双在先的要求并非没有先例，例如英国《商标法》第11条就规定，先使用人使用商标，必须在商标注册人注册日或使用商标日两个时间点中更早的时间点之前。

　　前文已述，在适用双在先要件时往往会和善意要件的考量发生交叉，一般来说，在先使用发生在商标注册人的注册申请日和商标使用日之前能够充分证明在先使用人的善意。但是，现实生活中也可能确实存在商标在先使用人在商标注册人之后使用且是善意不知晓的情况。因此，有人提出，在适用双在先要件时应将在先使用人的善意作为重要考量因素。如商标注册人虽存在在先使用行为，但在先使用人对此并不知晓，且亦无其他证据证明在先使用人存在恶意情形的，则不能仅因商标注册人具有在先使用行为而否认先用抗辩的成立。[9]也有人从对照在后注册人主观上是否善意的角度出发，认为在先商标使用人在商标注册人之后使用，但在商标申请日之前已经达到一定影响，且双方均为善意的，允许在先商标使用人在原使用范围内继续使用，但应当附加适当区别标识。[10]笔者以为，在实践中出现特殊的情况做一些特别考虑和处理不无道理，但是遵照商标法条文的文义规定以及立足于实践中的普遍情形，一般情况下要求商标在先使用人的使用符合双在先的时间要求并无问题，这也为我国司法判决所肯认。[11]

　　二、商标在先使用产生了一定的影响

　　国家知识产权局《商标侵权判断标准》第33条规定：商标法第五十九条第三款规定的“有一定影响的商标”是指在国内在先使用并为一定范围内相关公众所知晓的未注册商标。有一定影响的商标的认定，应当考虑该商标的持续使用时间、销售量、经营额、广告宣传等因素进行综合判断。笔者以为，为了和未注册驰名商标的保护相区别，“一定的影响”的地域范围应该是特定的地域，而不要求全国范围内。英国《商标法》第11条在规定商标先使用权时采用了特定地域（particular locality）的表述。[12]日本学者在解释商标先使用权规定的第32条第1款中的“需要者の間に広く認識されている”时认为，广为认识的地域范围不必到日本全国那么广，一个地区即可。[13]

　　三、继续使用保持在原使用范围或者原有的范围

　　关于原有范围究竟从哪些指标进行限定，理论分析和实践的分歧点在于是否限制在先使用人的生产规模或者服务规模。有的认为要进行限定，提出“原使用范围”宜解释为在先商标使用人在在后商标申请日时已经使用的商品或服务所达到的商品生产规模或服务提供规模。有的则认为不宜从生产规模和服务规模的视角进行限定。但是，关于从商标标志、商品和服务的类别、地域范围以及主体的角度对原使用范围进行限制基本上没有太大的争议。

　　首先，先使用权所允许继续使用的商标，就是注册商标申请前先使用人使用的标识或具有同一性的标识，不允许扩展到类似标识。[14]相同的标识很好判断，同一性标识主要指进行了不影响商标显著特征的改变而相关公众的认知中认为变化前后的标识属于同一标识的情况。

　　其次，原有使用必须是在在先使用商标已经实际使用的商品或者服务范围内。如果允许在先使用人扩大在先使用商标所使用的商品或服务的类别，势必会影响商标注册人的利益。在有些国家，关于商品类别的限定特别严格，甚至会限制在先使用人更换商品的包装类型。例如，在日本“梅”事件中，先使用人用于干海苔和调味海苔的标识，换成罐装海苔后，法院就不再认可先使用人的先使用抗辩权。[15]

　　再次，原有的使用范围应该保持在原有的地域范围。前文已述，我们在判断在先使用是否产生了“一定影响”时通常只考虑在特定地域范围的影响即可，而不要求及于全国。相应地，商标先使用人的商标经过使用而在相关消费者中间产生“一定影响”，既然这种影响具有一定的地域性限制，那么，商标先使用人有权继续使用的范围也应该限定在该地域范围内。英国学者认为，先使用人的商誉限于特定地域，先使用权也仅存在于“有限的地域范围内（a limited geographical area）”[16]；或者称其为“纯粹的区域性使用（purely local use）”。

　　最后，原有的使用范围还应该限定在原有的使用者主体范围内。在先使用抗辩权专属于在先商标使用人，虽然可以承继，但是不得转让或许可。原有范围内的使用主体仅限于“在先使用人”本人及在先已经获得授权许可的“被许可使用人”。之所以限定在先使用抗辩权的行使主体，根本上是由在先使用的抗辩权的性质决定的，它是一种消极的抗辩权，不具有积极的权能。从商标在先使用抗辩条款的条文排布上来看，第59条第3款被安排在关于商标权利范围规定（第56条）和商标侵权类型规定（第57条）之后，而第59条第１款是关于叙述性商标合理使用的规定，第２款是关于功能性商标的合理使用的规定。[17]按照体系解释的方法，立法者将先用权问题设置在侵权行为认定条款之后、正当使用抗辩条款之中的目的，显然是将其作为不侵害商标权的抗辩事由之一，而并非授予先用者援引该条款获得排他性保护的权利。[18]从制度功能来看，我国商标法采用的是注册主义，只有经过核准注册的商标，才能在核定使用的商品上拥有专用权和排他权。如果赋予未经核准注册的在先使用商标请求权，意味着商标在先使用人可以许可、转让其商标，可以针对第三人行使停止侵害和损害赔偿请求权，其结果相当于赋予了其专用权和排他权，并且很可能蚕食注册商标权人的市场，形成与其直接竞争的局面，结果必然损害申请商标注册的激励，根本上冲击商标权注册主义制度。[19]

　　2013年，《商标法》在第三次修正时新增在先使用抗辩条款，目的是为了平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益，保护已经在市场上产生了一定的影响但未注册的商标使用人的权益。司法实践应该科学适用在先使用抗辩条款、合理界定商标在先使用人的权益范围，在坚持给予在先使用的未注册商标一定保护的同时，保护水准不宜过高，否则会冲击注册制这一基本制度。

　　注释：

　　1.杜颖：《商标先使用权解读——<商标法>第59条第3款的理解与适用》，载《中外法学》2014年第5期。

　　2.关于司法实践判例的梳理，参见张鹏：《<商标法>第59条第3款“在先商标的继续使用抗辩”评注》 ，载《知识产权》2019年第9期，第13-14页。

　　3.国知发保函字〔2021〕77号。

　　4.汪泽：《中国商标法律现代化——理念、制度与实践》，中国工商出版社2017年版，第230页。

　　5.郎胜（主编）：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社2013年版，第113页。

　　6.我国商标法商标在先使用抗辩条款规定中的关键时间点。

　　7.参见商标初步审定公告日比注册申请日更为科学的讨论，参见罗莉：《信息时代的商标共存规则》，载《现代法学》2019年第4期，第85页。

　　8.英国商标法是以商标注册时间为节点的，见下文英国《商标法》第11条的规定。

　　9.芮松艳、陈锦川：《<商标法>第59条第3款的理解与适用——以启航案为视角》，载《知识产权》2016年第6期，第28页-33页。

　　10.蒋利玮：《论商标在先使用抗辩——对新商标法第59条第3款的理解和适用》，载《中华商标》2013年第11期，第33页-38页。

　　11.北京知识产权法院（2015）京知民终字第588号民事判决书。

　　12.【英】W. R. Cornish, Intellectual Property (3rd ed.), Sweet & Maxwell, 1996, p.630.

　　13.【日】森林稔：《商标法与反不正当竞争法中的先使用权》，载日本工业所有权法学会（编）：《知识产权与先使用权》，有斐阁2003年5月，第110页。

　　14.【日】網野诚：《商标》，有斐阁2002年第6版，第782页；【日】小野昌延：《商标法概说》，有斐阁1999年第2版，第251页。

　　15.东京地方法院昭和39年（1964年）10月31日判决，载《下级裁判所民事裁判例集》15卷10号，第2626页。

　　16.【英】Peter J Groves, Source Book on Intellectual Property Law, Cavendish Publishing Limited, 1997, p.607.

　　17.杜颖：《商标先使用权解读 <商标法>第59条第3款的理解与适用》，载《中外法学》2014年第5期，第1358-1373页。

　　18.佟姝：《商标先用权抗辩制度若干问题研究——以最高人民法院公布的部分典型案例为研究范本》，载《法律适用》2016年第9期，第64页。

　　19.李扬：《商标在先使用抗辩研究》，载《知识产权》2016年第10期，第3页。

（本文仅代表作者个人观点，不代表知产财经立场）