作者:王春 北京康瑞律师事务所
一、弁言小序
根据最高人民法院知识产权法庭公布的最新数据,法庭2022年新收的2956件民事二审实体案件中,专利申请权及专利权权属纠纷(以下合称“专利权属纠纷”)有312件,占比达10.6%,与2021年的213件相比增幅达46.5%,相关图示如下:
最高院知产法庭2022年新收民事二审实体案件分类及同比图[1]
由以上数据可见,随着我国科学技术的进步,创新主体对专利权属的重视程度与日俱增,这从专利权属纠纷案件数量的猛增也可见一斑。在司法实践中,专利权属纠纷大体有两种起因,一是由员工离职引起的职务发明创造权属纠纷,另一个是由技术合作或委托完成的发明创造权属纠纷。那么对于日益增长的专利权属纠纷案件,如何掌握这两类案件的裁判规则,显得尤为必要。
本文从最高人民法院发布的指导或典型案例出发,对专利权属纠纷的裁判规则作一探究,以期发现其中一些共性和特点,从而方便领会其裁判规则。
二、参考案例展示
1、最高人民法院2021年发布的指导案例158号——某科技公司诉李某某、某设备公司专利权权属纠纷案
【基本案情】
涉案专利系一种涉及配药装置的发明专利,原告某科技公司向人民法院提起诉讼,请求确认由其离职员工李某某申请获权后转移至李某某控股的某设备公司的涉案专利权归原告所有。该案经过一审、二审和再审程序,最终确认涉案专利属于李某某在原告公司工作期间的职务发明创造,原告为涉案专利的专利权人。
【典型意义】
最高人民法院的裁判要旨指出,在判断涉案发明创造是否属于《专利法实施细则》第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”时,应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡,综合考虑以下因素:一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容,包括工作职责、权限,能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。二是涉案专利的具体情况,包括其技术领域、解决的技术问题、发明目的和技术效果、权利要求限定的保护范围、涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系等。三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动,或者是否对有关技术具有合法的来源。四是涉案专利(申请)的权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释,相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度,需要的研发投入,以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件,是否有证据证明其开展了有关研发活动等。
2、最高人民法院知识产权法庭2022年典型案例——某化学工程公司诉某化工公司专利权权属纠纷两案
【基本案情】
涉案专利系两件实用新型专利。原告认为,被告与其合作期间,违反保密义务约定,以原告提供的技术申请涉案两专利,遂向人民法院提起诉讼,请求确认两专利权归原告所有。一审法院认为,涉案专利技术方案是被告基于原告技术方案的改进技术方案,但有关改进不具备实质性特点,故判决两涉案专利权归原告所有。被告不服,提起上诉。最高人民法院二审认为,被告不能证明其在他人非公开技术方案的基础上作出的改进属于使发明创造具有实质性特点的创造性技术贡献。遂判决驳回上诉,维持原判。
【典型意义】
最高人民法院的裁判要旨指出,本案明确了以非公开技术方案的改进技术方案为保护对象的专利权权属纠纷中的证明责任,合理界定了技术来源方和技术改进方获得权利的基础,避免没有作出实质性技术贡献的主体通过申请专利将他人非公开技术方案据为己有,有力保护技术来源方的合法权益。本案中,原告主张被告将原告非公开的技术方案申请涉案专利,对于该种类型的专利权权属纠纷,一般首先应由原告举证证明涉案专利技术方案来源于其在先完成的技术方案,并且被告在涉案专利申请日前能够获知该技术方案;如果被告主张涉案专利技术方案系对现有技术而非对原告技术方案的改进,应当举证证明;在已确认涉案专利技术方案来源于原告的情况下,被告应说明涉案专利技术方案与原告技术方案的区别,并在此基础上就其对发明创造的实质性特点作出创造性贡献进行证明或合理的说明;若双方主张对方完成的部分属于公知常识、现有技术或现有技术已给出明确的技术启示,应对此进行举证。人民法院根据双方当事人针对上述内容提交的证据确定专利权归属。
三、对裁判规则的一些探究
以上两则参考案例,均为原告维权成功的案例,分别对应《专利法》第六条和第八条。两案例均属于未对专利申请权和专利权的归属作出合同约定的情形。经过梳理上述案例的裁判要旨,发现如下共通的规则:
1、首先,双方对专利申请权和专利权的归属作出合同约定的,从其约定。
2、在双方对专利申请权和专利权的归属无合同约定的情况下,大体适用如下规则:
(1)原告要证明其对涉案专利技术方案的一部分或全部有技术研发活动或合法来源,例如提供研发图纸、会议记录、草案、修改案、数据等或者技术转让合同、备案证明等。
(2)原告要证明被告有机会接触和获取涉案专利涉及的技术信息,以及获取途径和技术信息内容,例如离职员工在原单位的工作职责、权限,能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息,或者被告在涉案专利申请日前能够通过合作或委托等方式获知该技术方案。
(3)原告还需要证明涉案专利技术方案来源于其在先完成的技术方案。例如涉案专利技术方案来源于原告的员工执行本职工作或原告单位分配的任务所完成的发明创造,或者涉案专利技术方案来源于原告向被告提供的其在先完成的技术方案。
(4)在原告完成上述举证责任的情况下,被告可对原告的主张进行抗辩,就其对涉案专利技术方案具有合理来源进行证明或合理说明。例如被告对涉案专利技术方案具有充分的研发过程和资料或者其他充分的合法来源;在不涉及职务发明创造的情况下,被告可说明或证明涉案专利技术方案系对现有技术而非对原告技术方案的改进;在已确认涉案专利技术方案来源于原告的情况下,被告应说明涉案专利技术方案与原告技术方案的区别,并在此基础上就其对发明创造的实质性特点作出创造性贡献进行证明或合理说明。
简化上述共通规则,专利权属纠纷裁判的实质实际上是为了查明一个问题,即究竟谁对涉案专利技术方案的实质性特点作出了创造性贡献,从而判定涉案专利的权属归谁所有或共有。当然这里排除一种非常极端且罕见的情况,即原告和被告分别独立完整地完成了涉案专利技术方案的研发,该情况下涉案专利权授予最先申请专利的一方。
需要说明的是,任何个案均有其独特的背景和事实,在案件审理时需要对规则作出变通或调整,因此其裁判规则还具有相应案件的特点。例如对于由技术合作或委托完成的发明创造权属纠纷,还要看是否涉及被告对原告技术方案的实质性改进,被告是否使用了原告的商业秘密进行改进后申请专利等情形。
四、对创新主体证据意识的提示
探究上述专利权属纠纷案件裁判规则发现,不论作为原告还是被告,创新主体对其权利来源的依据或证据要有足够的重视。若创新主体主张的权利或已有的权利来源于自身技术研发,则研发过程文件要保存完整,包括研发立项、任务分解、会议记录、研发图纸、修改文件、实验数据、最终成果等形成环环相扣的时间线,并建议将上述研发过程文件留下清晰可信的时间印迹,可以采用发送邮件、可信时间戳、第三方存证平台等技术手段作真实性背书。若企业主张的权利或已有的权利来源于转让继受,则建议创新主体要关注权利的源头、流转过程、自身受让的合法性,并保留一定证据用以证明,并且也可采用上述技术手段作真实性背书。同时,上述证据保存过程应更注重或突出“己方对技术方案的实质性特点作出创造性贡献”证据的保存。如此在后期若发生纠纷,可快速、高效、可靠地提出证据,这里的纠纷不限于权属纠纷,还包括侵权纠纷等。
注释:
1.图片来源于最高人民法院知识产权法庭年度报告(2022)。
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