王淑贤：一起商标恶意侵权案件所涉法律问题的评析——评“慕思”案

　　作者：王淑贤  浙江省杭州市余杭区人民法院未来科技城人民法庭 副庭长

　　【裁判要旨】

　　1、侵权人持续、大量申请注册含有权利商标标识的商标，开设公司及网店持续从事商标侵权行为，该些行为相互配合、侵权目标明确并显然成为侵权主体的主营业务，构成“以侵权为业”。侵权人具备“以侵权为业”情形时，构成恶意侵权，以法定赔偿方式确定赔偿金额时应重点考量惩罚性赔偿因素。

　　2、淘宝网店经营主体发生变更，侵权行为一直持续。认定变更前后经营主体的侵权责任范围，应尊重淘宝平台规则关于店铺主体变更时债务承继的约定，并根据共同侵权理论具体判断。

　　【案情】

　　原告：慕思公司

　　被告：单某、寐仆公司、淘宝公司

　　慕思公司系一家主营寝室用品的家具企业，2006年在第20类家具商品上注册取得第3958940号“”商标，后被认定为驰名商标。慕思公司在家具商品上已拥有多枚含有“慕思”“慕斯”字样的商标。2014年5月，慕思公司开设天猫店铺“慕思旗舰店”用以销售床、床垫等寝具商品。“慕思”品牌经由慕思公司的持续使用及宣传具有较高知名度。

　　单某于2014年3月注册淘宝网店“慕思定制店”，用以销售家具商品，后更名为“香港慕斯专柜官方店”；2019年9月，网店经营主体变更为单某任法定代表人的寐仆公司。店铺首页显著位置标注“慕斯私人定制健康睡眠”，其中“慕斯”二字字体偏大且显著。店内另三款商品链接的商品名称中均使用“慕斯金管家”，后查明，“慕斯金管家”系单某任法定代表人的沽萌公司提交注册申请尚在异议中的标识。2015年至2019年间，单某共对外投资了九家家具销售企业，单某在前述七家公司担任法定代表人并控股。其中三家单某任法定代表人并控股的公司分别开设淘宝店铺“慕思睡眠体验馆”“慕斯床垫 加工”“慕斯睡眠体验馆”，用以销售寝具商品。2016年-2017年，单某共提交在第20类商品注册含有“慕思”“慕斯”标识商标的申请4次，目前均未获准注册。2018年，单某转向香港在第20类商品上申请并注册“慕斯”商标；2019年，其又在香港在第20类商品上申请注册“慕思傢俬”商标，状况显示“已审查”。2018年-2019年，沽萌公司提交在第20类商品上注册含有“慕斯”“慕思”标识商标的申请18次，除第37328231号“慕私金管家”核准注册外，其他申请均处在异议中或驳回状态。慕思公司指控单某、寐仆公司在涉案淘宝店铺名称、商品名称及销售页面使用“慕思”“慕斯”等标识的行为构成商标侵权，并指控本案所涉商标侵权行为构成恶意侵权，应适用惩罚性赔偿，据此要求单某、寐仆公司停止侵权并承担16万元的赔偿责任。

　　【审判】

　　余杭法院经审理认为，单某、寐仆公司的涉案行为构成商标侵权。单某作为相关家具行业从业者，在“慕思”品牌具有较高市场知名度的情形下，不但未尽合理避让的注意义务，自觉与涉案商标保持适度距离，反而于2016年至2019年间在内地通过其本人或沽萌公司持续申请含有“慕思”“慕斯”标识的商标高达20余次，该些注册申请受到阻却后，单某转向香港并于2018年3月在香港注册取得在第20类商品上的“慕斯”商标。此外，单某在未经慕思公司许可的情况下，擅自在其开设的淘宝店铺名称中持续使用“慕思”“慕斯”标识，在其所售商品页面使用“”标识，而且在其淘宝店铺手机端展示的商品页面使用了与慕思公司宣传画面中显著的“老人头像”。单某开设公司及网店从事商标侵权，持续、大量申请注册含有权利商标标识商标的行为，构成“以侵权为业”的恶意侵权行为。

　　关于单某、寐仆公司的责任认定。涉案淘宝店铺由单某于2014年3月8日注册并经营，2019年9月5日，该淘宝店铺经营主体变更为寐仆公司。在单某及寐仆公司均未举证证明注册主体发生变更时对变更前涉案淘宝店铺的权利义务及可能存在的侵权之债如何分担作出约定时，根据淘宝店铺变更主体流程及规则，接收方应受让并承继申请人就标的店铺自创建之日起至变更完成期间的全部债权债务，这也契合权责一致规则。故寐仆公司应与单某共同承担变更前涉案淘宝店铺所涉的侵权责任。变更后，寐仆公司继续实施侵权行为，单某作为寐仆公司的控股股东与法定代表人显然明知寐仆公司的侵权行为，结合单某以其担任法定代表人的公司大量申请注册与原告注册商标相近似标识的行为可见，单某以寐仆公司为名继续实施侵权行为的主观故意明显，故其应就寐仆公司之后的侵权行为承担共同侵权责任。

　　余杭法院据此裁判单某、寐仆公司立即停止侵权并共同承担16万元的全额赔偿责任。

　　【评析】

　　一、恶意侵权中“惩罚性赔偿”的适用

　　（一）“恶意侵权”“情节严重”的认定

　　“恶意”应为“直接故意”，作为侵权人的主观状态，本身较难认定，往往可以通过侵权人的客观外在行为进行量化与评判。最高人民法院在《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条中明确认定侵害知识产权的故意应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。浙江省高级人民法院在《知识产权损害赔偿审理指南》中明确“‘恶意’的考量因素包括：是否属于相同侵权、是否明知权利的存在、侵权人与权利人之间是否存在特定关系，以及是否存在故意拖延诉讼、举证妨碍等行为”。余杭法院结合权利商标的知名度与显著性、单某存在通过本人及其持股的公司开设名称带有“慕思”相关标识的淘宝店铺、在家具类商品上持续、大量申请注册近似商标等行为、单某作为家具行业从业者对“慕思”品牌应保持适当距离的注意义务等认定单某涉案行为存在主观恶意。

　　“情节严重”系侵权行为人的手段方式及其造成的后果等的客观呈现。在进行判断时主要从侵权行为本身如侵权次数、持续时长、规模、地域范围等以及侵权后果如是否贬损权利人商誉、是否对消费者的人身安全和健康造成损害、是否有损社会公益等方面考量。本案主要结合单某的侵权持续时长及其侵权行为不可避免地增加消费者的区分成本，有损消费者权益等方面认定其侵权行为具备适用惩罚性赔偿的构成要件“情节严重”。

　　（二）惩罚性赔偿的适用

　　第一，“惩罚性赔偿制度”的规定概况

　　我国知识产权法实行单行立法模式。在知识产权领域，2013年修正的《商标法》在立法上率先确立了惩罚性赔偿规则。2019年-2020年期间，《反不正当竞争法》《专利法》《著作权法》相继修改并全面规定惩罚性赔偿。2020年施行的《民法典》正式确立知识产权领域的惩罚性赔偿制度，为知识产权侵权案件中“惩罚性赔偿”的适用在上位法中确定了法律依据。2021年3月2日起施行的《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》则为司法审判实务中如何准确适用惩罚性赔偿制度提供了具体指引。

　　从《商标法》等知识产权单行法到《民法典》中关于知识产权侵权行为惩罚性赔偿制度的设计初衷来看，惩罚性赔偿的目的在于通过提高违法成本震慑侵权行为人或警示潜在的侵权人，使其降低违法意愿的可能性，同时努力实现侵权损害赔偿与知识产权市场价值的协调性和相称性，真正保障权利人恢复到无侵权行为时其应有的市场利益状态。

　　第二，“惩罚性赔偿”的适用条件

　　《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》通过除生效时间外的六个条文对知识产权民事案件中惩罚性赔偿的适用条件作出了具体规定。结合该些条文规定及司法实践，“惩罚性赔偿”的适用条件可归结为以下三个方面：

　　首先，惩罚性赔偿的适用，应当依照法律的规定。即在法定侵权情形下、满足法定要件、在法定倍数区间内确定惩罚性赔偿金额。对法无规定惩罚性赔偿制度的侵权情形中，不能直接援引惩罚性赔偿制度确定赔偿金额。

　　其次，惩罚性赔偿依当事人申请为要件。惩罚性赔偿的适用，应当依据当事人的主张，法院不能主动适用惩罚性赔偿条款。但法官如发现案件中存在适用惩罚性赔偿条款条件时，可通过释明由作为原告的权利人或利害关系人决定是否变更诉请，一般应在一审法庭辩论终结前提出。

　　最后，惩罚性赔偿制度的核心为基数的计算及倍数的确定。纵观各个知识产权单行立法，“基数”以权利人因侵权行为遭受的实际损失、侵权人的侵权获利以及知识产权的许可费用进行确定。“基数”中不包含合理费用等开支。因法定赔偿系前述“基数”无法查清时计算赔偿金额的适用方法，故法定赔偿排斥惩罚性赔偿制度的直接适用。当然，在权利人主动请求适用法定赔偿的案件中，如若被控侵权行为构成恶意侵权，在采用法定赔偿方式确定赔偿金额时亦应充分考虑惩罚性赔偿因素，真正实现损害赔偿制度的补偿与填平及对违法行为的威慑与预防功能。关于倍数的确定。《商标法》、《反不正当竞争法》等知识产权单行法规定的惩罚性赔偿的倍数为一至五倍，在基数计算明确的前提下，如何适用倍数既是事实问题又是法律问题。虽然倍数的酌定系裁判者的自由裁量范围，但仍以侵权行为的客观表现为标准，故裁判者应综合侵权主观过错程度、侵权后果严重程度等因素在法定区间内合理确定惩罚性赔偿的倍数。

　　应当注意的是，在适用惩罚性赔偿条款时，应严格把握适用条件，谨防权利人滥用权利，以较低成本追逐巨利，从而使该项制度异化为逐利工具而背离其强化知识产权保护的立法本旨。

　　二、网店主体变更、侵权行为持续情形下侵权责任主体的认定

　　网店主体发生变更，但侵权行为持续，变更前后的经营主体是否当然构成共同侵权，应结合经营主体变更行为是否遵循平台自治规则、变更前后经营主体是否就责任承担进行约定、变更前后经营主体是否存在特定关联关系等因素进行认定。理由如下：

　　（一）是否构成共同侵权，应尊重平台规则的适用

　　随着电商经济的强劲发展和电商平台生态及规则的持续健全及优化，电子商务平台经营者不仅是为交易双方或多方提供网络经营场所、交易撮合、信息发布等服务的提供者，而具有更多的自治资质和能力。通过持续完善优化平台规则，明晰平台与商家的权利义务，既为电商经营活动提供了规则遵循，也为争议处理提供了解纷依据。

　　以淘宝网为例，淘宝公司陆续出台、修正并公示了《淘宝平台服务协议》等系列规则，通过与入驻商家签订协议以合约形式界定双方的权利及责任义务。其中淘宝店铺变更主体流程及规则中的《淘宝店铺经营主体变更确认函》明确约定“接收方充分了解并认可店铺经营主体变更所可能引发的相应风险及后果……支付店铺转让前未结清的债务风险、公示店铺经营主体变更信息可能导致债权人主张权利及消费者流失等，且同意自行承担此等风险及后果”。网店经营主体（申请方）与接收方就网店经营主体变更事宜通过签署并提交至淘宝平台确认函，对交接网店可能涉嫌的债务及风险进行转移，符合契约自由精神。该债务负担的内部约定仅在双方之间发生效力，但并不产生外部对抗效力。如若主体变更前，网店涉嫌侵权，接收方主体应视为债务加入，理应同前经营主体就变更前的侵权行为共同承担相应侵权责任。至于经营主体变更后持续进行的侵权行为，变更前主体是否当然担责，还应结合共同侵权理论进行判断。

　　（二）是否构成共同侵权，应严守共同侵权理论

　　共同侵权的构成要件包括侵权主体的复数性、主观上存在共同的意思联络、行为之间客观上存在相互利用、配合或支持、损害后果的一致性以及侵权行为与损害后果之间存在因果关系。《中华人民共和国民法典》第一千一百六十八条规定：二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。本条规定的共同侵权行为，限于具有共同意思联络的主观共同侵权，以行为人之间有意思联络为必要条件。本案中，侵权淘宝店铺变更前经营主体为单某，在后经营主体变更为单某作为法定代表人的寐仆公司。结合单某与寐仆公司之间的特定关联关系以及二者的被控侵权情形，可认定二者就网店经营主体变更后持续进行的侵权行为构成共同侵权。据此，余杭法院认定单某与寐仆公司就被控持续侵权行为承担共同侵权责任。

　　如果变更前后主体未就责任承担进行约定，且根据个案情况无法认定二者之间存在共同侵权合意，则不宜径行认定为共同侵权，而应以变更时间点为分界点，各自就经营时段内的被控侵权行为承担相应责任。