文 | Christopher Maierhöfer 博士 鸿鹄律师事务所慕尼黑办公室
Roksana Hosseini 硕士 鸿鹄律师事务所慕尼黑办公室
姚 捷 合伙人 鸿鹄律师事务所上海办公室
陈耀东 合伙人 鸿鹄律师事务所/罗杰律师事务所联营团队上海办公室
经过政客、学者和业界一年多的激烈辩论，德国联邦议院 (Bundestag) 在2021年6月10日通过了“专利法简化和现代化法案二审稿”。其中，新法案对专利权人申请禁令、专利侵权诉讼中的商业秘密保护，以及加快无效程序的规定进行了大幅修改。
法案正式生效只是时间问题。德国联邦参议院 (Bundesrat) 没有对该法案提出异议，预计立法程序将在近期完成。
在立法程序开始前和进行过程中，大量的德国国内和国际利益相关者对草案中的重大变化争论不休。正式生效后，《德国专利法》中的新规定将立即普遍适用，因此也会适用于正在进行的专利（侵权）诉讼。
正因如此，提前熟悉法案中最重要的变化并评估其对德国专利程序的影响就显得尤为重要。
一、自动禁令与适当性考量因素
公开辩论重点围绕最主要的变化展开，即《德国专利法》第139条的修改内容。这项规定涉及专利权人针对专利侵权人申请禁令救济。之前的文本准与专利权人在专利被侵犯的情况下对侵权人实施不受限制的自动禁令，通常不考虑公平性或合理性的考量因素。在专利侵权案件中，不受限制且自动获得禁令的权利一直是德国专利制度的一个独特特征，因此许多专利权人愿意在德国提起专利侵权诉讼。
自德国联邦法院对“热交换器案”（GHB X ZR 11413, GRUR 2016, 1031）作出裁决以来，针对这种无限制禁令要求，只有极少数的几个基于比例考量因素的例外情况获得承认。德国联邦最高法院 (BGH) 在“热交换器”裁决中声明，作为对禁令救济权利的一项限制，可以根据《德国民法典》第242条规定的善意法律原则给予侵权人一个“用尽期”(use-up period)，前提是考量专利权人的权利相对于侵权人的利益，立即行使专利权人的禁令救济权会造成不成比例的困难，且专有权的使用不合乎情理，并因此有悖于善意原则。但是，这种例外情况的证明门槛非常之高，因此，审理侵权案件的德国法院很少遇到符合条件的情况。
汽车和电信行业尤其反对这项司法实践，主张一审法院几乎没有使用过这一纠正措施。由此造成的后果是，即便是在单一专利侵权案中，例如涉及零部件的侵权使用，各个专利所有人都可以要求对整个产品的使用行使停止和终止权，而无需审查是否符合适当性原则。在个案中，这可能导致高额的损害救济，最高可至停止网络运营或禁止销售整体产品，而发明的价值与侵犯专利的制造商遭遇的损失并不成比例。
《德国专利法》第139条修改后的措辞旨在将上文提及的德国联邦法院“热交换器裁决”纳入法律规定。根据修改后的本条规定：
“在个别特殊情况下，如果严格实施禁令对侵权人或第三方造成不相称的困难，且专有权的行使不合乎情理，禁令主张应被排除。此等情况下，被侵权方应获得充分的金钱赔偿。这种情况不影响提出损害赔偿主张。”
根据法案草案的说明备忘录，“不相称的困难”指的是司法禁令所带来的经济损失超过了发挥充分威慑作用所必需的程度这种个别情况。需要考虑的因素包括：专利权人在禁令中的利益、禁令产生的经济效果、产品的复杂性和侵权人的主观因素等。另外需要注意的是，条款中已明确包含了仿制医药产品生产中的患者利益等第三方利益。
二、加快节奏——评估专利有效性
法案还寻求调整侵权与无效程序之间的时间差。不仅在向专利权人授予禁令方面，而且在潜在侵权人的有效性辩护方面，德国的制度也与其他国家法律框架不同。尽管在其他司法管辖区的专利侵权诉讼程序中，攻击专利有效性是一种合法的辩护理由，但是在德国，审理侵权案件的法院必须对专利“照单全收”，而潜在的侵权人必须分别在欧洲专利局或专利法院单独提起独立的异议或无效程序（即所谓的“双轨制”）。
近来，德国的双轨制问题因专利有效性程序（异议和无效程序）之间的时间差而受到批评，因为这种情况可以让专利权人在欧洲专利局/专利法院宣布专利无效之前获得禁令（即所谓的“禁令缺口”）。因此法案规定专利法院在收到无效主张后，必须：(1) 立即将无效诉讼送达专利权人；(2) 在无效主张提交后六个月内就无效诉讼的结果给出初步概论意见；(3) 尽早确定口头听证会日期。法案提出了在六个月内给出初步概论意见这项新规定，其目的在于让初步概论意见在法院侵权诉讼程序中发挥比以前更大的作用。引入六个月的时间限制，并规定联邦专利法院在决定合格参考资料时有权不考虑在规定时限到期后收到的当事方提交的任何材料，应该能够明显简化程序。
此外，针对与审理侵权案件的法院的沟通也作出了明确规定。其目的是，作为一项规定，联邦专利法院关于专利有效性的通知应在专利侵权一审裁决之前就提供给普通法院。被告应在充分且恰当的时间内针对无效理由进行辩护，如果可能的话应在两个月的证实期内提出。如果被告没有在规定时间内证实异议，则表示接受将没有说明理由的通知提交至审理侵权案件的法院，并在此基础上作出可能对被告不利的裁决。鉴于这些措施仅适用于新提起的诉讼，建议正在考虑提出专利无效主张的被告等待本法生效后再采取行动。
三、绝不交换秘密——在专利侵权诉讼中保守秘密
终于，德国立法机构听到了对《德国商业秘密法》中规定的专利侵权诉讼中商业秘密保护范围的批评声音。在将《欧盟商业秘密指令》纳入德国本国法律的同时，德国立法机构还采纳了关于商业秘密诉讼中对秘密进行保护的全面规定。
根据《德国商业秘密法》第15条及随后条款规定，商业秘密持有人可以要求法院采取一定保护措施，确保相应敏感信息的保密性。但是，这些保护措施仅适用于商业秘密诉讼案，即以侵犯商业秘密为由提出索赔的诉讼，而不适用于作为辩护或证实理由而提交保密信息的其他诉讼程序。在专利诉讼和FRAND诉讼中，当事方的保密利益可能受到影响并且在法庭诉讼中构成利益冲突。一方面，在法律争议中可以使用保密信息来证实自身的法律地位。另一方面，在可能的情况下不披露这类信息，从而确保不会损害自身的竞争地位。
为了更好地平衡利益冲突，新设想的《德国专利法》第145a条旨在允许在专利诉讼和FRAND诉讼中适用《德国商业秘密法》第16至20条中相应的程序性规定。例如，根据《德国商业秘密法》第16(2)条，诉讼当事方必须对受保护信息保密，原则上不得在法院诉讼之外使用或披露这类信息。此外，根据《德国商业秘密法》第19(1)条，法院可以应要求将可查阅文档或参与庭审的人员限制在一定范围之内。
四、是潘多拉的盒子还是喜悦的祝福——新规对德国专利诉讼的影响
对于上述修改给德国专利侵权诉讼造成的影响，利益相关者的看法和预测呈现出极大差异。从多个行业领域的利益相关者团体在立法过程中各自发出的声明来看，保密原则和保密条款适用于专利诉讼的这项规定得到了一致好评。同样受到欢迎的还有旨在加快联邦专利法院无效诉讼程序的修改内容，目前超过两年的平均诉讼时间被认为存在巨大问题。然而，意料之中的是，对于禁令救济主张的修改引发了相当大的争议。鉴于对《德国专利法》第139条的修改只是为了编纂现有的判例法，目前的问题在于，适当性考量因素是否能够真正在德国专利侵权诉讼中发挥更大作用。
在这种情况下，值得注意的是，慕尼黑、杜塞尔多夫、曼海姆和汉堡四大审理侵权案件的法院法官已经就这些法院计划如何使用关于禁令救济的新规定给出了一定暗示。尽管立法机构将适当性考量因素编入法典充分说明了自动禁令救济主张规定的弱化，但审理侵权案件的法院的立场似乎是，只有在极其例外的情况下才应中止禁令。因此，法院在批准自动禁令例外情况之前，将会非常仔细地审视现有事实和论点。
然而，近期对于《德国专利法》第139条的修改似乎让审理专利侵权案件的法院更加重视德国联邦法院在热交换器裁决中采用的原则。如果被告希望利用自动禁令救济的例外情况，未来需要自行将必要的事实和论据呈递给法院，并证实自身对于“不相称的困难”的主张。因此，从这个角度来说是为被告尝试减轻专利侵权后果打开了一扇新的大门。可以预计，从现在起德国专利法官需要经常审阅被告提出的适当性原则论点，而被告会以此为理由主张排除禁令。鉴于被告将（合法地）主张例外，对禁令给被告造成的潜在困难进行额外评估很可能会增加专利侵权诉讼的复杂性。
另外关于无效诉讼的新规定能否切实加快诉讼进程，尚有待观察。在任何情况下，被告现在必须在专利权人提起侵权诉讼后迅速作出回应。由于无效诉讼的时间更紧，要想胜诉就必须提前更好地做准备。另外，由此看来，预计德国专利诉讼的复杂性将会增加，而与此同时诉讼程序的时间也将更短。
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