文 | 王春 北京康瑞律师事务所
一、法律依据
2020年10月17日新修改的《专利法》（下称新《专利法》）第七十一条对专利侵权诉讼中适用惩罚性赔偿进行了较具体的规定：
“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”
随后最高人民法院于2021年3月3日出台了《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（下称《惩罚性赔偿司法解释》），对侵害知识产权民事案件中适用惩罚性赔偿进行了更为具体的规定：
第二条“原告请求惩罚性赔偿的，应当在起诉时明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由。原告在一审法庭辩论终结前增加惩罚性赔偿请求的，人民法院应当准许；在二审中增加惩罚性赔偿请求的，人民法院可以根据当事人自愿的原则进行调解，调解不成的，告知当事人另行起诉。”
第五条“人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当分别依照相关法律，以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支；法律另有规定的，依照其规定。前款所称实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的，人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定，并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。”
上述法律规定和司法解释应该是新《专利法》施行以后确定专利侵权诉讼中惩罚性赔偿数额的主要且具体的依据。尽管在其他知识产权诉讼领域已经存在一些惩罚性赔偿案例，但目前确实缺少相关的专利侵权诉讼惩罚性赔偿案例以供参考。
二、专利权人主张惩罚性赔偿的相关准备
下文中笔者试探索对上述规定进行解读，进而依照上述规则，站在原告或专利权人的立场，从诉讼实务角度切实地分析专利权人在一场具体诉讼中如何有效地准备证据和诉讼请求，以实现对侵权人的惩罚性索赔。
（一）惩罚性赔偿的请求原则和请求时机
根据《惩罚性赔偿司法解释》第二条的规定，如果专利权人确定要针对侵权人实施惩罚性索赔，则要在一审法庭辩论终结前主动向人民法院明确提出惩罚性赔偿请求、赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由。这里包含两点重要信息：
第一，惩罚性赔偿制度的请求原则是依当事人请求原则，如果专利权人不主动请求，则人民法院不会主动适用惩罚性赔偿制度；
第二，惩罚性赔偿制度的请求时机是一审法庭辩论终结前，如果专利权人未在该时机提出请求，则可能会错失最佳请求时机，进而不能获得惩罚性赔偿或者需通过另行起诉增加诉讼成本的方式才可能获得惩罚性赔偿。
（二）惩罚性赔偿的证据准备
根据新《专利法》和《惩罚性赔偿司法解释》的相关规定，专利权人在一审起诉时就要收集并准备好用于证明侵权人具有侵权故意、侵权行为情节严重的证据，以及用于计算惩罚性赔偿基数的证据（即用于证明权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益或涉案专利许可使用费的证据）。具体而言：
1.关于证明侵权人具有侵权故意的证据
该类证据主要有以下几种：
（1）专利权人或者利害关系人曾向侵权人发送的侵权通知或者警告函等；
（2）证明侵权人或其法定代表人、管理人是专利权人或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的证据，例如专利权人之前载有侵权人或其法定代表人、管理人姓名的营业执照、劳动合同等；
（3）证明侵权人与专利权人或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的专利权的证据；
（4）证明侵权人与专利权人或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的专利权的证据。
2.关于证明侵权行为情节严重的证据
该类证据主要有以下几种：
（1）侵权人因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为的证据，例如涉及侵权人相同或者类似侵权行为之前作出的行政处罚决定书或者法院裁定书、判决书；
（2）证明侵权人以侵害知识产权为业的证据，例如证明自然人或其设立公司或个体工商户的从业目的、经营模式(包括被诉侵权产品的推销流程、储藏方式以及店招和店内装潢情况)、侵权持续时间(包括成立时间、受到行政或刑事处罚的时间、侵权持续周期、侵权手段基本一致或相近)的证据；
（3）侵权人伪造、毁坏或者隐匿侵权证据的情形；
（4）侵权人拒不履行保全裁定的情形；
（5）侵权人侵权获利或者权利人受损巨大的证据；
（6）侵权人的侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康的证据。
3.关于计算惩罚性赔偿基数的证据
根据新《专利法》第七十一条的规定，原告主张惩罚性赔偿的计算基数应当是按照权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、参照涉案专利许可使用费的合理倍数三个方法确定的赔偿额，而不包括法院依照法定赔偿计算方法确定的赔偿额。同时根据《惩罚性赔偿司法解释》第五条的规定，该惩罚性赔偿的计算基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支。
在目前的专利侵权诉讼实践中，据统计分析，适用上述三种非法定赔偿计算方法确定赔偿额的案件占比可能不足10%，可见其占比相当之低，背后原因可能是专利权人不愿意或无法拿出自身的财务数据或专利许可费数据以及无法获得侵权人的财务数据。然而，在新《专利法》施行后，专利权人为了使得其提出的惩罚性赔偿主张能够得到支持，必须努力寻找搜集证据以用于计算上述三种非法定赔偿额中的至少一种，并择优提供给法官，以供法官确定惩罚性赔偿的计算基数。否则有可能得不到法院关于惩罚性赔偿请求的支持。
由此可见，在接下来的专利侵权诉讼中，专利权人需要建立产品市场销量监控和分析机制，并提高自身损失证据的收集意识，及时发现侵权行为并记录自身的损失额。同时对专利律师或调查员的调查取证能力也提出了更高的要求，因为专利律师或调查员很多时候需要通过自己的工作帮助专利权人获取所要的损害赔偿计算证据，例如侵权人获利证据等。
（三）法院根据原告所交证据情况对惩罚性赔偿进行认定
（1）如果专利权人未在一审法庭辩论终结前向法院明确提出惩罚性赔偿请求、赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由，则人民法院不会主动适用惩罚性赔偿制度；
（2）如果专利权人在一审法庭辩论终结前向法院明确提出惩罚性赔偿请求、赔偿数额、大概计算方式，但未提交证明侵权人具有侵权故意、侵权行为情节严重的证据，则人民法院可能会考虑专利权人的惩罚性赔偿请求，但由于证据不足可能不会支持专利权人的主张;
（3）如果专利权人在一审法庭辩论终结前向法院明确提出惩罚性赔偿请求、赔偿数额、大概计算方式，也提交了证明侵权人具有侵权故意、侵权行为情节严重的证据，但未提交用于证明权利人因被侵权所受到的实际损失、被告因侵权所获得的利益或涉案专利许可使用费的证据，则人民法院应当责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，从而支持专利权人的主张。
（四）新《专利法》和《惩罚性赔偿司法解释》中存在的一些问题
如上所述，惩罚性赔偿的计算基数不包括法院依照法定赔偿计算方法确定的赔偿额，那么如果原告提供了能够证明侵权人具有侵权故意、侵权行为情节严重的证据，人民法院应当据此认定适用惩罚性赔偿。但当原告无法提供用于证明权利人因被侵权所受到的实际损失、被告因侵权所获得的利益或涉案专利许可使用费的证据，同时被告又拒绝提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，此时人民法院就缺乏用于确定惩罚性赔偿数额的计算基数，则其如何计算惩罚性赔偿数额？
表1 专利侵权案件赔偿数额确定方式情况统计
根据笔者的执业经验及对相关案例的检索结果，在司法实践中，专利权人往往很难证明其因侵权人的侵权行为而遭受的损失，也无法获得侵权人因侵权所获利益的证据，再加上我国专利许可尚未形成稳定的交易市场，许可费的倍数也难以确定。因此，虽然专利法规定了三种非法定的赔偿方式，但实践中法官还是较多地运用法定赔偿确定侵权人具体的赔偿数额。如表1所示[1]，根据已有的统计分析，在2014-2018年审结的9896件专利权人胜诉且获得损害赔偿救济的侵权案件中，适用法定赔偿的案件有9346件，占比94.4%。
可见，对于如此大量的适用法定赔偿的专利侵权案件，根据目前的新《专利法》和《惩罚性赔偿司法解释》中的规定，显然很难有效地帮助专利权人获得惩罚性赔偿。因而需要立法机关和司法机关出台更完善的相关规定，以保证惩罚性赔偿制度不沦为一纸空文。
注释:
[1] 边仁君: 《专利侵权损害赔偿规则的标准、困境与重构》，《知识产权》2021年第3期，第34-53页。
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