对话人：
宋 健 江苏省高级人民法院原资深法官、全国审判业务专家
刘国伟 北京律和信知识产权代理事务所专利部经理、专利代理师
宋 健：最近，成都市中级人民法院针对原告杨济阁与被告中永发有限责任公司（以下简称中永发公司）、成都环泰专利代理事务所（以下简称环泰专利所）专利权权属、财产损害赔偿纠纷案[1]作出裁定，引发媒体关注。[2]该裁定内容包含两项：一是被告中永发公司自收到裁定之日起七日内向国家知识产权局（以下简称国知局）申请恢复第ZL201720074939.1号（以下简称涉案专利）“一种稀土永磁磁悬浮电机”实用新型专利权；二是被告环泰专利所协助被告中永发公司办理申请恢复该实用新型专利权。本案是人民法院在专利诉讼中向一方当事人发出“临时禁令”，判令被告向国知局申请恢复已被终止的专利权，刘老师您是否有关注此案？
刘国伟：的确，这个案件还是很有意义的。我通读了裁定书，该案的案由是专利权权属、财产损害赔偿纠纷，涉及两个层面，一是权属问题，二是损害赔偿问题。裁定要求被告自收到裁定之日起七日内向国知局申请恢复涉案专利的专利权。我想了解一下，这个“临时禁令”，或者叫做“督促执行令”，与上述案由有什么关系？
宋 健：在此类案件中，法院裁定“责令当事人办理权利恢复手续”，在我印象中，可能尚属首次。我先把基本案情梳理一下。从裁定书看，法院初步查明以下事实：一是2017年10月13日，国知局授予杨济阁“一种稀土永磁磁悬浮电机”的实用新型专利，专利号为ZL201720074939.1；二是2019年7月23日，涉案专利的专利权人由杨济阁变更为中永发公司，而用于办理变更手续的申请文件《转让协议》《解除委托关系声明》的签名均为杨济阁，但杨济阁与中永发公司在诉讼中一致确认该签名非杨济阁本人所签；三是2020年1月19日，涉案专利权因中永发公司未按时缴年费而终止；四是杨济阁在申请涉案实用新型专利权时，就同一技术同日还进行了发明专利申请（申请号为ZL201710044393.X），该发明专利已于2017年5月4日进入实质审查阶段。法院认为，根据《中华人民共和国专利法》第九条第一款关于“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”的规定，对于同日申请，是取得实用新型专利权还是发明专利权，其选择权由申请人享有；而且基于前述规定的文意理解，只有在先的实用新型专利权没有终止的情况下，同日申请才有可能取得发明专利权。因此，诉争专利能否恢复，既关乎杨济阁在本案中是请求确权还是侵权赔偿的诉权行使，也会实质性影响其获得专利权的可能。如果案涉发明创造不能获得发明专利权的，其实用新型专利权又不能予以恢复的情况下，专利权人基于该项技术方案所获得的专利保护将全部丧失。由此可见，法院的观点可归纳为：首先应当恢复涉案专利权的有效性，然后再解决双方的其他争议，而诉讼中原告杨济阁的诉讼请求也是先确认涉案专利权归其所有，如果涉案专利权不能恢复，则两被告应赔偿专利权不能恢复所产生的相应损失，所以这个案件涉及专利权权属和损害赔偿纠纷两个案由。
关于本案诉中禁令问题，法律依据是《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条第一款的规定，即“人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施”。法院认为，涉案专利权于2020年1月19日因未按规定缴纳或者缴足第4年度年费和滞纳金被终止时系登记在中永发公司名下，提起恢复权利之申请只能由登记权利人中永发公司提出，在中永发公司未主动申请恢复权利以确定案涉专利权是否永久失效的情况下，司法机关可以责令其作出申请恢复权利的行为，环泰专利所作为案涉专利转让的代理机构，也具有协助中永发公司申请恢复权利的义务。法院在民事诉讼中依法作出责令当事人“做某事”或者“不得做某事”的裁定，在民事诉讼法上的规范表述是行为保全裁定，即又称为临时禁令，该临时禁令的内容既可以是责令当事人禁止作出一定的行为例如立即停止侵权，也可以责令当事人作出一定的行为例如本案申请恢复权利，正如裁定书所言，“无论行为方式是作为还是不作为，最终的目的均是减少损失，所以本案中要求中永发公司启动申请恢复权利的程序具有正当性、必要性及合理性。” 这里需要说明的是，如果法院在诉前发出临时禁令，则就是通常所说的诉前临时禁令。
刘国伟：经过宋老师的解释，我完全理解了。根据裁定书的事实认定，由于中永发公司未能及时缴纳年费，涉案专利已经于2020年1月19日终止，而本案立案日期是2021年1月8日。裁定书引用了《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）第六条的规定，即“当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，自障碍消除之日起2个月内，最迟自期限届满之日起2年内，可以向国务院专利行政部门请求恢复权利。除前款规定的情形外，当事人因其他正当理由延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。”可见，该规定涉及了两种情况下的恢复，一是由于不可抗力耽误了期限；二是有正当理由耽误的期限。我注意到，考虑到《专利法实施细则》规定恢复权利的最长期间是2年，成都中院据此认为此案尚处在2年期内，故发出了上述“禁令”。但是根据案情，此案并非是遇到不可抗力导致了期限耽误，从2019年7月23日起，涉案专利的专利权人已由原专利权人杨济阁变更为中永发公司，故中永发公司就负有缴纳年费的义务。况且，国知局在年费缴费期限即将届满前，会发出书面缴费提醒通知给中永发公司自己委托的专利代理机构环泰专利所，该所应将缴费提醒通知转递给中永发公司，并告知逾期不缴费的法律后果。如果该代理所未履行提醒告知义务，也是要承担相应的法律责任的。
因此，本案显然不适合以“不可抗力”的理由恢复专利权，而用所谓的“正当理由”，也早已过了2个月的期限。宋老师，我的问题是如果法院明知道本案不能用不可抗力的理由恢复专利权，那为什么还要求两被告去办理恢复专利权手续，这是否有些强人所难？
宋 健：我理解您的困惑，法院如此处理并非强人所难，而恰恰体现了合议庭的某种司法考虑。首先，专利权能否恢复是专利行政主管机关的法定职责，法院在审理专利民事案件中无需越俎代庖，对涉案专利权能否恢复这类专属于行政主管机关职责的问题不应过早下结论，且办理恢复专利权的主体只能是被告中永发公司，因此法院下令让中永发公司在7日内向国知局办理恢复专利权手续，完全必要。如果被告申请恢复权利的请求被国知局明确拒绝，法院便可以继续审理损害赔偿问题。此外，我理解，如果本案确系被告中永发公司冒用原专利权人杨济阁的签名，伪造《转让协议》，且未能及时缴纳年费而导致涉案专利权终止，而杨济阁对此完全无过错，则国知局能否扩张适用最长2年恢复期，也应当由国知局对此作出解释，我理解，在中永发公司向国知局提出恢复权利申请的同时，原专利权人杨济阁本人也可以同时持法院的临时禁令裁定向国知局提出恢复权利的申请，当然是否允许恢复涉案专利权，由国知局作出决定。
刘国伟：经过您这么一分析，我理解了司法考量，且从该案中我也得到了一些启发。专利权作为私权，具有财产权属性。杨济阁在与中永发公司合作的问题上，是以专利权作为财产入股，还是以“专利使用权”入股，这个问题需要在双方合同中予以明确。如果是以前者入股，则需要办理专利权转让变更手续；如果是后者，则需要签订专利许可协议，并在合作协议中写明以许可费作为投资入股，这样就不用办理专利权转让变更手续。从裁定书看，中永发公司辩称：“根据杨济阁与中永发公司签订的《公司股权分配协议书》约定，杨济阁以专利技术入股，在合作期间专利使用权归中永发公司所有，故中永发公司委托环泰专利所办理转让手续有相应的事实依据，中永发公司未侵害杨济阁的涉案专利权。”从其辩称看，中永发公司系以其获得的专利使用权擅自进行专利权变更，显然是对“专利使用权”的误解，而且，中永发公司伪造杨济阁签名进行变更，应属于无效的法律行为，且变更行为自始无效，如此看来，本案恢复专利权也并非不能作出合理解释，当然这个问题需要在学理上做深入探讨和研究。
不过，本案中暴露的问题是，中永发公司委托专利代理机构办理专利权转让手续，只要手续齐全，便一路绿灯，才导致此案发生。由此看来，国知局对于专利权转让手续的变更，只做形式要件审查的做法，也该修改了。
宋 健：这的确是个问题，但如何破解这个问题，您有什么建议？
刘国伟：我觉得，关于专利权转让变更手续，应该学习商标局的做法。我记得，《中华人民共和国商标法实施条例》第三十一条第一款规定：“转让注册商标的，转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续应当由转让人和受让人共同办理。”也就是说，转让人和受让人双方均为申请人，如果是委托商标代理机构办理转让手续的，则要提交转让人和受让人双方出具的代理委托书。正好，目前专利法实施细则及专利审查指南正处于为配合新专利法施行的修改阶段，这类问题并不难解决，可以参照上述商标权转让的做法，即明确办理专利权转让的，由转让人和受让人共同申请，委托专利代理机构办理的，转让人和受让人都要出具委托书，以防止出现类似本案的情况发生。
宋 健：看来，国知局也应当切实负起责任，严格把关。目前商标局已经纳入了国知局的行政序列，在专利权转让办理手续方面，也照此办理，应该不是什么难事。
刘国伟：是的，这也符合国家大力提倡的深化知识产权“放管服”的改革方针。
宋 健：我还注意到，本案裁定书查明，杨济阁在申请涉案专利的同一天，还就同一技术方案申请了发明专利，这种同一技术方案既申请发明专利又申请实用新型专利的“两次申请”做法，俗称“一案两请”，是我国专利法规定的颇具中国特色的制度，您对此有什么看法？
刘国伟：首先，需要纠正裁定书中出现的一个明显瑕疵，裁定书出现了“该发明专利申请为ZL201710044393.X”的字样，正确的表述应去掉“ZL”，写成“该发明专利申请为201710044393.X”。因为，专利申请一经正式受理，便取得申请号，其意义是该申请案处在审查阶段，尚未获得授权，一旦经审查批准授权，申请人获得的是专利权，此时申请人变成专利权人。专利号的标示是“ZL201710044393.X”，即在原来的申请号前面，增加“ZL”（”专利“汉语拼音的首字母），其法律意义是已经获得专利权。如果有人将正在审查中的专利申请，用“ZL+申请号”来标示，根据相关规定，则属于假冒专利行为，会受到地方市场监督管理部门的查处。
至于为什么说“一案两请”是具有中国特色的制度，这是因为在其他国家的专利法中没有此项制度。该制度会导致不少弊端出现，业内集中于“变相延长专利权保护期”的诟病上，可参考有关论文，如《禁止重复授权的功能与法律内涵》一文，此处先按下不表。其中一个问题是会导致专利申请的泡沫加大，为此，国知局虽然表面上不把此类申请列为“非正常申请”，但是采取了一种“非正常审查”的做法，即对于“一案两请”中的发明专利申请，即便是发明专利申请已经公开且申请人已经缴纳实质审查请求费，请求其启动实质审查，国知局也要给该发明专利申请打上个标记，要等到申请日起满4年才进行实质审查，这就大大增加了发明专利申请的审查周期。这种人为设置四年封闭期而延迟申请的做法，我实在想不出有什么法律依据。或许国知局也意识到这种“缺少公开透明”的做法不那么“理直气壮”，就在今年8月3日，国知局在《专利审查指南修改（征求意见稿）》中写明了这种程序安排，在一定意义上也是一件值得鼓励的事，至少可以让申请人对于是否采用“一案两请”的申请策略，有一个合理的预期。
宋 健：我觉得，这次审查指南修改对此作出明确也值得肯定，也就是说，既然专利申请人采取“一案两请”的方式保护自己的发明技术方案，故其在获得“制度红利”的同时，损失一些“程序利益”也体现了某种利益平衡。
刘国伟：同意您的观点。我认真阅读了裁定书中的相关部分，法院针对“一案两请”的说理部分，还是相当不错的。本案的具体事实是，涉案实用新型专利由于没有按时缴纳第4年年费而终止，但同日申请的发明专利申请正处在等待实质审查阶段，不存在缴纳年费的问题。[3]因此，法院对《专利法》第九条的理解是正确的。根据第九条的规定，如果实用新型专利在发明专利申请进行实质审查之前就夭折了，则发明专利申请即便满足授权条件，但在程序处理上，也不给发明专利申请授权。这样一来，实用新型专利权如果不能得到恢复，势必会殃及发明专利申请，导致发明专利申请被驳回，故法院认为本案签发临时禁令具有正当性、必要性和合理性。需注意的是，在这个案件中，当事人并没有提出禁令申请，但法院根据案情的特殊性，主动为当事人的诉讼利益着想，这一做法是难能可贵的。
宋 健：我注意到，本案中，双方当事人都聘请了律师，但原告杨济阁没有向法院提出恢复专利权的临时禁令申请，还是令人遗憾的。从司法实践看，专利权属争议，往往涉及民事诉讼程序与国知局行政程序的衔接，是一个“系统工程”，仅指望当事人提高诉讼技巧远远不够。我在想，从此案出发，从方便当事人诉讼的视角，相关部门能否制定出这方面的诉讼指引，对当事人就此类诉讼提供一些建议？
刘国伟：我觉得您的建议很好。有关法院可以考虑就此制订专利诉讼指引，提醒原告在提起专利权属诉讼时，可以同时向法院申请临时禁令，限制现专利权人对专利的处分权，以及要求其按时缴纳年费等。同时，原告也可以向法院申请给国知局发送“诉讼告知函”，要求国知局对专利权当前的法律状态尤其是变动状况，及时向审理法院进行通报。而国知局对此也应当有所作为，在接到法院“诉讼告知函”后，如遇到专利无效宣告请求，应通知主张专利权归属己方的当事人作为第三人加入到无效宣告程序中，以防止专利权人消极应对，甚至恶意配合无效请求人导致专利无效的结果。总之，这是一项系统工程，还需要多方参与、综合治理。
宋 健：您的建议很好。既然专利权属纠纷的审理机关包括人民法院和专利行政管理机构，而且，还涉及到法院司法程序与国知局行政程序的流程管理和程序衔接问题，似乎可以建议由最高法院与国知局共同协商制订相关诉讼指引，这对于有效防止恶意损害专利权人利益行为的发生，具有现实意义。
注释：
1.详见（2021）川01知民初14号民事裁定书。
2.“成都中院依职权发布禁令要求当事人履行恢复专利权义务”，知产财经，2021年8月5日，https://mp.weixin.qq.com/s/7ejQN23cleRFzdW3Ay3ulg.
3.1992年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》第八十六条规定，发明专利申请人自申请日起满二年尚未被授予专利权的，自第三年度起每年缴纳申请维持费。第八十八条规定，申请人或者专利权人未按时缴纳申请维持费或者授予专利权当年以后的年费，……；期满未缴纳的，自应当缴纳申请维持费或者年费期满日起，其申请被视为撤回或者专利权终止。上述关于维持费的规定，在2001年被取消。但欧洲专利局仍有维持费的规定，如果逾期不缴，其法律后果是该申请被视为撤回。
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