作者简介
周丹丹 北京允天律师事务所律师
崔梦嘉 北京允天律师事务所律师
2023年1月13日，国家知识产权局发布了关于《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》（以下简称“《修订草案意见稿》”）公开征求意见的通知。对“商标恶意注册”及“恶意诉讼”这一顽疾可谓是重拳出击。明确恶意申请商标注册的具体情形（第二十二条）；将“有悖于社会主义核心价值观，有害于社会主义道德风尚”等纳入禁注范围（第十五条）；建立恶意抢注商标强制移转制度（第四十五条至第四十七条）；明确恶意注册的商标被宣告无效后应当对注册后、宣告无效前的侵权行为承担法律责任（第四十八条）；提高对商标恶意注册的罚款数额（第六十七条）；规定对恶意申请商标注册给他人造成损失应当给予民事赔偿，对恶意申请商标注册损害国家利益、社会公共利益或者造成重大不良影响的，由检察机关提起诉讼（第八十三条）；引入恶意诉讼反赔制度（第八十四条）等。
可见，此次《修订草案意见稿》无论从商标确权授权的行政规制上，还是从商标侵权的司法规制上，都体现了严厉打击商标恶意注册、恶意诉讼等问题的明确立法意图。本文拟针对恶意抢注民事赔偿条款及恶意诉讼反赔条款，结合目前的司法实践，提出对上述2个条款司法适用可能存在的问题及改进建议。
一、关于恶意抢注的民事赔偿
第八十三条 违反本法第二十二条第四项规定，恶意申请商标注册给他人造成损失的，该他人可以向人民法院起诉，请求赔偿损失。赔偿数额应当至少包括该他人为制止恶意申请商标注册行为所支付的合理开支。
第八十三条第一款明确赋予了权利主体向实施了第二十二条第（四）项之恶意申请行为的主体起诉求偿的权利。从该条款规定可见：一、有权提起民事赔偿诉讼的主体为因恶意申请商标注册受损的主体；二、针对的行为是违反第二十二条第（四）项所规制的恶意申请行为，即实施驰名商标抢注、代理人抢注、损害在先权利/权益的行为；三、损害赔偿的范围至少包括制止恶意申请商标注册行为的合理支出。
该条款的增设，其立法意图是加大对商标恶意注册的惩戒力度，弥补权利主体在不断采取商标异议、无效宣告、行政诉讼等方式维权的成本损失，维护商标注册管理秩序和公平竞争的市场秩序。但该条款的具体司法适用可能面临如下几方面问题，仍有待在立法条款中进一步明确和完善。
（一）权利主体请求民事赔偿，是主张恶意申请商标注册行为构成商标侵权还是不正当竞争？
权利主体请求民事赔偿，首先需要对所主张的行为构成什么侵权行为予以明确，恶意申请商标注册是否构成商标侵权行为？根据现行《商标法》第57条的规定，恶意申请商标注册行为显然不能落入《商标法》第57条第（一）至第（六）项，是否可以通过第（七）项“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”进行规制？从《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条对第57条第（一）项进行的列举式规定可见，现行《商标法》所规制的商标侵权都是基于商标使用或者与商标使用密切关联的行为，单纯的恶意申请商标注册行为是否能适用第57条第（七）项的兜底条款予以规制，需要进行立法体系的协调性考量。
如果不能通过《商标法》第57条第（七）项予以规制，是否应将恶意申请商标注册行为认定为不正当竞争行为，通过《反不正当竞争法》予以规制？正如“艾默生”案件[1]中，艾默生公司主张被告多年持续大量申请与艾默生公司“爱适易”系列商标相同或近似商标的行为构成不正当竞争，法院最终适用《反不正当竞争法》第二条认定被告的大量商标申请行为已明显超出正常的生产经营需要，导致艾默生公司不得不通过提起商标异议、无效宣告、行政诉讼及民事诉讼维权，在一定程度上干扰了艾默生公司的正常生产经营，违反诚信，破坏公平竞争市场秩序，构成不正当竞争行为。可见，司法实践中，已有将恶意申请商标注册行为通过《反不正当竞争法》第二条予以规制的实际案例。
（二）只有违反二十二条第四项的行为才能适用，其他恶意申请商标注册行为并不适用，适用范围上是否适当？
在前述“艾默生”案件中，对于恶意抢注行为的评价落脚点在于商标囤积牟利，扰乱正常的商标注册管理秩序、破坏公平竞争的市场秩序，这显然属于第二十二条第（一）项所调整的内容。从目前第二十二条所列明的恶意申请商标注册情形来看，第（四）项的的驰名商标抢注、代理人抢注、损害在先权利/权益行为并没有明显比第（一）至第（三）项的囤积商标、申请损害国家利益商标、申请重大不良影响商标恶意更强，但按目前第八十三条的规定，第（一）至第（三）项的恶意申请商标注册行为并不能起诉求偿，这似乎在条款设置上存在不平衡、不合理。
（三）民事赔偿的诉讼是否应以无效宣告为前置程序？
如果不以无效宣告为前置程序，即在民事诉讼程序中法院可以直接认定被诉行为是违反第二十二条第（四）项的恶意申请商标注册行为，并判令赔偿。为避免对商标确权授权体系造成冲击，对恶意申请的商标宣告无效仍需另行通过商标无效宣告程序解决。此种设置，可在一定程度上解决已过无效宣告五年期限的恶意注册商标。如司法实践中大量存在损害在先权利/权益的恶意申请商标，过了五年无效宣告期限，非驰名商标所有人已无法再对其进行无效宣告的情形，如可以直接通过民事诉讼程序认定其为恶意申请注册商标，虽然不能解决商标效力问题，但至少可以获赔，且可以获得其为恶意申请的注册商标，可在一定程度上限制其后续的权利行使。
如果以无效宣告为前置程序，则权利人需要等待商标无效宣告裁定的最终生效才能起诉求偿。这需要在程序安排上予以明确。
（四）赔偿怎么计算？
依据第八十三条的规定，在诉讼程序中所产生的各项维权合理开支，是权利人可以请求的赔偿额。但合理开支之外，权利主体可能由于恶意申请行为产生的其它损害，如实际经济损失、交易机会丧失、预期利益损失、商誉损失等，也应在损害赔偿范围之内。具体赔偿额的计算是否应适用现行《商标法》第六十三条的规定或者《反不正当竞争法》的相关规定？
综上，对第八十三条的修改意见是：1、应在《商标法》对应条款中明确依据第八十三条起诉求偿的条款；2、适用范围应在二十二条第（四）项基础上适当扩宽；3、明确是否以商标无效宣告为前置程序；4、明确损害赔偿计算所依据的条款或直接规定损害赔偿的具体范围。
二、关于恶意诉讼反赔
第八十四条 对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚。给对方当事人造成损失的，应当予以赔偿；赔偿数额应当包括对方当事人为制止恶意商标诉讼所支付的合理开支。
我国现行法律体系下，对于知识产权恶意诉讼已有明确规制。如，2011年《民事案件案由规定》已设“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案由；现行《商标法》第六十八条亦规定“对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚”；2020年《最高人民法院关于全面加强知识产权司法保护的意见》第13条明确“依法制止不诚信诉讼行为。妥善审理因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，依法支持包括律师费等合理支出在内的损害赔偿请求”；2021年6月《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》明确“在知识产权侵权诉讼中，被告提交证据证明原告的起诉构成法律规定的滥用权利损害其合法权益,依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的，人民法院依法予以支持。被告也可以另行起诉请求原告赔偿上述合理开支”。本次《修订草案意见稿》第八十四条又明确设置了商标恶意诉讼的反赔，但该条款的具体司法适用可能面临如下几个方面的问题，仍有待在立法条款中进一步明确和完善。
（一）恶意诉讼的反赔是否必须另行起诉，抑或可在恶意诉讼本诉中由被告直接予以主张？
司法实践中，恶意提起商标诉讼的判例已有多起，如“歌力思”案[2]、“优衣库”案[3]、“一品石”案[4]等，在这些案件中，恶意诉讼提起人的行为都被认定为违反诚实信用原则的权利滥用，判决结果都是驳回恶意诉讼提起人的诉讼请求，但还很少见直接判令恶意诉讼提起人承担赔偿法律责任的案例。由上述《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》的规定可见，已经明确恶意诉讼的被告可以直接在本诉中诉请原告赔偿合理开支。所以，本次《修订草案意见稿》第八十四条不妨参考该批复的规定，明确恶意诉讼的被告可以直接在本诉中主张原告赔偿，也可以另行起诉请求赔偿。这将大大节约恶意诉讼被告主体的维权成本和司法资源成本。
（二）“恶意提起商标诉讼”中的“恶意”与第二十二条规定的“恶意”存在差别，应予以厘清
第二十二条“恶意”申请商标注册，针对的是申请商标注册时的主观状态，《修订草案意见稿》现以列举式列明了“恶意”申请商标注册的情形；“恶意”提起商标诉讼，针对的是商标注册人获得商标专用权后行使商标权时的主观状态，其“恶意”的判断应依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第三条第（二）款的规定，“行为人以损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益为主要目的行使民事权利的，人民法院应当认定构成滥用民事权利”。在过往案例中，存在一些判例对“恶意诉讼”中商标行使过程中的“恶意”与商标申请注册时“恶意”混为一谈或不做任何区分判断的情形。
（三）赔偿如何计算？
第八十四条目前的赔偿数额，仅仅规定了“对方当事人为制止恶意商标诉讼所支付的合理开支”，考虑到恶意诉讼的严重危害性，因恶意诉讼受损一方主张赔偿的范围除合理开支之外，是否也应包括由于恶意诉讼行为产生的其它损害，如实际经济损失、交易机会丧失、预期利益损失、商誉损失等。恶意诉讼反赔是否应适用惩罚性赔偿，以更近一步加大对恶意诉讼的惩罚力度。
综上，对第八十四条的修改意见是：1、在第八十四条中明确恶意诉讼的被告可以直接在本诉中主张原告赔偿，也可以另行起诉请求赔偿；2、在《商标法》相关司法解释中对恶意抢注和恶意诉讼中的“恶意”定义及判断标准予以厘清；3、加大对恶意诉讼反赔的赔偿范围和赔偿力度。
注释：
1.参见（2021）闽民终1129号民事判决书。
2.参见（2014）民提字第24号民事判决书。
3.参见（2018）最高法民再390号民事判决书。
4.参见（2021）最高法民再30号民事判决书。
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