刘义军：知识产权惩罚性赔偿适用中侵权获利的查明——分享一个典型案例

　　作者：刘义军 北京知识产权法院法官

　　知识产权侵权惩罚性赔偿制度是落实知识产权最严格保护政策、提升知识产权法治建设战略布局的特殊化法律规制工具。近年来，从党中央的决策部署到法律法规的立改废释，都在不断建构、完善我国知识产权惩罚性赔偿制度。各法律法规相继引入惩罚性赔偿的规定，标志着惩罚性赔偿制度在我国知识产权领域基本实现“全覆盖”。为了更好地适用知识产权侵权惩罚性赔偿制度，有效打击和遏制知识产权领域严重侵权，知产财经联合江苏省知识产权保护与发展研究院于1月13日在江苏南京举办“知识产权惩罚性赔偿适用问题研讨会”。会上，北京知识产权法院刘义军法官围绕“知识产权惩罚性赔偿适用中侵权获利的查明——分享一个典型案例”话题进行主题演讲，知产财经对其主讲内容进行了整理，以飨读者。以下是其演讲实录。

　　非常荣幸有机会来到南京参加惩罚性赔偿的研讨，我今天分享一个本人承办的侵害商标权及不正当竞争纠纷案件，这是今年第四季度作出的一审判决，判赔额3000万（详见：附判决┃惩罚性赔偿3000万元！北知就小米诉爽米等侵权案作出判决）。需要注意的是，这个判决尚未生效，现处于二审诉讼中。在分享这个案件情况之前，我想先简单谈下我对知识产权惩罚性赔偿的一些基本看法。

　　一、知识产权惩罚性赔偿的适用困境

　　知识产权惩罚性赔偿在我国知识产权法中主要规定了三个计算基数，一是权利人的实际损失、二是侵权人的侵权获利、三是参照知识产权的许可费。关于权利人的实际损失计算，实践中存在一些难点。比如权利人举证难度大。在法院审理的绝大多数知识产权侵权案件中，作为原告的权利人通常更倾向于选择直接“放弃”或“跳过”此种损害赔偿计算方式，直接请求法院根据侵权人的侵权获利或法定赔偿方式确定其应得的损害赔偿数额。再如因果关系难以确定。侵权人所销售侵权商品的数量与权利人所销售商品的数量之间并不可能存在精确的此消彼长关系，权利人商品的销售量减少并不必然意味着侵权人侵权商品的销售量增加，原告损失的销售利润并不当然地应当全部归咎于侵权人 此外，我国相关司法解释对权利人实际损失的界定范围十份狭窄。权利人因侵权行为失去的市场利润，不仅包括其因知识产权产品的销量流失而失去的利润，还可能包括其因产品生产、销售成本增加而失去的利润和因遭受侵权引发的价格侵蚀而失去的利润。

　　关于侵权人的侵权获利，侵权人生产、销售非侵权产品获得的利润与其侵权行为之间并无因果关系，故该部分利润应当从其经营获利中剔除。侵权人因生产、销售被诉侵权产品而获得的利润除包括侵害权利人知识产权所获利润外，还可能包括因其自身投入的资金、生产设备、人力成本、生产技术、组织能力及管理经验等所创造或贡献的产品利润部分，故该部分非因侵害权利人知识产权所获的利润，亦应当从被控侵权产品的销售利润中予以扣除。此外，如果权利人并未实际利用其知识产权或并无具备实施知识产权的条件和能力，侵权人的侵权获利可能并不等同于权利人的损失。例如，侵权人因实施侵权行为可能在市场上获得了巨大利益，此时权利人的损失主要表现为其应当获得而未获得的商标许可使用费。

　　关于参照知识产权许可使用费，该许可使用费实际上就是权利人的实际损失或侵权人的侵权获利。从权利人的角度看，侵权人未经许可使用权利人知识产权行为，使权利人丧失了其本应获得的许可使用费。从侵权人角度看，侵权人未经许可使用权利人知识产权的行为，使其获得了其本应支付权利人的许可费了利益。实践中，由于我国知识产权许可使用市场发展不够完善，当事人提交参照许可使用费计算权利人损失或侵权人获利的案例较少。有的案件中即使当事人提交了知识产权许可使用合同，由于本案和在先合同的具体情况不同，也很容易被当事人提出质疑。

　　最高人民法院2021年3月3日发布《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》，进一步明确了惩罚性赔偿的适用条件、故意和情节严重的认定、赔偿基数以及倍数的确定。至此，中国已从立法及司法层面全面构建了惩罚性赔偿制度体系。惩罚性赔偿制度的建立和完善，充分体现了中国加强知识产权司法保护的决心。可以预见，惩罚性赔偿制度将在今后的司法实践中得到更广泛的实施，对严格保护知识产权、优化营商环境发挥更重要的作用。下面我分享下案例。

　　二、典型案例——基本事实

　　原告小米公司主张，其第8228211号“小米”商标、第8911270号"MI"商标（简称涉案权利商标）经过长期宣传和大量使用已经具有较高知名度，构成手机等商品上的驰名商标。被告杭州爽米公司、东莞爽米公司、帕瑞斯公司、伊某、京东公司在招聘广告牌、公司装潢、性玩具产品及外包装、宣传手册、名片、展会布置、微信公众号、招商加盟资料等实物或场景中使用的“爽米”“SM爽米”等系列被诉侵权标识，与原告的“小米”商标、“MI”商标高度近似，易使消费者产生与小米公司存在关联等联想，侵害了原告对前述驰名商标享有的合法权益；原告的“小米，为发烧而生”广告语经过其多年持续宣传和使用亦已具有较高知名度，被告杭州爽米公司、东莞爽米公司在对外宣传中使用“为发‘骚’而生”“为情趣而生”广告语等引人误解的行为，擅自使用与原告驰名商标高度近似的“爽米”作为企业字号使用的行为，均构成不正当竞争。被告帕瑞斯公司、杭州爽米公司、东莞爽米公司的股东和管理人员存在高度交叉和混同，并共同实施了系列被诉商标侵权及不正当竞争行为，表现出明显主观恶意，且侵权情节严重，故请求法院判令各被告立即停止侵权并赔偿原告经济损失3000万元及合理开支15万元。

　　四被告杭州爽米公司、帕瑞斯公司、东莞爽米公司、伊某的主要答辩理由为，被告帕瑞斯公司依法享有“爽米”系列商标的注册商标专用权，杭州爽米公司、东莞爽米公司经帕瑞斯公司授权使用前述商标具有正当理由，未侵害原告对涉案权利商标享有的专用权。“爽米”系列商标与原告的权利商标差异明显，不构成近似商标。原告权利商标核定使用的商品为第9类手提电话等商品，而被诉侵权商品为第10类性玩具等商品，两者存在很大差异，原告主张被告实施的相关行为均不构成商标侵权。“爽米 为发‘骚’而生”等广告语与杭州爽米公司、东莞爽米公司从事的情趣用品行业有内在契合，其使用该宣传语具有正当理由。杭州爽米公司、东莞爽米公司的企业名称系经市场监督管理局依法核准登记，其有权对该企业名称进行使用，不构成不正当竞争。

　　被告京东公司答辩称，其系网络服务提供者，对侵权行为不知情也不存在过错，已尽资质审查义务和合理注意义务，并已及时下架被诉侵权产品链接，请求法院驳回原告针对京东公司的诉讼请求。

　　三、典型案例——法院认定

　　北京知识产权法院经审理认为，原告小米公司主张驰名商标保护的涉案商标核定使用在第9类手提电话等商品上，被诉侵权产品系第10类性玩具等商品，二者属于不相同或不相类似的商品，故本案确存在对涉案商标是否构成驰名商标进行认定的必要性。原告提交的在案证据能够充分证明涉案商标经过原告长期、持续、广泛的使用和宣传，在五被告开始实施被诉侵权行为之前，已经在手提电话等商品上达到在我国境内为相关公众广为知晓的程度，应当被认定为驰名商标。

　　被告杭州爽米公司、东莞爽米公司在被诉侵权产品、产品外包装、产品使用手册、产品保修卡、产品使用说明书、公司名片、公司装潢、招聘广告牌、批发报价表、展会等实物及其他线下场景中使用系列被诉侵权标识的行为，在微信公众号、新浪微博、京东、1688及拼多多平台等线上经营、招商及宣传推广中使用系列被诉侵权标识的行为，构成侵害原告涉案商标专用权的行为。被告杭州爽米公司、东莞爽米公司在宣传推广被诉侵权产品时使用“爽米 为发‘骚’而生”“爽米 为情趣而生”的广告语，将“爽米”作为企业名称中的字号使用，构成不正当竞争。

　　关于责任承担。北京知识产权法院认为，被告帕瑞斯公司、杭州爽米公司、东莞爽米公司的法定代表人、股东和高级管理人员存在高度交叉和混同，主观上明显具有共同的侵权故意和意思联络，客观上通过分工合作方式共同实施了系列被诉侵权行为，故应承担停止侵害涉案商标专用权及不正当竞争行为的法律责任。此外，由于东莞爽米公司在被诉侵权行为发生时为自然人独资的有限责任公司，四被告未提交证据证明东莞爽米公司的财产独立于其唯一股东伊某的财产，故伊某应当对涉案商标侵权及不正当竞争行为承担连带责任。被告京东公司系网络服务提供者，对被诉侵权行为的发生不存在过错，也无证据证明其存在因自身过错造成原告实际损失扩大的情形，且在本案诉讼过程中已停止侵害原告涉案商标专用权的行为，故不再判令京东公司承担停止侵权的法律责任。

　　关于经济损失。北京知识产权法院认为，一方面，四被告实施的涉案商标侵权行为具有明显恶意。四被告明知原告涉案权利商标具有较高知名度，仍申请注册摹仿原告涉案权利商标的被诉侵权标识并进行大量使用；四被告还围绕原告的商品名称、商品外包装、品牌配色、广告语、企业名称等方面，进行有步骤、有计划、全方位、多角度的摹仿；在国家知识产权局已经认定爽米等标识与原告涉案商标构成近似商标进而对其予以无效宣告后，甚至在原告提起本案诉讼之后，四被告仍未停止被诉侵权行为。由此可见，四被告攀附原告及其“小米”品牌商誉的主观恶意十分明显，其就是为了使消费者对商品来源产生混淆、误认，或者基于原告权利商标的高知名度，使消费者看到其产品和品牌后能够联想到原告的产品和品牌，从而提高其产品和品牌的知名度，进而获取不正当的商业机会或商业利益。实际上，四被告的被诉侵权行为已经导致相关公众的实际混淆，严重损害了原告的合法权益。

　　另一方面，四被告实施被诉商标侵权行为的情节十分严重。理由主要包括：其一，四被告之间通过分工合作，从申请注册相关被诉侵权商标开始，到成立与原告“小米”字号近似的“爽米”字号的杭州爽米公司、东莞爽米公司并设立生产工厂，到发展线上线下的被诉侵权产品经销网络，到进行线上线下多渠道宣传、推广和销售被诉侵权产品，其有计划、有步骤、全方位地摹仿原告的“小米”品牌开展商业经营，已经形成完整、体系化地实施涉案商标侵权及不正当竞争行为的侵权链条。其二，四被告销售被诉侵权产品的销售范围很广，例如根据在案证据显示，经保守估算，2020年至2022年期间，四被告自营或通过经销商在京东商城、1688和拼多多平台上持续销售被诉侵权产品的店铺至少在七八十家以上。其三，四被告销售被诉侵权产品的销售额很大。其四，四被告销售被诉侵权产品的持续时间长。根据在案证据可知四被告自2018年起已开始持续实施被诉侵权行为，至本案庭审结束前仍未停止，被诉侵权行为的持续时间已超过四年。其五，四被告生产、销售的被诉侵权商品属于成人用品，该产品所属领域具有一定特殊性，四被告在该领域针对原告实施涉案商标侵权及不正当竞争行为，更易使原告的驰名商标声誉遭受较严重损害。

　　综上，北京知识产权法院认定四被告实施的涉案商标侵权行为具有明显恶意，且侵权情节十分严重，故本案应当适用惩罚性赔偿，以加大对恶意侵权行为的惩罚力度。

　　关于惩罚性赔偿数额的计算，鉴于现无充分证据证明原告因涉案商标侵权所遭受的实际损失，北京知识产权法院根据原告主张，以四被告的侵权获利作为计算惩罚性赔偿数额的基数。根据本案查明的事实，四被告在2018年至2022年期间销售被诉侵权产品的总额不低于7700万元，四被告生产、销售被诉侵权产品的营业利润或销售利润至少不会低于被诉侵权产品销售总额的15%，故可认定四被告在四年期间的侵权获利应不低于1155万元。据此，法院根据四被告的侵权获利数额，适用三倍惩罚性赔偿倍数确定四被告应承担的赔偿总额应不低于4620万元。鉴于该数额已远远超出原告请求四被告赔偿的经济损失数额3000万元，故对原告主张的3000万元赔偿数额予以全额支持。

　　关于四被告2018年至2022年期间实施涉案不正当竞争行为的侵权获利，由于四被告实施涉案不正当竞争行为和实施涉案商标侵权行为主观上均为了攀附原告商誉，客观上均足以导致相关公众对商品来源产生混淆、误认，其实施涉案不正当竞争行为和涉案商标侵权行为所获得的收益和造成的损害后果高度混同，客观上很难区分并确认四被告实施涉案不正当竞争行为的获利数额，且鉴于法院对四被告实施涉案商标侵权行为适用惩罚性赔偿确定的赔偿数额已经超出原告在本案中主张的经济损失赔偿数额，故不再另行酌定四被告因其实施涉案不正当竞争行为应承担的经济损失赔偿数额。

　　鉴于原告还提交了律师费发票和公证费发票等证据，北京知识产权法院对原告的合理开支15万元亦予以支持。

（本文仅代表作者个人观点，不代表知产财经立场）

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