文 | 曹慧敏 福建省高级人民法院民三庭法官
【裁判要旨】
涉案权利商标包含的“金银花”文字，虽然确系花露水商品常用的一种原料名称，但本案并无充分的证据证明上述商标已经整体退化为商品通用名称，“金银花”文字已经被普通消费者用于指代花露水商品。同安堂公司作为花露水同行业生产、销售厂家，其生产、销售的被诉侵权产品虽然亦标注其“同安堂”注册商标及“同安堂草本花露水”字样，但在瓶贴最容易为相关消费者注意到的中间显著位置突出、单独使用“金银花”文字，如系作为描述性文字，则上述“金银花”文义不完整，易使相关消费者认知为标识性文字，足以导致商品来源的混淆。即使消费者能够注意到在商品包装上使用的“同安堂”注册商标，但基于同安堂公司的使用方式，亦很可能将本案被诉的“金银花”标识作为“同安堂”品牌下的系列产品之一，从而使得“金银花”商标与该商标所标示产品的来源之间的联系被削弱。同安堂公司的涉案使用方式系未对他人注册在先、使用多年的注册商标进行合理避让，不构成正当使用。
【案号】
一审：（2020）闽01民初1061号
二审：（2021）闽民终267号
【案情】
原告：上海碧丽化妆品有限公司（以下简称碧丽公司）
被告：福建同安堂生物科技有限公司（以下简称同安堂公司）
碧丽公司经核准受让第603857号商标，核定使用商品类别为第3类：化妆品；润肤液；香水；爽身粉；美容膏（截止）。该商标于1992年7月30日获得注册公告，专用权经续展，期限至2022年7月29日,自1992年以来持续使用至今。
2019年10月28日，经公证证据保全，同安堂公司在其经营的网店中销售名称为“同安堂草本花露水非驱抑菌剂蛇胆牛黄金银花花露水定制批发”的产品。被诉侵权产品的包装容器为上窄下宽的塑料瓶，瓶颈、瓶腹部分均粘有瓶贴。瓶贴上的中间位置印制有两行文字，第一行为横向排列的“金银花”；第二行为横向排列的“同安堂草本花露水”。其中，第一行“金银花”文字的字体明显大于第二行文字。瓶贴的上方位置印制有带商标注册标记的“同安堂”文字图形组合，从视觉效果上看，该文字图形组合小于“金银花”文字。
碧丽公司主张同安堂公司生产、销售被诉侵权产品构成商标侵权，应停止侵权并赔偿损失。同安堂公司确认该产品由其生产、销售，但主张碧丽公司涉案权利商标的注册有其历史特殊性，按照现行规定则无法注册；同安堂公司持有第27038862号“同安堂”文字图形组合商标，核定使用商品第5类；金银花系花露水中常见的原料，市面上销售有多款以“金银花花露水”为名的产品，金银花是其出售的花露水的主要成分之一，其系标明产品成分，且与其自有的“同安堂”注册商标同时使用，不会造成消费者混淆误认，故其行为不构成商标侵权。
【审判】
福建省福州市中级人民法院经审理认为，同安堂公司的涉案行为构成商标侵权，判决停止侵权并赔偿损失。
同安堂公司不服一审判决，提起上诉。福建省高级人民法院经审理认为，碧丽公司系涉案第603857号注册商标的专用权人，且该商标处于有效状态，其合法权益受法律保护。上述商标包含的“金银花”文字，虽然确系花露水商品常用的一种原料名称，但同安堂公司并未提供充分的证据证明上述商标已经整体退化为商品通用名称，“金银花”文字已经被普通消费者用于指代花露水商品。
《中华人民共和国商标法》第五十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。根据本案查明的事实，同安堂公司作为花露水同行业生产销售厂家，其生产销售的被诉侵权产品，虽然亦标注了其“同安堂”注册商标及“同安堂草本花露水”字样，但在瓶贴最容易为相关消费者注意到的中间显著位置突出、单独使用“金银花”文字，如系作为描述性文字，则上述“金银花”文义不完整，易使相关消费者认知为标识性文字，足以导致商品来源的混淆。即使消费者能够注意到在商品包装上使用的“同安堂”注册商标，但基于同安堂公司的使用方式，亦很可能将本案被诉的“金银花”标识作为“同安堂”品牌下的系列产品之一，从而使得“金银花”商标与该商标所标示产品的来源之间的联系被削弱。同安堂公司的涉案使用方式系未对他人注册在先、使用多年的注册商标进行合理避让，不构成正当使用。本案被诉侵权产品为花露水（抑菌剂），与涉案注册商标所标示的商品“香水”，在商品的性状、功能、销售渠道、所面对的消费者群体方面基本相同，为类似商品。同安堂公司在类似商品上使用的“金银花”文字虽然是横向排列，在字体与排列方式等方面与碧丽公司涉案注册商标略有不同，但字义、读音等与碧丽公司涉案注册商标相同，构成近似商标，足以导致消费者对商品来源产生混淆。同安堂公司的涉案行为构成对碧丽公司注册商标专用权的侵害，应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。
【评析】
一、对在先商标的正当使用和合理避让之争
商标是区分商品和服务来源的标志，亦承载着一定的商品和服务的商誉和生产者、经营者的信誉。商标法对于注册商标权利人的保护显而易见，但亦不是绝对无限制的。我国商标法有一个逐步发展完善的过程，某些根据现行商标法无法注册的商标已经在特定历史时期注册并仍然有效，基于此，对于商标权人的保护与公共利益的保护之间需要一定的利益衡平考量，对在先商标的正当使用与合理避让规则亦应运而生。《中华人民共和国商标法》第五十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
本案审理过程中，根据上述规定，亦存在两种不同的观点：一种观点认为，碧丽公司涉案“金银花”商标的注册有一定的历史特殊性，根据现行的法律规定已经无法获得注册；金银花是一种植物名称，且亦是花露水中常用的一种原料，故碧丽公司无权禁止他人正当使用；而同安堂公司在其生产、销售的花露水产品上标注金银花是表明其主要成分，亦与其自有的“同安堂”商标一起使用，不会造成消费者的混淆误认，故同安堂公司的涉案行为系正当使用，不构成商标侵权。另一种观点则认为，碧丽公司“金银花”商标的注册虽然有一定的历史特殊性，但在该商标未被撤销的情况下，商标权人的合法权益受法律保护；该商标虽然含有商品的主要原料，无权禁止他人正当使用，但本案中同安堂公司在消费者最容易注意到的瓶贴中间显著位置突出、单独使用“金银花”文字，字体大于其瓶贴上的自有“同安堂”商标和商品名称字体，未对在先商标进行合理避让，不符合善意和商业惯例的适用，容易造成消费者的混淆误认，故不能认定其为正当使用，构成商标侵权。本案采用了第二种观点。
二、对在先商标正当使用和合理避让的相关规定
对于在先商标的正当使用，早在1999年，工商标字〔1999〕第331号《国家工商行政管理局关于商标行政执法中若干问题的意见》第九条即规定，下列使用与注册商标相同或者近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：（一）善意地使用自己的名称或者地址；（二）善意说明商品或者服务的特征或者属性，尤其是说明商品或者服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。该规定虽然已经失效，但仍然具有一定的参考意义。2002年修订的《中华人民共和国商标法实施条例》第四十九条明确规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。上述规定后被2013年修订的《中华人民共和国商标法》吸收上升到国家法律层面。现行《中华人民共和国商标法》亦保留了上述规定。
在国外，对于商标的正当使用也为一些判例和相关规定所确认，如《欧共体商标一号指令》明确规定，商标权人无权禁止第三方在贸易中指明商品种类、质量、数量、用途、价值、地理来源、生产日期或者服务的其他特征，只要这种使用不违背工商业领域的诚信惯例。12005年欧共体法院判决的“吉列公司诉LA-Labo-ratories公司案”、2004年美国联邦最高法院判决的“KP公司案”等，也都确认了上述规则。
关于在先商标的合理避让问题。虽然我国法律中并未明确使用“合理避让”四字，但在对注册商标权利人商标权的保护、商标侵权行为的相关规定中，均可以看出“对在先商标合理避让”的基本规则。
三、商标正当使用的构成要件分析
根据我国现行《中华人民共和国商标法》第五十九条的规定，构成商标正当使用应当具备以下要件：
（一）前提要件
对于在先商标的正当使用，前提要件就是，注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名。
《中华人民共和国商标法》第十条规定，下列标志不得作为商标使用：（一）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；（二）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；（三）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；（四）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；（五）同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；（六）带有民族歧视性的；（七）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。第十一条规定，下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。第十二条规定，以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。我国商标法和商标保护理念有一个逐步发展完善的过程，根据现行规定，涉案“金银花”商标或许不能注册，但基于其在特定历史时期已经注册且仍然有效的情况，对于该商标权人的合法权益仍然应当予以保护，但应当允许他人正当使用。故本案中，碧丽公司的“金银花”商标含有商品的主要原料，无权禁止他人正当使用。
（二）使用要件
对于在先商标的正当使用，顾名思义，显然应当符合使用的“正当性”这一要件。对于使用的正当性如何判断，我国法律并无明确规定。但《欧共体商标一号指令》的规定具有一定的参考价值，即不违背工商业领域的诚信惯例。结合相关司法实践，笔者认为，对于使用的正当性，应符合性质上非商标性使用、主观上善意、客观上符合诚信惯例三者相结合。
1.性质上非商标性使用，即要求第三人在使用时并无作为区别商品或服务来源的作用，即未起到商标的识别作用，非商标意义的使用。当然，某些情况下，第三人虽然是非商标性质使用，但部分消费者仍然可能对商品或服务来源造成混淆误认。此时，不能当然认定第三人的使用行为不正当。比如北京市高级人民法院2004年颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中，曾将“使用不会造成相关公众的混淆、误认”作为构成要件，后在2006年重新颁布时删除。江苏省高级人民法院在“百家湖案”中也未将可能导致消费者混淆作为正当使用的前提。欧盟法院在“GERRI案”中、美国联邦最高法院在“KP公司案”中也均认为可能造成一些消费者的混淆并足以得出使用不正当的结论。2结合本案，虽然同安堂公司主张其使用“金银花”三字为非商标性使用，但结合其突出、显著的使用方式，显然系一般商标的通常使用方式，故其该主张缺乏事实依据。
2.主观上善意，即要求第三人在使用在先商标或其包含内容的出发点是善意的。比如，为描述商品性能以便让消费者更清晰全面了解商品等。当然，在具体司法案件的判断中，鉴于善意是一种主观要件，需要结合第三人的地位、客观行为、实际造成的后果等来综合判断。结合本案，判断同安堂公司主观上是否善意，需要结合其同行业生产经营者的地位、对于“金银花”三字的使用方式等加以判断。
3.客观上符合诚信惯例，即要求第三人在使用时是符合商业惯例的使用。如本案中，“金银花”作为花露水的成分标注在产品成分列表中显然是一种符合商业惯例的使用，而在瓶贴正中最显著位置以最大号字体单独一行显著标注“金银花”三字，难以让人认为是一种善意的符合商业惯例的使用，亦容易让消费者认为系标识性文字，导致商品来源的混淆。即使消费者能够注意到在商品包装上使用的“同安堂”注册商标，但基于同安堂公司的使用方式，亦很可能将本案被诉的“金银花”标识作为“同安堂”品牌下的系列产品之一，从而使得“金银花”商标与该商标所标示产品的来源之间的联系被削弱。
综合上述分析和判断，同安堂公司的涉案使用行为无法认定为是对在先商标的正当使用，其未对在先商标进行合理避让，构成商标侵权，应当承担相应的法律责任。
注释:
[1] 王迁著：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社，2011年8月第3版，第413-425页。
[2] 王迁著：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社，2011年8月第3版，第424-425页。
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