北京法院2022年度知识产权司法保护十大案例
目 录
案例一:涉药品专利链接纠纷案
案例二:音集协与天合集团著作权许可使用合同纠纷案
案例三:“Merck”侵害商标权及不正当竞争纠纷案
案例四:涉“无障碍电影”侵害作品信息网络传播权纠纷案
案例五:生成微信等社交软件虚假截图不正当竞争纠纷案
案例六:“聚丰园”商标权无效宣告行政纠纷案
案例七:“百灵鸟QQ营销”不正当竞争纠纷案
案例八:“古北水镇”不正当竞争纠纷案
案例九:“冒名顶替”原单位关联公司侵犯商业秘密纠纷案
案例十:涉“冬奥会吉祥物”侵犯著作权罪案
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案例一:涉药品专利链接纠纷案
【基本信息】
案号:(2022)最高法知民终905号,(2021)京73民初1438号
原告:中外制药株式会社
被告:温州海鹤药业有限公司
【案情介绍】
中外制药株式会社是名称为“ED-71制剂”的发明专利权的权利人,同时也是上市原研药“艾地骨化醇软胶囊”的上市许可持有人。中外制药株式会社在中国上市药品专利信息登记平台就上述药品和专利进行登记,主张其原研药与涉案专利权利要求1-7均相关。温州海鹤药业有限公司(以下简称海鹤公司)申请注册“艾地骨化醇软胶囊”仿制药,并作出4.2类声明,即仿制药未落入相关专利权保护范围。中外制药株式会社依据《中华人民共和国专利法》第七十六条提起诉讼,请求确认海鹤公司申请注册的仿制药技术方案落入涉案专利权保护范围。一审法院认为,涉案仿制药技术方案未落入涉案专利权保护范围,故驳回中外制药株式会社的诉讼请求。
中外制药株式会社不服上诉。二审法院认为,判断仿制药的技术方案是否落入专利权保护范围时,原则上应以仿制药申请人的申报资料为依据进行比对评判,经比对,涉案仿制药技术方案未落入专利权保护范围,故判决驳回上诉,维持原判。
【点评】
本案为全国首例药品专利链接纠纷案件。2020年修正的《中华人民共和国专利法》正式确立了我国的药品专利链接制度,本案判决贯彻立法精神,对实践中出现的药品专利链接制度相关问题进行了有益探索。本案最终判决被诉仿制药未落入涉案专利权保护范围,既有利于增强原研药企对药品市场确定性的判断,又帮助仿制药企规避了盲目上市造成的诉讼风险。通过司法审判切实提升药品可及性,有助于降低用药成本,使更多价廉好药惠及百姓。
案例二:音集协与天合集团著作权许可使用合同纠纷案
【基本信息】
案号:(2021)京民终929号、(2018)京73民初904号
原告(反诉被告):中国音像著作权集体管理协会
被告(反诉原告):天合文化集团有限公司
被告:广州天合文化发展有限公司等20家天合子公司
【案情】
中国音像著作权集体管理协会(以下简称音集协)是我国音像著作权集体管理组织。2007年12月27日,音集协与天合文化集团有限公司(以下简称天合集团)签订《服务协议》,音集协委托天合集团组建卡拉OK版权交易服务机构,代音集协向全国各地的卡拉OK经营者收取卡拉OK节目著作权许可使用费。后双方又签订了系列补充协议。天合集团为此成立了各省子公司共同执行著作权许可使用费的收取、转付等。双方合同履行过程中,音集协陆续发现天合集团及其子公司存在多项违约行为。音集协多次催告无果,将天合集团及其20家子公司诉至法院,请求解除其与天合集团所订立的《服务协议》等涉案九份协议,天合集团及其子公司支付著作权许可使用费9530余万元及相应利息,天合集团及其子公司支付侵占所收取的著作权许可使用费及给音集协造成的损失共计336万余元等。天合集团反诉要求音集协继续履行涉案九份协议,音集协因违约赔偿其损失3000万元以及因停止履约给其造成的损失7000万元等。
一审法院认为,《服务协议》及相关补充协议约定了双方实行许可使用费快速分配机制,结算周期为三个月,天合集团及其子公司无正当理由延迟支付许可使用费。天合集团未兑现其在补充协议中的“三统一”承诺,且部分天合集团子公司存在许可使用费不入共管账户、侵占许可使用费等行为,天合集团及其子公司构成违约。天合集团主张音集协违约缺乏事实依据,故判决解除涉案九份协议,天合集团向音集协支付许可使用费9530余万元及相应利息,天合集团支付2016年第四季度至2018年第一季度延迟支付许可使用费利息410余万元,天合集团及其部分子公司赔偿音集协损失33万余元等,同时驳回天合集团的反诉请求。天合集团不服上诉。二审法院判决驳回上诉,维持原判。
【点评】
本案为推动我国著作权集体管理制度发展完善的典型案例。《知识产权强国建设纲要》已将完善著作权集体管理制度作为建设支撑国际一流营商环境知识产权保护体系的重要组成部分,现行著作权法增加了规范完善著作权集体管理制度的相关规定。本案判决解除音集协与天合集团之间的系列合同,判令天合集团及其子公司因违约支付著作权许可使用费及延迟支付利息等共计9900余万元,挽回了天合集团违约给著作权权利人带来的重大利益损失。二审法院同时向集体管理组织发出司法建议并收到回函,对著作权集体管理组织充分发挥职能作用、进一步完善集体管理制度具有积极意义。
案例三:“Merck”侵害商标权及不正当竞争纠纷案
【基本信息】
案号:(2021)京73民终1625号、(2018)京0105民初73620号
原告:默克股份两合公司
被告:默沙东动物保健品(上海)有限公司
【案情】
默克股份两合公司(以下简称德国默克公司)是一家主要从事医药健康、生命科学及高性能材料业务的德国公司。默沙东动物保健品(上海)有限公司(以下简称默沙东公司)是美国默克公司的关联公司,主要从事中国区域动物保健业务。德国默克公司与美国默克公司有共同的历史渊源,双方曾于上世纪70年代就全球范围内各自使用“Merck”标识达成协议。依据协议,在中国区域内使用“Merck”标识的权利归属于德国默克公司。在我国,德国默克公司在第5类“药品”、第44类医疗服务、兽医服务等上注册了“Merck”商标。默沙东公司在展销会上销售了一款使用“MERCK”标识的耳特净兽药,且其员工邮箱后缀为“@merck.com”,在联系网址中使用“merck”标识。德国默克公司主张,默沙东公司上述行为侵害其商标权,亦构成不正当竞争,请求法院判令停止侵权、消除影响、赔偿经济损失300万元及维权合理开支10万元。
一审法院认为,涉案耳特净药品系侵犯德国默克公司涉案商标权的商品,默沙东公司明知其及其关联公司无权在中国区域内使用“Merck”标识,仍销售涉案耳特净药品,侵害了德国默克公司的商标权。默沙东公司擅自使用德国默克公司具有一定影响的企业名称“merck”作为其电子邮箱和网站联系网址的核心识别部分,容易使消费者误认为默沙东公司与德国默克公司存在关联关系,不利于划清彼此之间重要商业标识的使用界限,引起相关公众的混淆,亦不利于各自品牌权益的保护,构成擅自使用他人企业名称的不正当竞争行为,故判决默沙东公司停止涉案侵权及不正当竞争行为、消除影响、赔偿经济损失55万元及合理开支10万元。默沙东公司不服上诉。二审法院判决驳回上诉,维持原判。
【点评】
本案为知名跨国企业全球品牌经营战略引发纠纷后将我国作为知识产权纠纷解决“优选地”的典型案例。德国默克公司和美国默克公司有密切的历史渊源,且均为国际知名医药企业。“Merck”标识在全球医药领域具有极高知名度。由于美国默克公司及其关联公司在协议约定范围外部分国家以邮箱后缀等方式使用“Merck”标识,德国默克公司在多个国家以合同、商标、不正当竞争纠纷等为由提起多个诉讼。我国为双方全球品牌经营战略的重要市场,也是知识产权诉讼的重要阵地。本案通过认定默沙东公司构成侵害商标权及不正当竞争行为,为双方正当使用品牌标识提供了依据。默沙东公司主动履行生效判决,并最终促成了两大跨国企业多年的品牌纷争得以妥善解决,彰显了北京法院知识产权专业化审判能力和水平,有利于我国在知识产权国际治理中贡献中国方案。
案例四:涉“无障碍电影”侵害作品信息网络传播权纠纷案
【基本信息】
案号:(2021)京73民终2496号、(2020)京0491民初14935号
原告:北京爱奇艺科技有限公司
被告:上海俏佳人文化传媒有限公司
【案情】
北京爱奇艺科技有限公司(以下简称爱奇艺公司)经授权取得了涉案电影《我不是潘金莲》(以下简称《我》片)的独家信息网络传播权。爱奇艺公司认为上海俏佳人文化传媒有限公司(以下简称俏佳人公司)运营的“无障碍影视”App(以下简称涉案App)向不特定公众提供《我》片无障碍版在线播放服务侵犯其信息网络传播权,要求俏佳人公司停止侵权并赔偿经济损失及合理开支共计50万元。
一审法院认为,爱奇艺公司在授权区域及授权期间内享有《我》片的独占性信息网络传播权,有权提起本案诉讼。俏佳人公司运营的“无障碍影视”App未经许可提供了《我》片。“无障碍电影”是在原有影片的基础上添加了配音、手语翻译及声源字幕等,让视听障碍者可以无障碍感知的电影。俏佳人公司经营的“无障碍影视”App在登录过程中未见任何有效验证机制,以保障观看其所提供的无障碍影片的受众群体为阅读障碍者,不特定公众通过手机获取验证码的方式均可通过该App获取内置影视资源,俏佳人公司的行为不属于合理使用,故判决俏佳人公司构成侵权,应当停止侵权、赔偿经济损失1万元。
俏佳人公司不服上诉。二审法院认为,考虑到著作权法保护著作权人权益并鼓励作品传播的立法宗旨,著作权法第二十四条第一款第十二项规定中所述“阅读障碍者能够感知的无障碍方式”应当包含“无障碍方式”的特殊限定。本案诉讼过程中涉案App进行了版本更新,更新版本对于注册人的身份审查核验机制进行了变化,但能够感知相关影片无障碍版的群体也并不限于阅读障碍者。因此,俏佳人公司的行为仍不符合著作权法规定的合理使用要件,故判决驳回上诉,维持原判。
【点评】
本案为全国首例“无障碍电影”引发信息网络传播权纠纷的典型案例。现行著作权法中增加了“以阅读障碍者能够感知的无障碍方式向其提供已经发表的作品”构成合理使用的条款。本案结合争议事实认定“阅读障碍者能够感知的无障碍方式”有必要包含对该种“无障碍方式”的特殊限定,即应当仅限于满足阅读障碍者的合理需要、供阅读障碍者专用等解释,从而对提供无障碍版影片的行为作出判定,对正确适用著作权法中合理使用的相关规定提供了有益借鉴。
案例五:生成微信等社交软件虚假截图不正当竞争纠纷案
【基本信息】
案号:(2021)京73民终2963号、(2020)京0108民初8661号
原告:深圳市腾讯计算机系统有限公司
被告:郴州七啸网络科技有限公司、长沙市岳麓区智恩商品信息咨询服务部、北京神奇工场科技有限公司
【案情】
深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称腾讯公司)开发、运营“微信”“QQ”软件。郴州七啸网络科技有限公司、长沙市岳麓区智恩商品信息咨询服务部(以下简称二被告)共同开发、运营“微商截图王”(后更名为“微商星球”)“火星美化”两款软件,该两款软件提供与“微信”“QQ”软件的界面、图标、表情等完全一致的素材和模板,使用户能够自行编辑并生成与“微信”“QQ”软件各种使用场景界面相同的对话、红包、转账、钱包等虚假截图。北京神奇工场科技有限公司运营的“乐商店”应用平台为被诉软件提供下载服务。腾讯公司认为三被告构成不正当竞争,故诉至法院,请求停止不正当竞争行为、赔偿经济损失及合理开支共计2000万元等。
一审法院认为,二被告借助微信、QQ软件所具有的广泛用户基础以及构建起的真实、诚信社交生态,利用部分用户意图通过造假、作弊来获取不当利益的心理,使被诉软件获得大量用户并据此牟取高额收益。二被告为其用户提供了造假、作弊的重要工具,违背诚实信用原则和商业道德。被诉行为直接冲击了微信、QQ以真实社交为依托的运营基础,易使消费者因虚假截图受到人身和财产方面的损害,扰乱市场竞争秩序,构成不正当竞争。北京神奇工场科技有限公司作为网络服务提供者,已经尽到了合理的注意义务,不应承担相关法律责任。一审法院结合被诉软件用户数量、交易流水金额等因素,判令两被告赔偿腾讯公司经济损失及合理开支共计528.452万元。二被告不服上诉。二审法院判决驳回上诉,维持原判。
【点评】
本案为人民法院打击网络“黑灰产”不正当竞争行为的典型案例。本案判决打击了提供作弊、造假工具的行为,有力维护了社交产品经营者长期建立的真实、诚信的社交互动生态系统,从源头上制止网络社交平台交易中的作假行为,维护了市场竞争秩序,保护了经营者和消费者的合法权益,对形成公平竞争的市场环境具有促进作用。
案例六:“聚丰园”商标权无效宣告行政纠纷案
【基本信息】
案号:(2022)京行终3410号
原告:无锡市聚丰园大酒店有限责任公司
被告:国家知识产权局
第三人:无锡产业发展集团有限公司
【案情】
“聚豐園”菜馆源于清朝同治年间,解放后公私合营,1990年更名为“无锡市聚丰园菜馆”,1995年更名为“无锡市聚丰园大酒店”,1996年股份制改革成立“无锡市聚丰园大酒店有限责任公司”(以下简称国营聚丰园公司)。2007年,经江苏省无锡市人民政府国有资产监督管理委员会批准,其资产纳入无锡产业发展集团有限公司(以下简称无锡产业发展公司)管理运营。2010年,“聚豐園”被列入商务部颁发的第二批“中华老字号”名录。1994年,无锡市聚丰园菜馆在“餐馆、住所(饭店供膳寄宿处)、旅馆”等服务上申请第879965号“聚豐園”商标(以下简称在先商标),1996年被核准注册。该商标后转让至无锡产业发展公司,2019年9月6日因连续三年不使用被撤销注册。
唐某在“聚豐園”菜馆任副经理多年,“聚豐園”菜馆进行股份制改革后,唐某担任法定代表人成立“无锡市聚丰园饭店管理有限责任公司”(以下简称私营聚丰园公司,诉争商标原注册人)并与“聚豐園”菜馆当时的权利人国营聚丰园公司签订租赁经营合同。后因私营聚丰园公司对外擅自授权“聚豐園”商标,各方于2013年解除租赁合同,约定私营聚丰园公司不得继续使用“聚豐園”商标、字号和相关形象标志。2016年,唐某针对在先商标提起连续三年不使用撤销申请。同年,私营聚丰园公司申请与在先商标相同标志、相同服务的第22395432号“聚豐園”商标(即本案诉争商标),并获准注册。2019年,唐某、私营聚丰园公司设立与国营聚丰园公司相同名称的公司。同年,诉争商标转让至该公司。
2019年9月23日,无锡产业发展公司针对诉争商标提起无效宣告请求。被诉裁定认定诉争商标违反商标法第十五条第一款的规定,裁定对诉争商标予以无效宣告。一审法院认为,诉争商标申请时,权利人在先商标为已注册商标,故不能依据商标法第十五条第一款予以保护,且在案证据不能证明双方具有代理代表关系,判决撤销被诉裁定、国家知识产权局重新作出裁定。
国家知识产权局和无锡产业发展公司均不服上诉。二审法院认为,唐某及私营聚丰园公司与国营聚丰园公司及其权利继受人无锡产业发展公司之间已构成代理或者代表关系。唐某申请撤销在先商标后由私营聚丰园公司名义申请注册诉争商标的行为,攀附国营聚丰园公司“聚丰园”字号及在先商标商誉的主观恶意明显,其在相同或类似服务上注册相同标志“聚豐園”的不当注册行为应适用商标法第十五条第一款予以规制。
【点评】
本案为保护老字号商标权益的典型商标确权行政案件。通过对商标法第十五条第一款的准确适用,实现对老字号权益的充分保护,有效打击了代理或者代表人违反诚实信用原则、恶意攀附老字号品牌声誉的商标抢注行为,为助力老字号健康传承,强化品牌资源利用,充分发挥老字号在加强品牌建设、提升品牌价值中的作用。本案所提出的裁判规则为此类案件的审理提供了有益借鉴。
案例七:“百灵鸟QQ营销”不正当竞争纠纷案
【基本信息】
案号:(2019)京0107民初23101号
原告:深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技(北京)有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司
被告:北京任网行科技有限公司、北京新影天地文化传媒有限公司、吴某等
【案情】
深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技(北京)有限公司和腾讯科技(深圳)有限公司(以下简称三原告)是QQ系列产品(包括QQ、QQ空间、QQ游戏等)的联合运营方,经过长期经营及大量投入已形成以QQ为基础的稳定社交平台,并取得较高品牌价值。同时,三原告是第9类、第42类“企鹅”“QQ”及“QQ营销”商标的权利人。北京任网行科技有限公司、北京新影天地文化传媒有限公司、吴某等(以下简称被告)在其共同运营的网站提供下载、宣传、推广、售卖“百灵鸟QQ营销”系列软件,可实现大批量登录QQ,在不加入QQ群的情况下对QQ群的成员信息进行抓取和存储,实现批量操作及群发信息、大量查看用户QQ空间访客记录等功能。三原告认为被告的上述行为侵害其商标专用权,并破坏了QQ软件对于相关信息的访问限制措施,构成不正当竞争,请求法院判令被告立即停止侵权、消除影响,连带赔偿三原告经济损失500万元及合理开支264 398元。
一审法院认为,含有“QQ”、企鹅图案的“百灵鸟QQ营销”系列软件名称及图标分别与三原告享有权利的注册商标构成相同或近似标志,且使用于相同或类似商品上,足以引起相关公众的混淆误认,侵犯了三原告的注册商标专用权。被告开发、运营的“百灵鸟QQ营销”等系列软件,以商业获利为目的,通过“设置乱码变量”“设置发送间隔”“帐号混合”及所谓“模拟人工”等技术手段破坏了QQ系列软件产品采取的技术保护措施,进而实施批量操作及非法采集用户信息的行为,不仅增加了QQ系列产品的服务器运行压力,提升了运营成本,而且非法采集用户信息行为破坏了QQ系列产品的正常运行秩序,损害三原告通过投入大量成本及资源,打造的以QQ软件为核心及基础的社交生态平台所产生的数据权益。同时大大影响用户使用QQ系列产品的体验感受,严重削弱QQ系列产品的竞争优势,并损害三原告的企业信誉,属于反不正当竞争法第十二条第二款第四项规定的不正当竞争行为,故判令被告立即停止侵权、消除影响、共同赔偿三原告经济损失270万元及合理开支26万余元。当事人未上诉,一审判决生效。
【点评】
本案为利用“设置乱码变量”等技术手段实施“寄生型”网络不正当竞争行为的典型案例。研发及销售“寄生”于他人社交产品的群发性营销类软件,既无法提供正常的商业价值增量,又无法给予消费者稳定、合理的多样化网络服务选择,仅通过妨碍和破坏他人软件产品正常运行并提供网络服务非法获利。本案判决揭示了此类网络不正当竞争行为的本质特点,明晰了网络竞争的合法边界,有力维护了互联网行业公平健康的市场竞争秩序,对“寄生型”网络不正当竞争行为的正确裁判提供了有益借鉴。
案例八:“古北水镇”不正当竞争纠纷案
【基本信息】
案号:(2021)京73民终4553号、(2020)京0101民初6263号
原告:北京古北水镇旅游有限公司
被告:北京小壕科技有限公司
【案情】
北京古北水镇旅游有限公司(以下简称古北水镇公司)于2010年7月16日在北京市密云区注册成立,专为运营古北水镇景区设立。北京小壕科技有限公司(以下简称小壕公司)于2014年2月12日在北京市密云区注册成立,成立之时营业范围包括商标转让与代理服务等,后变更登记去除此项服务。此后小壕公司在第33类酒类商品、第25类服装等商品上申请注册“古北水镇”商标(以下简称涉案商标),并先后向古北水镇公司发送侵权警告函、提起商标侵权工商投诉,要求古北水镇公司停止在酒类产品包装上使用“古北水镇”商标等。小壕公司注册的涉案商标先后以损害古北水镇公司的在先字号权益等理由被法院生效判决认定应予以无效宣告。古北水镇公司认为,小壕公司明知古北水镇公司的“古北水镇”企业字号及未注册商标的知名度,仍实施涉案行为,构成不正当竞争,故诉至法院,请求判令小壕公司赔偿其经济损失和合理开支共计50万元等。
一审法院认为,2014年2月之前,“古北水镇”作为从事提供旅游餐饮等服务的古北水镇公司的企业字号及其使用在酒类商品上的商标,已在相关公众中具有了一定的知名度,能够与古北水镇公司形成相应的联系。作为同处于北京市密云区且在后成立的经营者,小壕公司理应对古北水镇公司就“古北水镇”在先字号权益等予以尊重并合理避让。小壕公司申请注册涉案商标,并发送侵权警告函、提起工商投诉的行为损害了古北水镇公司的合法权益,违反了诚实信用原则,违反反不正当竞争法第二条的规定,构成不正当竞争。故判决小壕公司赔偿古北水镇公司经济损失28万元及合理开支3.5万元等。小壕公司不服上诉。二审法院判决驳回上诉,维持原判。
【点评】
本案系对恶意注册商标并投诉的行为认定构成不正当竞争的典型案例。曾作为商标代理机构的小壕公司,在明知古北水镇公司在先以“古北水镇”作为企业字号,并在酒类商品上使用且已形成一定知名度和影响力,仍抢注酒类等商品上的“古北水镇”商标并通过工商投诉古北水镇公司侵权,严重违反诚信原则,扰乱正常的市场竞争秩序,明显具有不正当性。本案结合小壕公司的主观过错、抢注商标被无效宣告等事实认定被诉行为构成不正当竞争,对规范商标注册及使用行为、提升全社会正确的商标注册及使用意识,促进诚信品牌建设,助力营造良好的营商环境具有积极意义。
案例九:“冒名顶替”原单位关联公司侵犯商业秘密纠纷案
【基本信息】
案号:(2021)京73民终3593号、(2021)京0102民初6218号
原告:北京心果科技有限公司
被告:解某、万源汇康科技(北京)有限公司
【案情】
2014年11月起,解某在北京心果科技有限公司(以下简称心果公司)工作。2016年8月,心果公司将大客户“大众点评”交由解某负责对接,主要负责推广“大众点评”这一产品。2018年4月,解某告知心果公司“大众点评”计划停止对其产品的相关推广,心果公司与“大众点评”停止合作。2018年6月4日,解某向心果公司提出离职。
后心果公司发现,万源汇康科技(北京)有限公司(以下简称万源公司)的法定代表人陈某与解某是朋友关系,该公司实际由解某和陈某共同经营;2018年4月之后,解某将万源公司作为心果公司关联公司继续就“大众点评”项目订立合同,推广“大众点评”产品。心果公司认为解某、万源公司披露和使用心果公司的特定客户信息,侵犯其商业秘密,故诉至法院,请求判令二被告停止不正当竞争行为、消除影响,赔偿心果公司经济损失637万元及合理开支5万元。
一审法院认为,心果公司主张的合同内容、客户“大众点评”平台的对接联系人和合作联系渠道等“大众点评”平台的客户信息属于商业秘密。万源公司与“大众点评”平台就手机客户端应用推广进行合作系基于其通过解某知悉并使用了心果公司与“大众点评”平台进行合作的信息。万源公司作为主动签约的主体,其将解某作为入库登记的联系人,并在名称后冠以“心果”字号进行合同审批,其不可能不知晓解某的身份,亦不可能不知晓所使用的经营信息是心果公司的商业秘密。解某在任职期间即将心果公司的商业秘密向万源公司进行披露,并与万源公司共同使用;万源公司明知解某的身份,仍在其任职于心果公司时即开始使用其披露的商业秘密,二被告共同获取了不正当的商业利益,共同侵犯了心果公司的商业秘密,故判令二被告停止不正当竞争行为、消除影响、赔偿经济损失350万元及合理开支5万元。解某不服上诉,二审法院判决驳回上诉,维持原判。
【点评】
本案为离职员工将被告公司“冒名顶替”为原公司关联公司侵犯原公司商业秘密的典型案例。商业秘密是企业通过长期市场积累而形成的重要财产权益,有效保护商业秘密是维护公平竞争秩序,净化市场竞争生态,保障企业投资、创新、创业的客观需要。本案侵犯商业秘密行为体现为离职员工利用所掌握的签约信息和渠道,将本以原公司名义订立的合同签约主体偷换成竞争对手公司,并欺骗原公司合作已经终止,该行为具有隐蔽性、复合性,造成原公司利益损失。本案判决对强化商业秘密保护、打击恶意侵犯商业秘密行为具有借鉴意义。
案例十:涉“冬奥会吉祥物”侵犯著作权罪案
【基本信息】
案号:(2022)京0106刑初86号
公诉机关:北京市丰台区人民检察院
被告人:任某
【案情】
北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会(以下简称北京冬奥组委)为2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物形象美术作品的著作权人。2021年11月至12月期间,在2022年冬奥会和冬残奥会筹备举办期间,任某未经北京冬奥组委许可,以营利为目的,在河北省保定市容城县现住地自行制作2022年冬奥会吉祥物形象玩偶,后通过网店销售至北京市丰台区等地,非法经营数额共计人民币6万余元。
任某于2022年1月1日被北京市公安局丰台分局六里桥派出所民警抓获,民警在其现住地起获未填充的吉祥物形象玩偶皮30余件及未销售的吉祥物形象玩偶160余件。
一审法院认为,任某以营利为目的,未经著作权人许可,复制发行著作权人享有著作权的作品,情节严重,其行为已构成侵犯著作权罪,依法应予惩处。鉴于任某到案后能够如实供述犯罪事实,自愿认罪认罚,故依法对其从轻处罚,依照刑法第二百一十七条第一项等规定,判处任某有期徒刑一年,并处罚金人民币四万元;继续追缴任某违法所得,没收上缴国库;随案移送作案手机一部,没收存档;随案移送侵犯著作权的吉祥物形象玩偶、玩偶皮,均没收销毁。任某服判未上诉,一审判决生效。
【点评】
本案为全国首例侵犯北京冬奥吉祥物形象美术作品著作权刑事案件。冬奥吉祥物是冬奥会的重要象征,凝结了创作者非凡的创作智慧,具有极强的艺术美感,是我国著作权法保护的美术作品,也是刑法中侵犯著作权罪的犯罪对象。该案审理时北京冬奥会开幕在即,吉祥物“冰墩墩”“雪容融”受到公众广泛关注,甚至出现一“墩”难求的现象。本案在北京冬奥会开幕前审结,以刑事手段追究严惩侵犯冬奥知识产权的犯罪行为,充分彰显了我国依法保护知识产权的决心和态度,有力提升了我国保护冬奥知识产权的国际形象。
北京法院2022年度商标授权确权司法保护十大案例
目 录
案例一:“新浪大眼睛图形”商标权无效宣告请求行政纠纷案
案例二:“梅赛德斯”商标权无效宣告请求行政纠纷案
案例三:“新神榜 杨戬”商标申请驳回复审行政纠纷案
案例四:“哔哩哔哩BILIBILI”商标权无效宣告请求行政纠纷案
案例五:“百威”商标权无效宣告请求行政纠纷案
案例六:“宅电舍”商标权无效宣告请求行政纠纷案
案例七:“永安堂”商标权无效宣告请求行政纠纷案
案例八:“鞋面缝线”三维标志商标申请驳回复审行政纠纷案
案例九:“晨光笔”三维标志商标申请驳回复审行政纠纷案
案例十:“千页豆腐”商标权撤销复审行政纠纷案
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案例一:“新浪大眼睛图形”商标权无效宣告请求行政纠纷案
【基本信息】
案号:(2022)京行终4207号、(2021)京73行初9626号
原告:杭州噺浪有约餐饮管理有限公司
被告:国家知识产权局
第三人:新浪网技术(中国)有限公司
【案情】
杭州噺浪有约餐饮管理有限公司(以下简称噺浪有约公司)于2012年3月23日申请注册第10665413号新浪图形商标(以下简称诉争商标,标志图样附后),核定使用在第35类“广告、饭店商业管理”等服务上。新浪网技术(中国)有限公司(以下简称新浪网中国公司)以诉争商标是对其在先注册并使用的驰名商标的复制和模仿,扰乱了正常的商标注册管理秩序为由,依据2001年商标法第四十一条第一款向国家知识产权局提出无效宣告请求。国家知识产权局作出被诉裁定,认为诉争商标的注册行为具有明显复制、抄袭他人较高知名度商标的故意,构成2001年商标法第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形,裁定诉争商标予以无效宣告。
噺浪有约公司不服,向一审法院提起诉讼。一审法院判决驳回噺浪有约公司的诉讼请求。噺浪有约公司不服一审判决,提起上诉。二审法院认为,诉争商标与新浪网中国公司在先的具有较高知名度和较强显著性的“大眼睛”图形商标在线条构成、整体视觉效果等方面相近,且根据查明的事实,除诉争商标之外,噺浪有约公司、诉争商标原共同注册人及共同注册人之一费猛还在第35类和第43类服务上先后申请注册了多枚与新浪网中国公司知名的“新浪”文字商标和“大眼睛”图形商标相同或者相近的商标。对于前述系列商标的申请注册行为,噺浪有约公司未给予合理解释,且未提交充分证据证明系出于真实使用意图抑或有真实、有效、持续的使用行为,其申请注册行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意,扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损公平竞争的市场环境。诉争商标的注册违反了2001年商标法第四十一条第一款的规定。据此,二审法院判决驳回上诉,维持原判。
【点评】
本案为制止商标恶意注册的典型案例。缺乏真实使用意图、超过正常生产经营需要的商标申请行为严重影响了正常的商标注册审查秩序、损害了社会公共利益及正常经营者的经济利益,对此应予以坚决遏制和严厉打击。本案综合考虑诉争商标权利人噺浪有约公司及原共同注册人的关联关系,以及上述主体除诉争商标外在其他服务上申请注册的商标情况,明确认定其商标申请注册行为扰乱了正常的商标注册管理秩序、有损公平竞争的市场环境,其商标应予以无效宣告。本案通过对恶意注册行为的规制,维护了良好的商标注册和管理秩序,对于打击恶意注册、加大知识产权保护具有重要意义。
案例二:“梅赛德斯”商标权无效宣告请求行政纠纷案
【基本信息】
案号:(2022)京行终4971号、(2021)京73行初2430号
原告:佛山拿破仑陶瓷有限公司
被告:国家知识产权局
第三人:戴姆勒股份公司
【案情】
佛山拿破仑陶瓷有限公司(以下简称拿破仑公司)于2017年7月10日申请注册第25239475号“梅赛德斯”商标(以下简称诉争商标),核定使用在第19类“瓷砖”等商品上。戴姆勒股份公司于2019年9月26日针对诉争商标提出无效宣告请求。国家知识产权局作出被诉裁定,认为诉争商标的注册行为构成商标法第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形,裁定诉争商标予以无效宣告。
拿破仑公司不服,向一审法院提起诉讼。一审法院判决驳回拿破仑公司的诉讼请求。拿破仑公司不服一审判决,提起上诉。二审法院认为,拿破仑公司在2017年至2020年期间在多个类别的商品和服务上申请注册了106件商标,其中包括“梅赛德斯”“MERCEDES”“迈巴赫”“MAYBACH”“乌尼莫克”等数十件与他人具有一定知名度的汽车品牌文字完全相同的商标,其商标注册行为已明显超出了正常的生产经营需要,属于不当占用公共资源、谋取不正当利益等扰乱商标正常注册秩序的行为。因此,诉争商标的注册违反了商标法第四十四条第一款的规定,应予无效宣告。据此,二审法院判决驳回上诉,维持原判。
【点评】
本案为打击恶意囤积商标行为的典型案例。商标注册人在不同类别的商品或服务上申请注册多件与他人具有较强显著性或者具有较高知名度的标志相近似的商标,明显以傍靠他人商誉、谋取不正当利益为目的,即使对诉争商标进行了实际使用,其商标注册行为亦属于扰乱商标注册秩序、损害公共利益的行为,应依据商标法第四十四条第一款予以规制。本案商标注册人在多个类别的商品和服务上申请注册了百余件商标,其中包括诉争商标在内的数十件商标与知名汽车品牌的文字完全相同,主观恶意明显,本案通过对诉争商标予以无效宣告,有效打击了此类商标恶意注册行为,对于推动商标申请注册秩序正常化和规范化具有积极意义。
案例三:“新神榜杨戬”商标申请驳回复审行政纠纷案
【基本信息】
案号:(2022)京行终6309号、(2022)京73行初4131号
原告:雪人追日文化传播(北京)有限公司
被告:国家知识产权局
【案情】
雪人追日文化传播(北京)有限公司(以下简称雪人追日公司)于2021年1月20日向国家知识产权局申请注册第53131550号“新神榜杨戬”商标(以下简称诉争商标),指定使用在第20类“家具;玩具箱”等商品上。国家知识产权局作出商标驳回通知书,驳回诉争商标的注册申请。雪人追日公司提出复审申请,国家知识产权局作出被诉决定,认为诉争商标中“杨戬”为我国烈士姓名,指定使用在“玩具箱”等商品上可能产生不良社会影响,不得作为商标使用,决定驳回诉争商标在复审商品上的注册申请。
雪人追日公司不服,向一审法院提起诉讼。一审法院判决驳回雪人追日公司的诉讼请求。雪人追日公司不服一审判决,提起上诉。二审法院认为,诉争商标由经过艺术处理的繁体汉字“新神榜杨戬”构成,其中“杨戬”占比较大,为其显著识别部分。“杨戬”为中华英烈网烈士英名录中记载的烈士姓名。英雄烈士事迹和精神是中华民族的共同历史记忆和社会主义核心价值观的重要体现,任何组织和个人不得将英雄烈士的姓名、肖像用于或者变相用于商标、商业广告,损害英雄烈士的名誉、荣誉。如果允许随意将其作为商标予以注册并作商业使用,将导致烈士名称的滥用,对烈士个人及社会公共利益产生消极、负面影响。诉争商标构成商标法第十条第一款第八项所指具有不良影响的标志。据此,二审法院判决驳回上诉,维持原判。
【点评】
本案为对烈士姓名予以保护的商标授权典型案例,通过对烈士姓名的尊重与保护,将社会主义核心价值观在商标授权确权案件审理中予以贯彻和体现。《中华人民共和国英雄烈士保护法》第二十二条规定,任何组织和个人不得将英雄烈士的姓名、肖像用于或者变相用于商标、商业广告,损害英雄烈士的名誉、荣誉。英雄烈士事迹和精神是中华民族的共同历史记忆和社会主义核心价值观的重要体现,对英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的保护与弘扬爱国主义精神紧密相连。本案中,“杨戬”系诉争商标显著识别部分,虽然其作为我国烈士姓名的同时还具有其他含义,但在商标文字较少、表达含义有限的情况下,仍不能排除会对烈士个人及社会公共利益产生消极、负面影响。本案在涉不良影响标志判断上坚持了正确导向,维护了英烈名誉,对此类案件的审理有较强指导意义。
案例四:“哔哩哔哩BILIBILI”商标权无效宣告请求行政纠纷案
【基本信息】
案号:(2022)京行终2944号、(2021)京73行初12721号
原告:上海幻电信息科技有限公司
被告:国家知识产权局
第三人:晋江健德食品有限公司
【案情】
四季自造(厦门)文化传播有限公司于2019年1月7日获准注册第26264549号“哔哩哔哩BILIBILI”商标(以下简称诉争商标),核定使用在第30类“天然增甜剂;烹饪用葡萄糖;白糖;冰糖;烹饪用低聚糖”商品上。晋江健德食品有限公司(以下简称健德公司)于2020年12月6日经受让获得诉争商标。2020年10月27日,上海幻电信息科技有限公司(以下简称幻电公司)以诉争商标构成对该公司核定使用在第41类“提供在线电子出版物(非下载);广播和电视节目制作”等服务上的第15362394号“bilibili”商标(以下简称引证商标)的复制、摹仿,违反商标法第十三条第三款为由向国家知识产权局提出无效宣告请求。国家知识产权局作出被诉裁定,认为在案证据不足以全面反映在诉争商标申请注册前引证商标核定使用的服务在中国大陆地区使用、销售、市场占有率、广告宣传的金额、规模或范围等情况,亦不足以证明在诉争商标申请注册日之前引证商标已在中国经过长期、广泛宣传使用,为中国消费者所熟知,具有为公众所熟知的商标所应有的广泛影响力、知名度以及声誉。故幻电公司请求认定引证商标为公众所熟知的商标的理由,因缺乏事实依据不予支持,且诉争商标核定使用商品与引证商标核定使用的服务关联性不强,不致误导公众,损害幻电公司合法权利。因此,诉争商标的注册未违反商标法第十三条第三款的规定,应予维持。
幻电公司不服,向一审法院提起诉讼。一审法院判决驳回幻电公司的诉讼请求。幻电公司不服一审判决,提起上诉。二审法院认为,幻电公司自2010年将其运营的网站更名“bilibili”,自此开始使用“bilibili”标识,至诉争商标申请日之时,持续使用时间已达七年。幻电公司运营的B站作为在线视频分享网站,用户数量庞大,活跃用户数量大,其APP曾被评为十大受欢迎的应用程序。幻电公司运营的B站除提供用户上传的视频之外,还通过获得授权播放诸多动漫作品、纪录片、电影、电视剧等,同时幻电公司也制作或联合制作动漫作品、综艺节目、纪录片等,且播放量大,其中幻电公司自2010年推出“拜年祭”节目,在诉争商标申请日之前累计播放量大,诸多报纸媒体对“拜年祭”节目进行了报道。互联网平台具有传播速度快、传播范围广、内容灵活丰富等特点,引证商标作为B站标识,经过持续使用和广泛宣传推广,在诉争商标申请日之前,在“提供在线电子出版物(非下载);广播和电视节目制作”服务上为相关公众广为知晓,构成驰名商标。诉争商标构成对引证商标的复制、摹仿、翻译。诉争商标在“天然增甜剂;烹饪用葡萄糖”等商品上的注册和使用,易使相关公众误认为诉争商标与引证商标具有相当程度的联系,从而减弱引证商标的显著性,不正当利用引证商标的市场声誉,致使幻电公司的利益可能受到损害。诉争商标的注册违反了商标法第十三条第三款规定,应予宣告无效。据此,二审法院判决撤销一审判决和被诉裁定,国家知识产权局重新作出裁定。
【点评】
本案为涉互联网驰名商标认定的典型案例。本案涉及“哔哩哔哩BILIBILI”商标是否在诉争商标申请日之前,在“提供在线电子出版物(非下载);广播和电视节目制作”服务上构成驰名商标的判断。在认定驰名商标时,可以结合所涉商品、服务的行业特点对在案证据予以综合考虑。互联网平台具有传播速度快、传播范围广、内容灵活丰富等特点,“哔哩哔哩BILIBILI”商标在诉争商标申请注册时虽获准注册未满三年,但已持续使用五年以上,亦可认定为驰名商标。本案所体现的上述驰名商标认定标准,对数字经济下涉互联网相关的驰名商标认定提供了有益借鉴。
案例五:“百威”商标权无效宣告请求行政纠纷案
【基本信息】
案号:(2022)京行终4298号、(2021)京73行初13816号
原告:百威(中国)销售有限公司
被告:国家知识产权局
第三人:中山市日威食品有限公司
【案情】
中山市日威食品有限公司(以下简称中山日威公司)于2014年1月21日获准注册第11381396号“百威POWER及图”商标(以下简称诉争商标),核定使用在第30类“月饼、糕点、饼干、曲奇饼干、华夫饼干、馅饼(点心)、蛋糕、乳蛋饼、米糕、燕麦片”商品上,专用期限至2024年1月20日。2020年11月26日,百威(中国)销售有限公司(以下简称百威中国公司)以诉争商标系复制、摹仿其核定使用在第32类啤酒、无酒精饮料等商品上的第1221628号商标(以下简称引证商标),致使其相关利益受到损害为由对诉争商标提出无效宣告申请。国家知识产权局作出被诉裁定,认为百威中国公司提出无效宣告请求时距诉争商标核准注册日已超过五年法定期限,在案证据不足以证明诉争商标系恶意注册,故诉争商标的注册未构成2001年商标法第十三条第二款、第三十一条所指情形,裁定诉争商标予以维持。
百威中国公司不服,向一审法院提起诉讼。一审法院认为百威中国公司提起无效宣告请求已超出法定的五年期限,且在案证据不足以证明诉争商标存在恶意注册的情形,也不能证明引证商标在诉争商标申请注册日前已达到驰名程度,判决驳回百威中国公司的诉讼请求。
百威中国公司不服一审判决,提起上诉。二审法院认为,在案证据可以证明在诉争商标申请日前,引证商标在“啤酒”商品上构成驰名商标。除诉争商标外,中山日威公司还申请注册了“百威啤酒搭档”“啤酒搭档”“百威伴侣”“百威搭档”“啤酒派对”等商标,在案证据显示中山日威公司的“百威月饼”在使用过程中已经有消费者误认为其与“百威啤酒”存在关联性,可能导致混淆误认。因此,中山日威公司注册诉争商标系攀附驰名商标商誉的行为,其主观意图难谓正当,构成恶意注册,诉争商标的注册已经符合2019年商标法第四十五条所指“对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制”的规定,对诉争商标的无效宣告请求审查不受五年的限制。诉争商标的显著识别部分“百威”与引证商标完全相同,构成对驰名商标的复制、摹仿。诉争商标核定使用的“月饼、饼干”等商品与引证商标据以驰名的“啤酒”商品均为消费者日常生活中常见的食品或饮品,在消费群体方面重合度较高,相关公众易认为二者来源于同一主体或者具有较高的关联性,从而误导相关公众,致使驰名商标所有人的利益受到损害。中山日威公司虽然提交了“百威”月饼获得的相关荣誉证书和宣传报道,但上述证据不足以证明诉争商标的注册和使用不会误导相关公众。诉争商标的注册违反了2001年商标法第十三条第二款的规定,应予宣告无效。据此,二审法院判决撤销一审判决和被诉裁定,国家知识产权局重新作出裁定。
【点评】
本案为对恶意抢注驰名商标予以无效宣告的典型案例。本案对诉争商标的恶意注册情形、驰名商标的驰名程度及保护范围予以了详细分析,基于在案证据、显著性、知名度等因素对驰名商标科学划定相应保护范围。本案将攀附驰名商标知名度的恶意注册行为与规范的商标注册使用行为相区分,通过对诉争商标注册人恶意情形的甄别,援引2019年商标法第四十五条第一款、2001年第十三条第二款对诉争商标予以无效宣告,有效打击了商标恶意注册行为,维护了驰名商标权利人的合法权益。本案对准确适用商标法相关规定依法认定和保护驰名商标具有积极意义。
案例六:“宅电舍”商标权无效宣告请求行政纠纷案
【基本信息】
案号:(2021)京行终9516号、(2021)京73行初5825号
原告:杭州金桨品牌管理有限公司
被告:国家知识产权局
第三人:扬州泰迪熊电子商务有限公司、杭州宅电舍贸易有限公司
【案情】
杭州宅电舍贸易有限公司(以下简称宅电舍公司)于2015年4月28日申请第14076256号“宅电舍”商标(以下简称诉争商标),核定使用在第25类“服装、T恤衫”等商品上,并于2019年1月13日经核准转让于杭州金桨品牌管理有限公司(以下简称杭州金桨公司)。2020年6月11日,扬州泰迪熊电子商务有限公司(以下简称泰迪熊公司)以杭州金桨公司在其营业执照载明的营业范围包括“知识产权代理、商标事务代理”的情形下通过受让方式取得诉争商标违反商标法第十九条第四款的规定为由,请求对诉争商标予以无效宣告。国家知识产权局作出被诉裁定,认定诉争商标的注册违反了商标法第十九条第四款的规定,裁定诉争商标予以无效宣告。
杭州金桨公司不服,向一审法院提起诉讼。一审法院认为,杭州金桨公司受让诉争商标时经营范围包括“知识产权代理、商标事务代理”,属于商标法第十九条第四款规定的商标代理机构,其在诉争商标被提出无效宣告请求后删除“知识产权代理、商标事务代理”企业经营范围,并不能排除其未来通过变更企业经营范围的方式从事知识产权代理服务的可能性,判决驳回杭州金桨公司的诉讼请求。
杭州金桨公司不服一审判决,提起上诉。二审诉讼期间,诉争商标由杭州金桨公司转回至宅电舍公司。二审法院认为,虽然诉争商标在本案二审诉讼程序中转让至宅电舍公司名下,但该行为并不能否认在被诉裁定作出之时诉争商标的注册人杭州金桨公司具有“知识产权代理、商标事务代理”的经营范围,杭州金桨公司受让诉争商标的行为属于商标法第十九条第四款所禁止的行为。若允许商标注册人以上述行为取得商标并转让给他人,进而将此情形视为未违反商标法第十九条第四款规定的情形,则该条款用来禁止代理机构注册代理服务之外的商标的立法目的将会落空,从而使得该条款在实施过程中存在被规避的可能。因此,二审诉讼期间的诉争商标转让行为不足以改变诉争商标属于商标法第十九条第四款规制对象的事实,亦非诉争商标应予维持注册的当然理由。据此,二审法院判决驳回上诉,维持原判。
【点评】
本案为规制商标代理机构不当注册非代理服务商标的典型案例。本案主要涉及商标代理机构受让非商标代理机构申请注册的非代理服务商标这一行为的判断,本案着重强调了商标法第十九条第四款的立法目的,从防止商标代理机构利用业务优势恶意申请、囤积注册商标,从而扰乱商标注册秩序的角度分析论证了对商标代理机构受让非代理服务商标并转让他人的行为应当被给予否定性评价,否则将使该条款在实施过程中存在被规避的可能。此外,本案还着重论述了商标权利人后续变更经营范围的事实不影响其受让时系“商标代理机构”的认定。本案对涉商标代理机构受让和转让商标行为的审查判断作出了积极探索。
案例七:“永安堂”商标权无效宣告请求行政纠纷案
【基本信息】
案号:(2022)京行终1884号、(2021)京73行初3940号
原告:深圳市永安堂医药有限公司
被告:国家知识产权局
第三人:北京亚泰永安堂医药股份有限公司
【案情】
深圳市永安堂医药有限公司(以下简称深圳永安堂公司)于2013年1月9日在第35类药品零售或批发、药用制剂零售或批发服务上申请注册了第12017052号“永安堂”商标(以下简称诉争商标)。北京亚泰永安堂医药股份有限公司(以下简称亚泰永安堂公司)针对诉争商标向国家知识产权局提出无效宣告申请,国家知识产权局作出被诉裁定,认为诉争商标侵犯亚泰永安堂公司关联公司北京永安堂医药连锁有限责任公司(以下简称北京永安堂公司)在先字号权益、抢注北京永安堂公司在先使用并有一定影响商标,裁定对诉争商标予以无效宣告。
深圳永安堂公司不服,向一审法院提起行政诉讼。一审法院判决驳回深圳永安堂公司的诉讼请求。深圳永安堂公司不服,提起上诉称:诉争商标的申请注册源自深圳永安堂公司早在1998年5月21日就被广东省原医药管理局同意设立时的商号名称,与北京永安堂公司无关联。深圳永安堂公司自企业成立以来就一直使用“永安堂”商标,并在商标局开放第35类药品零售领域服务可以申请商标注册的第一时间就将“永安堂”申请为注册商标,取得商标注册之后又进一步将商标和商号一并使用,在实际经营中已经客观上形成了固定的消费群体和市场格局。诉争商标的申请注册未构成对北京永安堂公司在先字号权益的侵犯,也不存在抢注他人商标的意图。
二审法院认为,虽然亚泰永安堂公司提供的证据能够证明北京永安堂公司在诉争商标注册申请日前已经在北京市区域内将“永安堂”作为字号和未注册商标使用在药品零售服务上并达到一定规模和知名度,但深圳永安堂公司提供的证据同样能够证明深圳永安堂公司自成立后也已将“永安堂”作为字号和未注册商标在深圳市区域内大量、持续地使用在药品零售服务上并达到了一定规模和知名度。深圳永安堂公司与北京永安堂公司的“永安堂”企业字号和未注册商标业已共存多年,深圳永安堂公司对诉争商标的注册申请并不具有不当利用和攫取北京永安堂公司商誉的恶意,诉争商标的注册并不构成损害北京永安堂公司在先字号权益的情形,亦不构成以“不正当手段”抢先注册北京永安堂公司已经使用并有一定影响商标的情形。据此,二审法院判决撤销一审判决和被诉裁定,国家知识产权局重新作出裁定。
【点评】
本案为涉及“老字号”善意注册使用形成共有市场格局的典型案例。对于诉争商标注册申请日前已经共存的企业字号或未注册商标,商标申请人能够举证证明其没有利用他人在先使用企业字号或商标商誉恶意的,不构成商标法第三十二条所指情形。二审法院在查明深圳永安堂公司与北京永安堂公司的“永安堂”企业字号和未注册商标在诉争商标注册申请日前即已共存多年的事实基础上,认为对诉争商标宣告无效既有违法律原意也不利于稳定的市场秩序,故对一审判决和被诉裁定予以纠正。需要特别指出的是,对于北京永安堂公司的相关权益,二审判决明确深圳永安堂公司不能禁止北京永安堂公司在原使用范围内继续合法使用“永安堂”标志。该案对类似情形下在先权益与注册商标之间保护范围的划分及相关市场竞争秩序的维护提供了较好的裁判指引。
案例八:“鞋面缝线”三维标志商标申请驳回复审行政纠纷案
【基本信息】
案号:(2021)京行终5797号、(2020)京73行初14440号
原告:埃瓦国际有限公司
被告:国家知识产权局
【案情】
埃瓦国际有限公司(以下简称埃瓦公司)于2018年6月6日向国家知识产权局申请注册第31447132号三维标志商标(以下简称诉争商标,标志图样附后),指定使用商品(第25类,类似群组2507):鞋(脚上的穿着物);鞋;短靴;中筒靴;系带靴子;鞋底。国家知识产权局作出商标驳回通知书,驳回诉争商标的注册申请。埃瓦公司提出复审申请,国家知识产权局作出被诉决定,认为诉争商标使用在“鞋(脚上的穿着物)”等全部商品上缺乏商标应有的显著特征,构成商标法第十一条第一款第(三)项所指情形,埃瓦公司提供的在案证据亦不足以证明诉争商标具有可注册性,决定驳回诉争商标的注册申请。
埃瓦公司不服,向一审法院提起行政诉讼。一审法院判决驳回埃瓦公司的诉讼请求。埃瓦公司不服一审判决,提起上诉。二审法院认为,诉争商标为环绕靴子鞋面边缘的黄色缝线。鞋面的边缘缝线是鞋类商品的必要组成部分,其在鞋类商品上所占比例较小,属于以相关公众一般注意力难以识别的部分。缝线粗细、线段长短等因素属于相关公众难以区分的细微差异,黄色缝线颜色亦是鞋类商品的常见选择,诉争商标所示缝线使用在鞋、短靴、中筒靴等商品上,相关公众在一般情况下不易将其识别为指示商品来源的标志,不具有作为商标的显著特征。囿于诉争商标的标示位置及其指定使用的商品特点,埃瓦公司应当举证证明相关公众对该公司所售鞋类商品上边缘缝线的认识已脱离商品组成部分这一固有概念而明确指向商品来源。在案证据并未区分或凸显诉争商标在其鞋类商品销售中改变相关公众认知习惯、超越所属行业通常使用情况的特殊影响,且部分证据所示鞋类商品边缘缝线并非黄色,缝线粗细及间隔亦有不同,与埃瓦公司所称诉争商标的设计特征未能明确对应,故不足以证明诉争商标通过使用已获得显著性。据此,二审法院判决驳回上诉、维持原判。
【点评】
本案为位置商标显著性审查判断的典型案例。位置商标因与其商品的密切关联,相关公众通常难以将其识别为指示商品来源的信息,不具备固有显著性。与以商品包装或容器申请的三维标志相比,位置商标通过使用获得显著性的的证明难度更高。本案全面分析了诉争商标所涉鞋面缝线位置商标显著性认定的裁判标准,从标志构成、位置界定、商品特性、识别方式等方面予以详细论述,明确指出位置商标显著性的证明应达到超越所属行业通常使用情况、改变相关公众对其系商品组成部分的认知习惯的程度。本案对位置商标这一新类型商标可注册性的审查判断提供了有益借鉴。
案例九:“晨光笔”三维标志商标申请驳回复审行政纠纷案
【基本信息】
案号:(2021)京行终8370号、(2021)京73行初2129号
原告:上海晨光文具股份有限公司
被告:国家知识产权局
【案情】
上海晨光文具股份有限公司(以下简称晨光公司)于2019年3月19日向国家知识产权局申请注册第36939797号图形商标(以下简称诉争商标,标志图样附后),指定使用在第16类“钢笔;自动铅笔;笔(办公用品);自来水笔;书写工具;白板笔”商品上。国家知识产权局作出商标驳回通知书,驳回诉争商标的注册申请。晨光公司提出复审申请,国家知识产权局作出被诉决定,认为该三维标志仅由为获得技术效果而需有的商品形状组成,属于商标法第十二条所指不得注册的情形,晨光公司提交的证据尚不足以证明诉争商标具有可注册性,决定驳回诉争商标在复审商品上的注册申请。
晨光公司不服,向一审法院提起行政诉讼。一审法院判决驳回晨光公司的诉讼请求。晨光公司不服一审判决,提起上诉。二审法院认为,诉争商标系三维标志,图形整体呈笔状,其设计分为上笔杆、下笔杆两部分,上笔杆与下笔杆之间以螺纹连接,上笔杆上端设计有弧形笔夹及月牙型镂空笔套,下笔杆靠近笔头位置设计有环形凹陷,并套有中间细两头略粗呈哑铃状的软胶防滑护套,笔杆腰线处有S型装饰圈。采用该三维形状的笔在使用时能够缓解使用者指关节与笔的摩擦,提升使用时手握的舒适度,笔套夹的设计便于笔的携带及固定,提升使用便捷性,纵然诉争商标三维标志的设计有别于其他笔形设计,但该差异并未改变其整体作为笔的形态及所具有的书写功能。诉争商标三维标志采用特殊的笔夹、笔套等设计,仅能说明诉争商标可能会受到著作权法或专利法的保护,其仍属于由使商品固有功能更容易实现所需的三维形状组成,使用在钢笔等商品上具有功能性,构成商标法第十二条所指“为获得技术效果而需有的商品形状”的情形,不得注册。被认定具有功能性的三维标志即使经过长期使用也不能获得注册。据此,二审法院判决驳回上诉,维持原判。
【点评】
本案为对三维标志商标功能性判断的典型案例。商标法第十二条规定的目的在于确保具有实用价值或美学价值的商品特征不能通过获取可无限续展的注册商标专用权的方式被永久保护。对三维标志商标的非功能性审查应基于指定使用商品的性质特点及同行业设计情况等因素予以考量,避免因商标申请人对商品形状的长期独占而阻碍同业经营者对立体形状设计的自由竞争。本案从指定使用商品及所属行业特点、是否存在消费者可接受的替代设计、功能性原则设置的目的三方面对诉争商标是否具有功能性进行了详细分析,对类似案件的审理具有一定参考意义。
案例十:“千页豆腐”商标权撤销复审行政纠纷案
【基本信息】
案号:(2022)京行终51号、(2020)京73行初18107号
原告:上海清美绿色食品(集团)有限公司
被告:国家知识产权局
第三人:典发食品(苏州)有限公司
【案情】
2011年9月7日,典发食品(苏州)有限公司(以下简称典发公司)向国家知识产权局提出第9943225号“千页豆腐”商标(以下简称诉争商标)的注册申请。诉争商标于2013年2月28日获准注册,核定使用在第29类“豆腐;豆腐制品”商品上。2016年6月27日,上海清美绿色食品(集团)有限公司(以下简称清美公司)曾以诉争商标标志仅为商品的通用名称、缺乏显著特征、违反商标法第十一条第一款第(一)项为由,向国家知识产权局提出无效宣告请求。国家知识产权局经审查认定在案证据不足以证明在诉争商标注册日前“千页豆腐”已成为相关行业及消费者对豆腐、豆腐制品商品约定俗成的通用名称。后经过一审、二审行政诉讼,诉争商标予以维持注册。
2018年11月19日,清美公司以诉争商标已退化为商品的通用名称,违反商标法第四十九条第二款为由,向国家知识产权局申请撤销诉争商标在“豆腐;豆腐制品”核定使用商品上的注册。国家知识产权局作出被诉决定,认定在案证据尚不足以认定诉争商标构成商标法第四十九条第二款所指“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称”的情形,决定诉争商标在“豆腐;豆腐制品”商品上的注册予以维持。清美公司不服,向一审法院提起行政诉讼。一审法院认为,“千页豆腐”商标未构成其核定使用的“豆腐;豆腐制品”商品上的法定通用名称或约定俗成的通用名称,判决驳回清美公司的诉讼请求。
清美公司不服一审判决,提起上诉。二审法院认为,被诉决定和原审判决关于在清美公司提出撤销申请之时至国家知识产权局审查和一审法院审理之时,诉争商标未在“豆腐;豆腐制品”商品上成为法定通用名称的相关认定并无不当。关于诉争商标是否成为“豆腐;豆腐制品”商品上约定俗成的通用名称,应当从诉争商标标志整体出发,根据清美公司提出撤销申请之时直至国家知识产权局审查和原审法院审理之时全国范围内相关公众的普遍认知予以判断。从诉争商标标志本身、消费者认知情况、同业经营者的使用情况、第三方的介绍和报道、典发公司对千页豆腐的使用情况来看,至迟在国家知识产权局审查和原审法院审理本案之时,包括消费者和同业经营者在内的相关公众已普遍认为“千页豆腐”指代的是一类豆腐商品或豆腐制品,且上述认知并不限于特定地域,而是全国范围内的普遍现象,“千页豆腐”已成为“豆腐;豆腐制品”商品上约定俗成的通用名称。诉争商标作为一个整体使用在“豆腐;豆腐制品”商品上,已无法发挥商标应有的识别商品来源的作用,应当予以撤销。据此,二审法院判决撤销原审判决和被诉决定,国家知识产权局重新作出决定。
【点评】
本案为注册商标退化为商品通用名称的认定的典型案例。本案涉及“千页豆腐”商标是否因演化为“豆腐;豆腐制品”商品的通用名称而应予撤销注册的判断。商标权利人依法享有和行使商标专用权,但在注册商标退化为通用名称后,该通用名称应进入公有领域,商标权利人的注册商标专用权应让位于同业经营者和社会公众的公共利益。本案明确了注册商标退化为商品通用名称的判定标准,对于商标法新增设的“撤通”法律条款如何在司法案件中具体适用进行了深入探讨和提炼,对于类似案件的审理具有积极的借鉴意义。