来源：本文于2021年7月首发《中国专利与商标》（中英双语），2021年第三期
作者：姚建军 陕西省西安市中级人民法院副院长
内容摘要：专利制度是维护专利权人合法权益和社会公众利益的“精密仪器”。因此专利法被设计成保护专利权人的合法权利和社会公众利益的平衡体系。中国专利法赋予专利权人以对世性的排他权，同时，为了兼顾社会公众使用已有的技术成果，还规定了各种例外情况。这里例外规定为专利侵权诉讼中的被告提供了抗辩理由的正当性。例如现有技术（设计）抗辩、先用权抗辩、bolar例外抗辩等等。但现行专利法中，没有关于中用权抗辩的规定。本文先简要介绍美国法中的中用权抗辩制度，再结合我国的专利审查及司法实践存在的问题，提出引入中用权抗辩制度是符合我国专利法的立法宗旨的观点。
关键词：中用权；先用权；再颁专利；原专利的保护范围
一、中用权的内涵
中用权(intervening rights)是借鉴先用权（prior use rights）的概念而提出的。我国2021年6月1日实施的《专利法》第七十五条规定了“不视为侵犯专利权”的几种情况，其中该条第一款第（二） 项规定的“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”，业界称之为“先用权”。先用权的“先”，是指主张先用权的一方，在专利申请日之前就已经掌握了专利技术，只不过其没有申请专利。如果依据在其之后申请专利的专利权判定其侵犯专利权，明显是不公平的。因此，基于公平原则，设计出先用权抗辩制度。当发生专利侵权诉讼后，被告通常会提起专利无效宣告程序。在某些情况下，为了保住专利权，面对无效请求人的攻击，专利权人往往会修改权利要求书，特别是修改后出现了新的权利要求并被作为侵权诉讼的权利基础时，被告一方如果有权以其涉嫌侵权行为发生在专利申请日之后、新的权利要求修改日之前为由进行抗辩，则比照先用权的概念，称之为中用权。可见，中用权其中的“中”字，是指在专利申请日之后到专利无效程序权利要求修改提出前之间的“中”。
二、美国专利法中的再颁专利
美国专利法第252条规定了再颁专利（Reissue patent ）的法律效力。所谓再颁专利是指允许专利权人在美国专利授权后主动提出对专利申请文件修改而再次获得授权的专利。“美国专利再颁专利制度被认为是一种挽救专利有效性的机制，其为专利权人提供了一个专利申请文件修改的途径，只要这些权利要求符合美国专利法第112条（a）款的规定，能够得到说明书的支持，并且允许专利权人利用再颁程序向其专利加入特别针对竞争者产品的新的权利要求。”【1】美国专利法第252条分为两款，第一款是原则规定【2】，即经过再颁程序后，如果修改后的权利要求与原专利“实质相同”的，则修改后的权利要求的效力可追溯到原专利的授权公告日。第二款为例外规定【3】，如果不满足修改后的权利要求与原专利“实质相同”的，则修改后的权利要求的效力只能从再颁专利的授权日起算，不能追溯到原专利的授权公告日。对于上述例外规定，美国专利法实务中，称之为“intervening rights”，有论者从字面意思出发，翻译成“介入权”。本文借鉴先用权概念，称之为中用权。
对于该第一款规定的再颁专利效力可追溯到原专利的授权公告日，比较容易理解。这是因为修改后的权利要求与原专利构成“实质相同”，相当于权利要求的保护范围没有发生实质变化，当然就可以有追溯力了。值得探讨的是，既然没有做出实质性的修改，那专利权人为什么还要启动再颁程序？以中国专利法实务来理解，这其实是为专利权人提供了弥补撰写出现的明显失误下的补救措施。当专利权人发现专利申请文件中存在明显的笔误或者誊写错误，或者用词不准确规范的问题时，只要不增加新的内容，允许其通过再颁程序主动改正，充分体现了“对申请人友好”的理念。对于该第二款引入的中用权规定，其适用前提是修改后的权利要求的保护范围与原专利相比发生了变化；换言之，只要是不满足修改后的权利要求与原专利“实质相同”的，都导致中用权的引入。
如何判断修改后的权利要求与原专利是否“实质相同”，便成为接下来要讨论的重要问题。通常认为，下面两种情况属于修改后的权利要求与原专利不构成“实质相同”：
1.修改后的权利要求与被修改的权利要求相比，其保护范围发生变化；
（1.1）修改后的权利要求与被修改的权利要求相比，其保护范围变大【4】；（1.2）修改后的权利要求与被修改的权利要求相比，其保护范围变小。
2.修改后的权利要求增加了原专利权利要求书未曾出现过的技术特征。
那么，对于修改后的权利要求保护范围变大的，引入中用权有其合理性。但对于修改后的权利要求保护范围变小的，引入中用权时出于何种考量，在美国专利法并没有明确答案，这也是值得思考的问题。
三、我国引入中用权抗辩的必要性
（一）对权利要求的修改限制是授权专利公示性的应有之意
专利制度以“公开换保护”作为基本制度设计。所谓“公开”由说明书的文本内容来呈现，而“保护”的重任则由名称为“权利要求书”的文件来担当。当发明和实用新型专利权被授予后，社会公众就负有“未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”的法律义务。其中的“实施”与否，就是“其权利要求的内容为准”进行判断。换言之，受法律保护的内容是“权利要求书”所体现的技术方案，故授权专利的“权利要求书”具有公示性。公示的含义有两层意思，其一是未经专利审查机关批准授权并公告的方案，还没有“披上法律的外衣”，则不具有排他权的效力；其二，除个别情况外，授权公示后的“权利要求书”不得随意修改。各国专利制度无不对授权公示后的“权利要求书”的修改作出限制性的规定。
（二）我国专利无效阶段权利要求修改规定的演变
2017年2月28日，国家知识产权局发布了《关于修改<专利审查指南>的决定(2017)》，根据该决定，修改后的审查指南对修改原则保持不变，即：“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：1.不得改变原权利要求的主题名称；2.与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；3.不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；4.一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。”但对《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.2节的规定作出重新调整，将修改权利要求书的具体方式规定为“一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。”其中 “权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围。”修改前后的根本变化在于以“权利要求的进一步限定”取代之前的“权利要求的合并”。而“权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。”值得注意的是“权利要求的合并”限定条件十分清楚明确，即“同一独立权利要求下的两项或者两项以上相互无从属关系”的从属权利要求的“合并”。而“权利要求的进一步限定”则突破了上述限定条件，只要是存在于任一权利要求中的“一个或多个技术特征”，都可以被用来重新组合成新的权利要求。
（三）“权利要求的进一步限定”修改方式超出公众对权利要求合理稳定的预期
专利一经授权公告，其作为一种经过公示的排他性权利，必然会对社会公众利益产生影响，公众未经许可将不得实施落入权利要求保护范围的技术方案。可以说，由权利要求确定的保护范围就是专利权人的“私家领地”，而公众透过经过授权公示的权利要求，能够清楚明白地识别出这些“私家领地”，并有权根据权利要求体现的技术方案做进一步研究开发，或者作出相应的规避设计。换言之，权利要求的公示性也体现了公众对专利保护范围合理的可预期性。无需讳言，要求授权的权利要求书完美无暇几乎是难以实现的苛求，因此专利法赋予了专利权人在无效程序中修改权利要求的权利。尽管如此，社会公众的合理且稳定的预期仍是不能忽视的因素，故无论是出于何种考量，有关修改方式的规定都应在相当程度上保障社会公众的合理且稳定的预期。遗憾的是，我们不难发现，关于“权利要求的进一步限定”的修改方式，的确超出社会公众对于权利要求合理稳定的预期。本文试以一个假设的权利要求书的修改为例展开讨论：
1.一种装置，其特征在于，包括特征A；
2.如权利要求1所述的装置，其特征在于，进一步包括特征BCD；
3.如权利要求1所述的装置，其特征在于，进一步包括特征EFG。
4.如权利要求1所述的装置，其特征在于，进一步包括特征HIJ。
5.如权利要求1所述的装置，其特征在于，进一步包括特征KLM。
6.如权利要求1所述的装置，其特征在于，进一步包括特征OPQ。
在上述装置类权利要求中，按照“进一步限定”的修改方式，可以将分布在从属权利要求中的特征B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、O、P、Q与其中一个权利要求做任意的排列组合，形成新的权利要求，且可排列组合成千上万种新的权利要求而都满足“缩小保护范围”的要求。暂且不论这些修改后的权利要求所保护的方案是否在原说明书有明确记载，单就如此海量的新权利要求而言，要求社会公众都能事先预测到专利权人到底会做哪些修改，完全是一件不可能的事。本文认为，从逻辑自洽的角度，无论何种修改方式，都不能与修改原则发生冲突。因此，关于“权利要求的进一步限定”的修改方式，理应要满足《专利审查指南》所奉行的修改原则，都应该接受修改原则的检验。
首先，针对修改原则中的“与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围”规定，我们来考察上述案例的修改结果是否导致了“扩大原权利的保护范围”的结果出现。在上述案例中，“授权的权利要求”中共有6项权利要求，这6项权利要求各自分别界定保护范围，因此，“原专利的保护范围”是有6个各自独立的保护范围体现出来【5】。假设专利权人将原权利要求2中的特征BC提升到原权利要求1，修改成权利要求1，即：“1.一种装置，其特征在于，包括特征ABC。”与原权利要求1相比，由于增加了特征BC，使得权利要求1的保护范围相对变小。但值得注意是，经过修改后，原权利要求1应视为自始即不存在，此时权利要求1的保护范围只能与余下的其他权利要求相比，显然，权利要求1保护范围不是变小而是变大了。
其次，针对“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的原则，我们继续考察修改后的权利要求1是否在原说明书“记载的范围”。如果在说明书中已经记载有“包括特征ABC”的方案，但没有写入原权利要求书中，根据权利要求的公示性原理，公众有理由认为该“包括特征ABC”的方案已经被捐献，特别是当公众判断原权利要求1由于保护范围过大而不具备创造性的情况下而已经实施“包括特征ABC”的方案时，允许专利权人进行如此修改就构成了权利要求的“突袭”。尽管上述权利要求书是一个假设的案例，但已经清楚地告诫我们：这种允许专利权人采用“权利要求的进一步限定”的修改方式，一方面极大地方便专利权人做随意修改；另一方面，极大地销蚀了权利要求的公示作用和社会公众对于权利要求修改的合理预期，打破了专利制度作为“精密仪器”维护专利权人合法权益和社会公众利益的平衡关系。
（四）引入中用权抗辩正逢其时
“权利要求的进一步限定”的修改方式显然已经超出社会公众对于权利要求合理稳定的预期，但本文无暇批判专利审查指南的上述规定。本文关注的是，在接受“权利要求的进一步限定”修改方式下，如何找到能够有效抵消该修改方式的“利益失衡”的应对方式。本文认为，在实务领域，如果专利权人在专利无效程序中以“权利要求的进一步限定”修改方式修改了权利要求，则在专利侵权诉讼程序中，针对该修改后的权利要求，如果被告一方采取“中用权”进行抗辩，人民法院可以予以接受。
需要强调的是，引入“中用权”抗辩制度，具有法理上的正当性。“中用权”的概念与“先用权”基本相同。只不过，先用权产生的时间必须在专利申请日之前，而中用权产生于无效程序中的权利要求修改日之前。既然在专利无效程序中允许以“权利要求的进一步限定”的修改方式打破公众对权利要求修改的正常合理预期，那么，引入“中用权”抗辩完全是为了修复由于修改方式导致的“利益失衡”，也可认为是符合专利法的基本宗旨的“亡羊补牢”之举。这种做法，在我国司法实践中也有“先例”可寻。早在专利法第三次修改之前，我国法院就普遍接受了“现有技术抗辩”，直接促进2008年修正的《专利法》将“现有技术抗辩”制度写入专利法第六十二条。
四、对引入中用权抗辩制度后相关问题的建议
为了应对专利无效程序中以“权利要求的进一步限定”的方式进行修改的权利要求，本文借鉴美国在再颁专利引入中用权的做法，提出在专利侵权诉讼程序中引入中用权抗辩制度，具有合理性和正当性。虽然属于“亡羊补牢”，但为时未晚。同时，还需要进一步完全审查程序，现行的《专利审查指南》还有改进完善的空间。
首先，本文期待专利审查机关能够高度重视由“权利要求的进一步限定”修改方式导致的利益失衡问题，明确规定采用此种修改方式的权利要求的法律效力为“自修改文本被接受之日起生效”。特别值得注意的是，我国专利法中对专利权人在无效程序中修改权利要求的次数没有设定任何限制，因此，为了维护权利要求的公示性，修改后权利要求的法律效力并非“自始就存在”，而是“自修改文本被接受之日起生效”，并通过专利公报进行再次公示。
此外，与其在专利无效宣告程序中放开权利要求修改的限制，倒不如放开专利申请阶段对分案申请的人为设置的限制。专利审查机关需要清醒地认识到分案申请并非只是当申请不符合单一性要求的唯一产物，而是创新主体进行权利要求合理布局的合法手段。分案申请本身就从在先申请（即母案parent application）中分割出来的（divisional application），故分案申请继承了母案申请的全部“基因”，完全符合先申请原则。申请人之所以在母案基础上再提出一个或一个以上的分案，其主要原因是要想在母案中一次性地完成对权利要求书的布局，几乎不可能做到。因此，在母案申请提出之后，随着专利审查的进程推进、考虑到市场竞争程度与需求的逐渐明晰，创新主体可以从容地根据市场导向提出分案申请，从而有机会对权利要求进行二次布局以应对市场竞争程度与需求的变化。因此，从鼓励和保护创新出发，大多数国家都不对分案申请的提出做出限制。本文建议，当务之急，国家知识产权局应尽快改变只允许当申请意见指出专利申请文件存在单一性问题时提出的分案申请的审查政策，充分理解申请人提出分案申请只不过是申请人对自己的智力成果的权利处分，并没有影响公众利益和审查秩序。由于分案申请仍要经历申请公开、进入实质审查程序的过程，最终被授权也要经过专利公报的公示。在实质审查期间，社会公众也有提出公众意见的机会，在专利授权之后，任何单位或个人都有权对该分案申请提出专利无效宣告请求。因此，社会公众对权利要求的可预期性远远大于无效阶段允许“权利要求的进一步限定”修改方式带来的权利要求“突袭”。
【注释】：
1、李旭颖：《浅析美国专利再颁程序》，载《中国知识产权报》2017 年3 月24日第4 版。
2、美国专利法第252条第一款的原文为：“The s urrender of the original patent shall take effect upon the issue of the reissued patent, and every reissued patent shall have the same effect and operation in law, on the trial of actions for causes thereafter arising, as if the same had been originally granted in such amended form, but in so far as the claims of the original and reissued patents are substantially identical, such surrender shall not affect any action then pending nor abate any cause of action then existing, and the reissued patent, to the extent that its claims are substantially identical with the original patent, shall constitute a continuation thereof and have effect continuously from the date of the original patent.”
3、美国专利法第252条第二款的原文为：“A reissued patent shall not abridge or affect the right of any person or that person’s successors in business who, prior to the grant of a reissue, made, purchased, offered to sell, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by the reissued patent, to continue the use of, to offer to sell, or to sell to others to be used, offered for sale, or sold, the specific thing so made, purchased, offered for sale, used, or imported unless the making, using, offering for sale, or selling of such thing infringes a valid claim of the reissued patent which was in the original patent. ”
4、对于使权利要求保护范围变大的修改，美国限定为必须在“原专利授权后2年内”提出再颁申请。
5、关于“原专利的保护范围”是指由权利要求书中的每项权利要求分别界定的观点，详见刘国伟《关于无效程序中修改权利要求若干问题的研究》一文，该文发表在《中国专利与商标》2004年第2期。
6、美国专利制度中的“reissue”，也有再次公示的含义。
7、权利要求书的布局是指在权利要求书中，如何安排独立权利要求和从属权利要求的配合关系，还包括并列独立权利要求的个数等等。权利要求书的撰写要具有前瞻的布局意识，如分层次保护意识、假想敌意识、便于行使权利意识等。
8、只是对分案申请提出的时点作出限制，即限制在母案申请尚未审查结束之前提出。
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