​访谈德国权威学者Matthias Leistner：专利停止侵害请求权中的比例原则

　　访谈：专利停止侵害请求权中的比例原则　　

德国权威学者解读专利侵权纠纷中比例原则的立法背景和司法适用

　　受访人：马蒂亚斯·莱斯特纳（Matthias Leistner） 德国慕尼黑大学法学院私法和知识产权法方向GRUR讲席教授，德国马克斯·普朗克创新与竞争研究所所长（候任）

　　采访人：魏立舟 浙江大学光华法学院助理教授，德国慕尼黑大学法学博士

访谈现场

　　引言

　　德国专利法在2021年修改中针对权利人的停止侵害请求权增加了比例原则的限制。[1]这一修法变动使得法院在侵权诉讼中面对权利人的禁令救济主张拥有了一定的灵活性：即使认定侵权成立，在某些例外情况下也可以不颁发禁令。

　　此修法动态也引发了国内对相关议题的再度关注和讨论。虽然我国最高人民法院在2016年《侵犯专利权纠纷司法解释（二）》中已经明确“基于国家利益、公共利益的考量，人民法院可以不判令被告停止被诉行为，而判令其支付相应的合理费用。”但因为这一司法解释出台的过程中，删去了“当事人之间的重大利益失衡”这一考量因素，所以导致法院审判实践中对在颁发禁令救济时是否需要将侵权人利益纳入考虑这一问题上出现了一定程度的不一致。因此，业界有声音呼吁我国在知识产权相关立法中也应该引入德国式的限制规定，然而反对的声音也不在少数。

　　为廓清相关问题、了解德国此次修法的来龙去脉以及最新的司法走向，我们就此采访了世界著名的知识产权法专家、德国慕尼黑大学讲席教授马蒂亚斯·莱斯特纳（Matthias Leistner）先生。[2]希望能通过这种一问一答的访谈形式，让读者更直观地了解德国专利法中比例原则的立法背景和司法适用。

　　访谈内容

　　Q1、很长一段时间以来，德国司法机关和学术界都积极主张在专利诉讼中对禁令救济进行一定的限制。然而，德国立法者直到2021年才将合比例性纳入专利法。为什么这个被期待已久的修法一直被搁置，其原因何在? 最终推进修法的动力又来自何处?

　　答：德国联邦最高法院在2016年“热交换器”案[3]判决里面提到，如果立即颁布禁令将导致重大利益失衡，那么法院可以允许侵权人在一段时间内继续实施相关专利。《德国民法典》第242条诚实信用原则中所蕴含的合比例性要求以及《欧盟知识产权执行指令》中提出的合比例性要求为这种观点提供了法律规范上的基础。所以说，即使德国不修改专利法，法院也完全可以在认定侵权的同时不颁发禁令。但在实践中，法官非常不愿意适用比例原则对停止侵害请求权进行限制，只要认定侵权行为成立，一般都会自动颁发禁令。

　　在这样的背景下，德国立法者认为有必要通过修改专利法来明文确定停止侵害请求权中比例原则的存在。新引入的条文（第139条第1款）不仅仅是将“热交换器”案的判决意见成文化，它更是设定了一个规范的、一致的框架：在专利权人的利益与侵权人或第三方的利益之间达至平衡。在一些例外情况下，“有侵权就给禁令救济”的传统作法可能会给侵权人或第三方带来不合比例的困难，而比例原则的引入在这些情况提供了一个“安全阀”。另外，新条文还规定，在对停止侵害请求权进行限制的情况下，侵权人需要对权利人的不利益提供补偿。

　　Q2、谢谢教授对本次修法背景和内容的简单介绍。我们知道德国法律修订过程中都会征求行业的意见，我们比较好奇在这次修法的过程中，德国产业界的意见如何？当然，肯定会有支持修法的声音，但我们更感兴趣的是，是否有反对意见？如果有，他们反对的原因是什么?

　　答：在征求意见期间，这项修订引发了很多激烈的讨论。的确有人提出了反对意见，例如生物技术领域的研发公司。他们的担心在于，停止侵害请求权是专利权这一排他权的核心机制，比例原则这种法定例外情形的引入会大大削弱专利权的排他性。这在法律适用中会带来很大的不确定性，并最终破坏整个专利制度的有效性。生物技术行业的特点是许多中小型企业往往拥有数量不多但价值极高的专利，因此受到的影响尤其严重。

　　此外，批评者认为，根本不需要明文规定比例原则，因为德国联邦最高法院在“热交换器”案中已经承认比例原则在专利纠纷中适用。还有人认为，专利法第24条规定强制许可已经充分保护了第三方的利益。

　　相比之下，汽车和电信行业则强烈支持比例原则的引入，在某些情况下对停止侵害请求权进行法定排除。这些行业一直特别关注禁令问题，背后的原因也不言而喻。因为这两个行业的产品往往非常复杂，动辄包含成百上千项专利，如果仅因为一项或几项专利侵权就带来相关整体产品的下架，就会给企业带来特别大的损失。

　　Q3、时间过得很快，到今天为止，德国专利法的这次修订已经差不多过去两年半的时间了。在此期间是否有德国法院依据比例原则在已经认定侵权成立的情况下拒绝颁发禁令的情况?

　　答：目前，在德国法院受理的一些专利侵权诉讼中，被告会根据《专利法》第139条第1款第3句来主张侵权不停止，但迄今为止还没有法院基于这个新引入的比例原则条款作出侵权成立但不颁发禁令的判决。需要指出的是，法院一再强调，专利权人是非实施主体（NPE）这一事实并不足以认定排他权的行使会不合比例。比例原则仅在例外情况下发挥作用，即考虑到行使排他权的通常做法，特定案件的所有情况下被告（或第三方）所受损失与专利权人的合法利益相比都严重不合比例。被告需要对存在不合比例承担证明责任，这个证明责任无疑是非常高的。

　　虽然目前还没有具体的判决，但我们可以设想一些不合比例的情形：例如，对于含有大量电子或计算机相关组件的复杂产品，即使进行了彻底的技术的自由实施尽职调查，复杂设备中一个小元件的专利侵权风险也可能无法识别。在这种情况下，如果侵权人遵守了诚实信用原则，并且对产品进行修改在技术上或经济上是不可能的，那么对产品授予禁令可能会导致过高的成本，远远超过一小部分组件上专利的实际价值。

　　另一个例子是，公共利益将受到威胁的情况，特别是与药品或医疗有关的案件。然而，修法后的司法实践表明，尽管有新的明确规定，某些法院仍然不愿意考虑第三方的利益，而是继续适用《德国专利法》第24条强制许可的规定。德国有学者对此提出了批评，我也持同样的批评意见。以英国法院受理的著名的“人工心脏瓣膜”案为例，如果相关医疗机构需要一定的时间来培训临床人员以实现非侵权产品（人工心脏瓣膜）的替代，那么就应该对该禁令的实行设置了暂缓期限。遗憾的是，正如我所说，尽管在《德国专利法》第139条中已有法律依据，但实践中尚未见到有德国法院采纳这一观点，

　　尽管如此，第139条的修订绝不仅仅是一种“装饰”。比例原则的引入为律师提供了一种新的可能性，就是可以在立即颁发禁令会对侵权人或社会公众带来不合比例损失的情况下，反对立即授予禁令。然而，在德国法律以及新的欧盟统一专利法院的体系中，不合比例一直被认为是一个非常特殊的情形，具有相当高的门槛。因此，实践中认定不合比例的案例非常少见。当然，需要强调的是，在绝大多数情况下，不合比例的情况不会导致停止侵害请求权完全不被支持，多数情况下法院会通过更合适手段对禁令救济进行限制，比如基于侵权人的利益设置一段所谓的“耗尽期”，让侵权人有时间销售掉库存产品，或者基于第三人的利益设置“转换期”，实现从侵权产品到非侵权产品的过渡。

　　Q4、在专利诉讼的背景下，被控侵权人自己没有援引专利法第139条第1款第3句的提出抗辩，那么法院可否依职权直接适用比例原则对停止侵害权进行限制?

　　答：德国司法界和学术界未就第139条第1款第3句合比例性抗辩的性质达成共识。慕尼黑地方法院在一个判决中明确指出，除非被控侵权人自己主张辩护，否则法院不能依职权处理合比例性问题。[4]相比之下，卡尔斯鲁厄高级地方法院和杜塞尔多夫地方法院都依职权审查了相关案件中是否存在比例原则适用空间，尽管这只涉及一个简短的表达，即证明不合比例的事实“既未提交也不明显”。[5]依职权的合比例性审查符合专利法第139条第1款第3句本身的措辞(“请求权被排除……”)，这种措辞德国法下通常被视为可以依职权审查。与此同时，德国立法者在对修法理由中曾指出，法院只有在被控侵权人提出了相应主张时才需要处理合比例性问题。

　　但是，个人认为不同的路径在实践中的区别是有限的。因为合比例性抗辩只在例外情况下适用，且无论如何都由被控侵权者来承担相关的证明责任。

　　Q5、《德国专利法》第139条第1款第4句规定，在停止侵害请求权受到限制的情况下，专利权人可以就侵权人继续实施诉争专利主张金钱补偿。请问教授，这种补偿金的数额应该如何确定? 另外，我们看到第139条第1款第5句指出上述补偿金请求权不影响损害赔偿请求权的主张。这是否意味着专利权人可以对正在进行的侵权同时主张补偿和损害赔偿请求权?如此复杂的安排背后的基本原理是什么?

　　答：目前，德国学术界对第139条第1款第4句规定的补偿金从法律性质到实际计算方法都存在争论。一些学者认为，补偿金本质上是一种不当得利。补偿金在数额上应等于侵权人的获益，可以根据拟制的许可费来确定。另外，损害赔偿金和补偿金的数额两者不能叠加。如果权利人已经获得了补偿金，根据第139条第1款第5句，他只能根据“填平原则”主张扣减了补偿金后剩余的损害赔偿金额。

　　但在我看来，第139条第1款第4句的补偿金规定是对不颁发禁令以及由此导致权利人谈判地位之弱化的独立补偿。因此，在单纯的损害赔偿请求权之外需要另设补偿金制度，且两笔金额应该在对禁令进行限制的同一判决中作出，作为“侵权不停止”期间对权利人的一次性付款。原则上，补偿金数额应根据专利权人原本可以获得的许可费来计算，这个许可费是基于一个假设的有效市场来计算的，其中权利人对专利享有完全的禁令救济(即不存在可以根据比例原则对禁令进行限制的情形)。补偿金的具体数额只能粗略估计，但与在损害赔偿背景下计算的许可费相比，会有一定的增加。

　　Q6、欧洲统一专利制度于2023年6月1日实施，《统一专利法院协议》 (UPCA)是否也授予法院自由裁量权，可以根据具体情况对禁令救济进行限制?

　　答：在《统一专利法院协议》第63条中，禁令救济被视为一项与执行（enforcement）相关的制度，该条文的措辞为“……法院可以颁发禁令……”。考虑到其他执行条款，特别是《协议》第68条关于损害赔偿措辞，彼处使用“应该”（shall）而不是“可以”（may），这种上下文的比较表明统一专利法院在颁发禁令方面具有一定的自由裁量权。

　　根据欧盟的初级法和次级法（主要是《欧盟知识产权执行指令》)，欧盟法院在执法层面采行合比例性的一般原则。考虑到统一专利法院必须全面适用欧盟法律(根据《协议》第20条和第24条第1款)，因此必须根据比例原则解释《协议》第63条，这就要求法院在颁发禁令时要考虑是否会对被告或第三人造成特殊困难，从而对其进行限制。

　　然而，这种自由裁量权并不是没有限制的。《执行指令》的原则还要求对侵权的法律救济必须满足有效性和威慑性，《协议》的第25条和第26条赋予专利权人的实体权利都要求在专利侵权案件中原则上授予禁令。因此，禁令救济只有在被告(或第三方)所遭受的损失与专利权人的合法利益严重不合比例的例外情况下，才可以基于比例原则予以限制或驳回。

　　自《协议》实施起，统一专利法院慕尼黑分庭在一个案件中已经对是否适用比例原则进行了探讨(特别考虑了被告是“非实施主体”和被控侵权产品涉及复杂产品的情况)，但基于该案的事实，法院最后拒绝适用比例原则对禁令救济进行限制。[6]

　　Q7、欧盟法院在“华为/中兴”案中，针对标准必要专利权人的禁令救济的问题提出了一套具体的规则，这个也可以理解为在特殊情况下对专利权停止侵害请求权的一种限制。考虑到德国和欧洲统一专利法院可以运用比例原则来限制禁令救济，您认为这种做法是否将“华为/中兴”案的标准纳入了比例原则之中?您如何看待“华为/中兴”规则与比例原则之间的关系?

　　答：“华为/中兴”规则是基于欧盟反垄断法(本质上是《欧盟运作条约》第102条)，在标准必要专利权人对专利许可作出过FRAND声明的条件下，对他的专利排他权进行限制的一套规则。可以说，欧盟法院通过滥用支配地位这一概念提出的这一套规范标准必要专利权人和实施人之间公平谈判的规则，是比例原则在这一类特定案件中的特殊规则安排。如果标准必要专利权人没有遵守“华为/中兴”规则所设定的义务，德国法院和欧洲统一专利法院都不会颁发禁令，因为这超出了专利权的范围。然而，如果标准必要专利权人履行了他的义务——特别是提出了一个符合FRAND原则的许可邀约——专利实施人就不能通过援引比例原则来绕开“华为/中兴”规则，除非案件中还存在诉争专利构成标准必要专利的其他因素。不过特别注意的是，如果一个专利是标准必要专利，那么一般情况下这个专利肯定构成复杂产品的一部分，这两个因素往往是重叠的，因此如果没有其他额外因素，仍然不能支持专利实施人对禁令救济主张的合比例性抗辩。[7]

　　Q8、有观点认为禁令救济中的比例原则应成为所有知识产权制度的共通性原则，您是如何看待这一观点？换句话说，可以根据具体情况对权利人的停止侵害请求权进行限制，这种规则是否也同样适用于如著作权法和商标法等其他知识产权法领域?

　　答：在《执行指令》和《信息社会指令》的基础上，我个人认为欧盟法院已经接受这样一种观点，那就是对知识产权侵权的救济要符合比例原则的要求，就是说救济措施要有针对性，要仔细考虑侵权人与第三人的利益，合理平衡所涉及的基本权利。从传统上来看，这一原则主要起源并应用在著作权和商标法领域。

　　著作权法和商标法在评估一个行为是否构成侵权行为时，已经为从实体角度为利益平衡提供了充分的灵活性（比如，商标功能理论，在著作权法中从功能性和基本权角度出发对排他权以及限制/例外进行解释等）。但是，专利法中针对停止侵害请求权的比例原则（即合比例性抗辩）具有特殊性，我个人认为无论在著作权法还是商标法中都不存在可比较的形式。

　　Q9、关于著作权法中的“侵权不停止”，我想与您分享一个中国最近的案例，金庸诉江南案。在该案中，广州知识产权法院认定被告构成著作权侵权，但并没有颁发禁令救济。

　　本案中的原告金庸先生是一位华语世界著名的武侠小说家。他的作品讲述的是中国古代的武侠江湖，创作了大量脍炙人口的武侠人物形象。被告杨某创作的是一本关于校园爱情故事的小说，他的小说中使用了金庸先生作品中65个人物的姓名，讲述了一个与武侠世界完全没有关系的关于校园生活的故事。在杨某的作品中，对不同的角色的借用程度不同，他的作品中主要人物的性格和人物关系与金庸小说中基本一致，但一些次要人物的性格和关系的修改程度相对更大。

　　一审法院讨论的主要问题是被告使用金庸小说中人物的名字是否构成侵犯著作权。一审法院认定，盗用人物名称不属于著作权保护范围，而是违反了反不正当竞争法。二审法院推翻了一审法院的判决，认为本案构成著作权侵权，但没有为权利人颁发禁令救济。二审法院认为，“被告作品与原告作品在人物名称、性格、关系等元素存在相同或类似，但情节并不相同，且分属不同文学作品类别，二者读者群有所区分；为满足读者的多元需求，有利于文化事业的发展与繁荣，在采取充分切实的全面赔偿或者支付经济补偿等替代性措施的前提下，本案可不判决停止侵权行为”。

　　我想请教教授的问题是，如果类似的案件发生在德国，德国法院会如何裁判?是不是也会判决著作权侵权但不判决停止侵权？

　　答：根据德国著作权法，如果虚构人物符合“作品”的要求，特别是具有足够的鲜明性（思想/表达二分法）和独创性，那么他们就可以获得著作权法保护。如德国联邦最高法院在著名的“长袜子皮皮”案中所述，这需要“通过鲜明的人物性格和特殊的人物特征两者的结合，来创造一个与众不同的人物”，才可以得到保护。[8]然而，在德国法律中，这种保护的各方面要求都很高。

　　因此，对于个案来说，判断侵权是否成立，要看所借用人物其鲜明的人物性格和人物特征有没有进行过实质性改造。必须对每一个人物进行评估，看其是否满足保护的条件。

　　按照欧盟法院在Pelham案[9]中确定的标准来解释德国著作权法中的自由使用（freie Benutzung）制度,德国法院会根据原告创作的人物角色在被控侵权作品中是否“可识别”，或者是否经过了实质性的改造，来判断被告对原告人物角色的借用是否构成著作权侵权。

　　原则上，上述对他人作品中人物角色的借用也可能落入戏仿或者合理引用的限制和例外。一般认为，被告在后的小说中虽然使用了原告现在作品中的虚构人物，但并无意与在先作品进行任何“对话”，在这样的情况下被告的行为可以落入戏仿或者适当引用的例外。

　　总而言之，根据德国法律，本案的关键争点可以在实体法层面上得到解决，比如可以讨论是否构成作品，是否构成侵权，是否落入限制和例外等，讨论的重点不会到救济层面，例如禁令救济是否合比例这个问题。因为没有完全掌握个案的案情，我甚至怀疑德国法院一开始就不会在这种情况下认定著作权侵权。

　　从德国的角度来看，根据《德国反不正当竞争法》第4条第3款，对虚构人物的模仿只有在伴随其他不正当情形一起出现的情况下（例如会导致消费者混淆），才会认定构成不正当竞争行为。反不正当竞争认定的门槛较高的原因在于现有已经存在各种的知识产权制度，因此一般认为不需要也没有理由通过不正当竞争法对智力成果提供的额外保护。[10]

　　注释：

　　1.《德国专利法》第139条第1款修改后表述如下：“1任何人违反专利法第9至13条实施专利的，在该侵权行为有重复发生之虞的情况下，被侵权人可以向其主张停止侵害请求权。2该请求权在违法行为存在首次发生之虞的情况下亦成立。3基于个案的特殊情况以及诚实信用的要求，如果权利人主张停止侵害请求权会给侵权人或者第三人带来不合比例的困难，且该困难不能通过权利人的排他权证立，该请求权甚至可以被排除。4在该情况下，被侵权人应获得合理的金钱补偿。5第2款规定的损害赔偿请求权不受此规定影响。”（注意：其中第3-5句为本次修法新添加的内容）。

　　2.本访谈的前期准备和后续翻译工作得到IP2Innovate的资助。访谈秉持客观中立和学术自主原则，具体内容是受访者个人的学术观点，不受任何第三方机构的影响。

　　3.BGH GRUR 2016, 1031 – W?rmetauscher.

　　4.Sprachsignalcodierer II, 25 May 2022 - 7 O 14091/19.

　　5.LG Düsseldorf Windturbinengenerator 02 March 2022 – 4a O 64/20; OLG Karlsruhe Steuerkanalsignalisierung II 02 Feburary 2022 – 6 U 149/20.

　　6.UPC Nachweisverfahren [detection method] 19 September 2023 – UPC_CFI_2/2023; see also Leistner, GRUR 2023, 1578.

　　7.参见Regional Court of Munich I Pitch-Lag-Sch?tzung 05 August 2022 – 21 O 11522/21; Rahmenl?schung 19 April 2023 – 21 O 1910/22.

　　8.BGH Pippi-Langstrumpf-Kostüm 17 July 2013 – I ZR 52/12.

　　9.CJEU, Pelham and Others, 29 July 2019 – C-476/17.

　　10.参见BGH BGH Pippi-Langstrumpf-Kostüm II 19 November 2015 – I ZR 149/14.

　　推荐阅读文献

　　Leistner 2023 Injunctive Relief in the UPC – A Case for Carefully Limited Flexibility, available at: https://ssrn.com/abstract=4484038).

　　魏立舟：《停止侵害请求权中的合比例性抗辩——新增《德国专利法》第139条第1款第3-5句的释义学解读》，《中国专利与商标》2022年第3期（总第150期）。