产业分析|【原创】祝建军：英国法院重申SEP全球许可条件管辖规则——评诺基亚诉OPPO案

　　作者：祝建军  深圳知识产权法庭法官

　　2021年11月4日，英国法院在诺基亚诉OPPO案中针对OPPO提出的管辖权异议和中止诉讼的申请作出裁定，重申英国法院“裁决全球许可条件+禁令”规则，认定英国法院是审理本案的方便法院，有权对本案行使管辖权，驳回OPPO提出的管辖权异议并中止诉讼申请。具体案情如下：

　　2018年7月1日之后，OPPO与诺基亚通过交叉许可获得诺基亚的标准必要专利（Standard Essential Patent，SEP）许可，许可期限至2021年6月30日。该许可到期前，诺基亚与OPPO协商试图延长许可期限并将许可范围扩大至5G专利，但未能达成协议，双方产生纠纷。2021年7月1日原许可合同刚刚到期，诺基亚集团两家公司（包括诺基亚技术有限公司、诺基亚解决方案与网络公司）立即向英国法院起诉OPPO系七家公司（包括深圳市万普拉斯科技有限公司、万普拉斯有限公司、OPPO广东移动通信有限公司、OPPO移动英国公司、安迅国际贸易有限公司、深圳市锐尔觅移动有限公司、安迅重庆移动通信有限公司）侵害其三件英国SEP专利权，请求法院认定这三件英国专利为相关标准的必要专利和有效专利，并且OPPO侵犯了其SEP专利权，请求法院确定其所持有的标准必要专利包的全球许可条件，并请求向OPPO颁发禁令。

　　为了对抗诺基亚，2021年7月13日，OPPO向重庆市第一中级人民法院发起两起诉讼，第一起诉讼请求法院认定诺基亚在许可谈判期间的做法不符合FRAND原则，并且违背了诚实信用原则。第二起诉讼请求法院确定诺基亚SEP的全球FRAND许可条款。

　　诺基亚为了进一步向OPPO施压，接着在德国、印度、印度尼西亚对OPPO发起SEP侵权之诉，请求给OPPO颁发禁令。同时，诺基亚还在英国、法国、德国、西班牙、印度和俄罗斯对OPPO发起非SEP侵权之诉，请求责令OPPO停止侵权。

　　针对诺基亚在英国法院提起的SEP侵权禁令之诉，OPPO向英国法院提出管辖权异议。OPPO认为，2020年8月26日，英国最高法院对“UP诉华为”“康文森诉华为、中兴”联合上诉案作出管辖权异议终审裁定，明确指出：即便在双方不同意的情况下，英国法院仍可以对权利人的SEP全球专利行使FRAND全球授权许可条件的管辖权。但诺基亚诉OPPO案与上述案件相比已出现两个方面的重大变化：一是中国最高人民法院于2021年8月19日在OPPO诉夏普案中裁定，即便在双方未达成合意的情况下，中国法院有权对全球FRAND许可条件拥有管辖权。二是欧盟法律不再适用于英国，尤其是经过重新修订的布鲁塞尔条例。上述变化改变了英国法院对裁决全球FRAND许可条件的管辖权。

　　OPPO认为，根据上述第一个方面的变化，重庆法院已受理OPPO与诺基亚之间的全球许可条件纠纷，重庆法院更适合处理该纠纷，OPPO愿意按照中国法院裁定的FRAND许可条款寻求全球许可。鉴于此，非英国OPPO方的被告以英国法院不是裁定相应诉讼请求的适合法院为由，对案件提出管辖权异议，OPPO英国被告则以英国法院不是裁定相应诉讼请求的适合法院为由，请求在重庆法院对案件作出最终决定前中止审理本案的诉讼请求。根据上述第二个方面的变化，英国法院不是裁决双方全球许可条件的方便法院，英国法院无权对住所不在英国的五个被告行使管辖权，并应中止对住所在英国的其他两个被告的诉讼。

　　针对OPPO提出的管辖权异议申请及主张，英国法院认为，在康文森诉华为、中兴案的管辖权异议中英国最高法院在一项判决中解释称，英国法院作为方便管辖法院的前提是没有证据表明有其他可以审理争议的法院，中国法院无权裁决FRAND全球许可条款，至少在双方未同意的情况下中国法院无权对此进行裁决，但中国最高人民法院在OPPO诉夏普案中根据五个因素确定了对SEP全球许可条款行使管辖权，因此，在本案中存在一个可以裁决SEP全球许可条件的中国法院。被告已经突破英国最高法院裁定康文森诉华为、中兴案管辖权异议中确定的“必须有一个可替代的司法管辖权”这一障碍的限制。

　　英国法院对被告行使管辖权直接源自经重订的《布鲁塞尔条例》第4（1）条的规定，根据本条例，对居住在某一成员国的人士提起诉讼的，应向该成员国的法院提起诉讼，无需考虑被诉人士的国籍。在康文森诉华为、中兴案中，英国上诉法院认为，由于英国被告必须在英国被起诉，因此不将案件分拆审理更为合理，如果对非英国被告的起诉也在英国审理，就可以避免将案件分拆，这也是方便法院评估中需要考虑的一个因素。在《布鲁塞尔公约》及其后续公约生效期间，方便法院原则继续适用于英国法律。将FRAND问题从SEP侵权、有效性问题中剥离出来，可能会引发不同的观点之争。英国最高法院在康文森诉华为、中兴案中对这一问题进行了讨论，特别注意到在确定合适的审理法院之前，对涉案争议准确定性的重要性。英国法院在康文森诉华为、中兴案中认定，争议涉及英国专利，这是一个实质问题，而不是形式问题。争议解决将涉及确定英国专利的侵权性、必要性和有效性问题，英国法院显然是审理该争议最合适的法院，实际上也是唯一可能的法院。具体到诺基亚诉OPPO案，诺基亚在本案中的主张与康文森诉华为、中兴案中康文森的主张及案件争议定性方式完全相同，由于本案中的争议以同样的方式被恰当定性，就方便法院原则而言，英国法院是该争议的合理诉讼地法院。

　　OPPO还请求英国法院中止涉案的FRAND程序，OPPO为此提出了五点主张，概括如下：中国法院的平行诉讼也在审理此案，如不中止诉讼，英国法院需花费3-4周审理FRAND问题，并有可能与中国法院作出的判决不可调和。中国法院裁决FRAND全球条款，审理速度更快，要比英国法院更快得到结果。诺基亚可以请求对中国法院审理的许可条款进行切分，即可以请求英国法院在英国专利范围内继续审理FRAND诉讼。争议与中国联系更为密切，拟授予的设备在中国的销售占50%以上，在英国却不超过0.5%。如果不中止诉讼，诺基亚就会一直选择SEP侵权诉讼的司法辖区来裁决FRAND条款，这对SEP权利人有利，但对实施人不利，显然不公平。

　　针对OPPO提出的中止FRAND程序的申请，诺基亚提出了九点反驳观点，概括如下：重庆法院的裁决未涉及OPPO授予诺基亚的交叉许可问题。诺基亚授予的许可不仅适用于OPPO品牌的设备。从这两点来看，在任何情况下，应在英国司法辖区内审理FRAND问题。如果英国和中国法院的判决涵盖了同样的问题，两国的判决不一定是不可调和的，因为在UP诉华为案中，英国法院表示不止一组条款符合FRAND原则。诺基亚可能会因中国法院设定的许可费率低于英国法院设定的许可费率而遭受损失。重庆法院裁定FRAND许可费率时会适用中国法律，而裁决FRAND许可条款必须依据法国法，诺基亚有权让执行法国法律的法院来裁决。如果重庆法院裁决FRAND条款，诺基亚就要被迫基于这些条款向OPPO提供许可，否则就会被处以罚款或监禁，不应要求诺基亚基于该等制裁的司法辖区处理FRAND争议。诺基亚依赖由代理其重庆法院费率诉讼的北京律师事务所的一名合伙人提供的证据，证明中国法院基于案情实质作出判决的时间要比英国晚两年。英国法院的诉讼程序使用英语很方便。重庆法院从未审理过FRAND案件，而英国法院具备裁决FRAND争议和适用法国法的经验。

　　英国法院均没有采纳OPPO和诺基亚的上述观点，英国法院认为，英国最高法院曾经指出一种潜在的解决方案，即建立一个国际公认的法院审理SEP案件，SEP权利人和实施人都必须将双方争议提交该法庭处理，但在国际上协商制定这一解决方案之前，各国法院必须按照各国的现状处理SEP案件。如果他国正在进行平行诉讼，并且有充分的理由确定，中止诉讼可以节省成本并提供极大的便利时，可以考虑下令中止诉讼，但这种情形极少。本案双方当事人提出的考量因素中，没有任何因素使当事人之间的司法平衡倾向于中止或不中止，因此，在重庆法院审理SEP全球许可条件期间，将不批准中止本案诉讼。

　　由上可见，英国法院在诺基亚诉OPPO案中，通过裁定驳回OPPO提出的管辖权异议和中止诉讼的申请，重申其“裁决全球许可条件+禁令”管辖规则。

　　由于我国法院与英国法院同时对OPPO与诺基亚之间的SEP全球许可条件进行审理，我国法院应提高审判效率尽快审结双方之间的纠纷，力促双方尽快达成SEP全球许可协议，以避免双方陷入旷日持久的诉累之中，为积极参与SEP纠纷的全球治理提供中国的裁判经验和裁判规则。