作者：
吴贵明 北京康瑞律师事务所合伙人
潘宗桃 江西九江学院外国语学院副教授
2021年1月6日，美国佐治亚州北区（亚特兰大）联邦地方法院在PureCircle公司诉Almendra公司专利侵权诉讼案中，准许了原告与被告之间达成的主动撤诉协议，并予以结案。[1]法院裁定距离该诉讼案起诉日期仅9个月时间，之所以能在短期内偃旗息鼓，很大程度上归功于本案被告方较好地利用了美国专利法律体系中的“专利不可执行（unenforceable）”制度。
一、案件回顾
PureCircle是总部设于美国伊利诺伊州韦斯切斯特的全球食品和饮料行业甜菊甜味剂的主要生产供应商和创新机构之一。2020年4月6日，隶属于PureCircle的美国子公司PureCircle USA Inc.和马来西亚子公司PureCircle Sdn Bhd（以下统称“原告方”）作为共同原告向美国佐治亚州北区联邦地方法院提交起诉状，起诉被告方Almendra Americas LLC和Almendra(Thailand) Company Limited（以下统称“被告方”）未经许可生产、销售的Steviarome?产品，侵犯了其名称为“作为风味调节剂的糖基化甜菊醇糖苷”的US10,398,160号专利权（以下简称“160号专利”）。涉案专利授权日期为2019年9月3日，申请日为2017年2月20日。
Almendra是一家总部位于新加坡的天然甜味剂和调味料行业公司，致力于研发和提供具有可调节特性的调味品，解决低糖食品和饮料复杂的口味挑战，其产品在泰国制造，面向全球客户销售。此次被起诉方是Almendra下属的美国子公司与泰国子公司。
被告方在向法院请求了延期答辩后，于2020年7月23日提交了答辩状，同时针对原告方在同一法院提起了反诉。2020年9月3日，被告方又向法院提交了补充修改后的答辩状与反诉状。
在被告方的答辩状中，Almendra公司请求法院驳回原告方PureCircle公司的起诉，判决被告方不侵权，且原告方专利无效，判决原告方160号专利的权利要求不可执行（the claims of the asserted patent are unenforceable），由原告方承担案件律师费与相应支出。
其主张原告方专利权不可执行的理由为，作为专利权人的原告方通过其发明人及其代理律师在专利授权过程中违反诚信原则，有不正当行为。关于此项指控，被告方在其反诉状中提供了如下所述的具体理由及相应证据：
本专利侵权诉讼案中原告方主张权利的160号专利要求了US9,107,436号美国专利（以下简称“436号专利”）的优先权，原告方通过其专利代理律师，在436号专利与160号专利的申请审查过程中有故意掩藏作为现有技术对比文件的不正当行为。
在2014年6月6日前后，即436号专利申请审查期间，为满足申请人必须在专利申请过程中提供任何其已知现有技术参考文件（Information Disclosure Statement, IDS）的规定，原告方作为专利申请人向美国专利商标局（USPTO）提交了多达1200页的250篇现有技术参考文件，包括26篇美国专利文献，79篇美国专利申请公开文献，70篇美国之外的其他国家专利文献，以及63篇非专利类公开出版物。该案代理律师明知USPTO审查员不可能有足够时间阅读完这些现有技术文件，且在专利审查员要求其指出这些现有技术参考文件中哪些是与专利申请的可专利性最相关的文件时，明确拒绝指定文件。
在2015年1月29日美国专利商标局发出的专利审查意见通知书中，审查员告知因IDS文件量太大，无法全部阅读，要求专利申请人指出哪些是影响涉案专利申请可专利性最相关的现有技术参考文件，原告方代理律师采取了欺骗的不正当手段，对权利要求1进行了修改，将权利要求10中的特征“至少80%的甜菊醇总苷”加入到权利要求1，来克服本申请可专利性问题。然而，原告方代理律师明知权利要求10的内容已经包含在1200页现有技术参考文件中的至少一篇日本说明书与标准中进行披露，也即现有技术文件“a-Glucosyltransferase Treated Stevia, Japan’s Specifications and Standards for Food Additives, VIII edition, 2009”中披露有“包含至少80%的甜菊醇总苷”相关的内容。
如果原告方在436号专利审查过程中不故意掩藏上述现有技术文件，436号专利就不会被授权，从而要求其优先权的160号专利也就不可能被授权。因此，由于作为专利权人的原告方在160号专利相关审查过程中，存在故意掩藏对专利申请有实质性影响的现有技术文件的不正当行为，以欺骗手段而获得授权的160号专利应当被判定不可执行。
在被告方Almendra公司的反诉状中，还列举了其他各项作为专利权人的原告方及其代理律师在160号专利审查过程中的不正当行为。
佐治亚州北区联邦地方法院于2020年8月25日签发了案件审理进度令，并排出该专利侵权诉讼案件进行证据开示与审理的日程表。原告方在收到被告方答辩状与反诉状后，曾分别于2020年10月12日和11月23日两次向法院提出需要和解谈判，请求中止本案审理的动议（Motion to Stay Case）。
2021年1月4日，原被告双方通过各自的代理律师签署了撤诉和解协议，原告方PureCircle公司主动撤回了对被告方Almendra公司的专利侵权起诉，被告方也撤回反诉，双方同意各自承担本方的诉讼费用及相应支出。2021年1月6日，美国佐治亚州北区联邦地方法院对该专利侵权诉讼案作结案处理。
二、“专利不可执行”制度分析
从上述案件发展过程来看，很大程度上是原告方PureCircle公司顾忌160号专利在美国专利商标局的审查授权过程中存在不正当行为，会被法院判定该专利不可执行，也即被判该专利不能用于维权，故主动撤回了该起专利侵权诉讼。而被告方Almendra公司在最短时间内利用“专利不可执行”制度，达到了不战而屈人之兵的效果，取得侵权诉讼的完胜。
专利权的不可执行是美国专利法律体系中一项特别的规定制度。当专利侵权诉讼中的被告方能够证明涉案专利存在以下一些事实情况时，其可以请求法院判定该涉案专利不可执行：专利权人在获得专利权过程中有不正当行为；专利权人因懈怠导致诉讼时效已过；涉案专利适用禁止反悔原则；专利权被滥用等。[2]
而因专利权人在获得专利权过程中不正当行为导致专利不可执行的法律基础，源自《美国联邦法典》第37编第1.56条（37 C.F.R. § 1.56 Duty to disclose information material to patentability）。其规定：与专利申请提交和处理相关的每个人在与美国专利商标局打交道时都有诚实和坦白的义务，其中包括向专利商标局披露该人对可专利性具有重要意义的所有信息的所知义务。实施或企图欺诈美国专利商标局的申请，或者由于恶意或故意的不正当行为而违反披露义务的专利申请，将不会被授予专利权。
在上面介绍的PureCircle公司诉Almendra公司专利侵权诉讼案中，被告方即在答辩与反诉中，通过大量证据来证明原告方作为160号专利优先权的436号专利在审查授权过程中，存在有故意欺骗美国专利商标局的不正当行为，从而基于该优先权的160号专利也是通过欺骗的不正当行为获得授权的，因而请求法院判定原告方PureCircle公司涉案专利不可执行，不得用于主张权利。
依据美国专利法律制度，虽然在专利申请过程中只有申请人及美国专利商标局两方参与其中，但专利申请的授权会影响到公众利益。且因为专利申请与审查是介于专利申请人与专利商标局之间进行的，具有利害关系的公众，尤其是申请人的竞争对手，在专利权取得的过程中没有发言权。此外，美国专利商标局也并无实验室、测试仪器、专职科学家或经济学家来评估申请人所主张实施例的特征及商业成功的可能性。换句话说，除非是特别明显的情形，例如因违反不可改变的物理规律而应依《美国专利法》第101条予以驳回，专利商标局不会置疑专利申请人声明或陈述的真实性。[3]
由于专利制度有赖于参与者的坦诚布公，因此专利申请人包括专利申请的代理人负有真实陈述义务（duty of candor）。申请人及其代理律师负有向美国专利商标局披露所有重要信息的责任。此要求并非表现在可专利性的法定要件上，而是表现在不得有不正当行为上。实践中主张不正当行为时需要证明的是：一、作为侵权诉讼原告方的专利权人具有不正当行为，如向美国专利商标局隐匿重要的现有技术参考文献等，这些文献对于可专利性具有实质性影响；二、专利权人的上述行为是故意的。承担不正当行为的后果符合带有监管含义的衡平法则。因而专利权人在专利申请审查授权过程中的不正当行为将导致该专利权的不可执行。
回望近些年，中国企业在进军国外市场中遭遇的侵权纠纷，尤其是在美国市场被诉专利侵权的案件越来越多。据相关统计数据显示[4]，2019年中国企业涉美专利诉讼案件数量高达294起，包括新立案143起。在这些诉讼中，中国企业作为被告的比例占到92%。由于在美国的专利侵权诉讼耗时较长，整个诉讼过程从案件受理与答辩、证据开示、权利要求解释听证至陪审团庭审往往需要两、三年时间，且参与诉讼成本高昂，需要支付的美国律师费与专家证人费用即高达几百万美元，这对作为被告方的中国企业来说，既影响了正常的市场业务经营，又平添一项极大的经济负担。即使在最终原被告双方能达成和解的情况下，中国企业往往也付出了不菲的代价。因此如何能最大限度地了解并运用美国的专利诉讼法律制度与规则，善于从诉讼案件程序与实体两个方面来争取赢得诉讼，成为外向型经济为主导的国内企业亟需补上的必修课。
在PureCircle公司诉Almendra公司专利侵权诉讼案中，被告方Almendra公司充分利用了美国专利法律制度中的专利不可执行相关规则，通过在涉案专利申请审查历史文档中挖掘出的大量专利权人及其代理律师不正当行为的证据，充分证明了涉案美国160号专利涉及不可执行问题（unenforceability），从而达到了迫使专利侵权诉讼的原告方主动撤诉的目的。这一高效、经济的专利侵权纠纷解决策略值得国内企业进行参考借鉴。另一方面，该案也从反面给在美国提交专利申请的申请人予以警示，无论是作为专利申请人、发明人、专利律师还是其他相关人员，在进行美国专利申请以及包括美国在内的国际系列相关专利申请时必须遵守相应的现有技术披露义务，不得故意掩藏相关现有技术参考文献，避免将来在专利侵权诉讼中可能遇到不正当行为抗辩，增加美国专利授权的稳定性。
注释:
[1]IncoPat：www.incopat.com, 最后访问时间：2022年2月25日。
[2]Kimberly A. Moore, Timothy R. Holbrook, John F. Murphy,”PATENT LITIGATION AND STRATEGY”(Fourth Edition) ,2013 LEG. Inc. d/b/a West Academic Publishing.
[3]郑胜利、刘江彬编译：《美国专利法》，知识产权出版社，2010年11月。
[4]国家海外知识产权纠纷应对指导中心：《2019中国企业涉美知识产权诉讼报告》，http://beta.www.sohu.com/a/416291991_120389444，2020年9月。
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