等同原则限制适用的司法认定

　　作者：陈聪 重庆知识产权法庭

　　裁判要旨

　　1.专利权利人在撰写或修改专利申请文件时，未将其明确知晓或足以预见到的替代性技术特征载入权利要求，在侵权判定时，综合考虑专利权人的保护意图和社会公众的信赖利益，一般不再通过等同原则将该技术特征纳入专利权的保护范围。

　　2.对于专利权利要求中采用数值范围方式限定的技术特征，如果本领域技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利权利要求保护的方案特别强调数值范围对技术特征的限定作用，则不能将被诉侵权技术方案中不在该数值范围之内的相关技术特征认定为等同特征。

　　案情

　　原告系“两步法制作玻璃分酒器的制备方法”发明专利（申请号为201510651566）专利权人。该专利的权利要求1为：1.一种两步法制作玻璃分酒器的制备方法，其特征在于，第一步制作杯身，其制备工艺为：玻璃原料→炉子熔料→供料机下料→吹泡机吹制杯身坯→人工取出杯身坯→人工将杯身坯送入火切口机切口→人工做倒酒口→人工将杯身送入电加热炉退火→出炉检验→半成品；第二步在杯身上制作杯把，其制备工艺为(略)；在所述的第一步制作杯身中的人工将杯身送入电加热炉退火工序时，其电加热炉退火的温控分为三区，第一区为550℃-500℃，第二区为500℃-450℃，第三区为450℃-常温，退火时间为90-120分钟；在所述的第二步在杯身上制作杯把中的半成品送入电加热炉加热工序时，其电加热炉加热的温控分为四区，第一区为常温-400℃，第二区为400℃-500℃，第三区为500℃-600℃，第四区为600℃-670℃，加热时间为90-130分钟。

　　被告使用的生产分酒器的生产方法与权利要求1不相同的步骤主要如下：第一步人工取出杯身坯后，被告后续步骤是退火，采用激光冷切口工艺对分酒器坯体切口、对切口边缘进行粗磨倒角细磨等处理。原告主张上述步骤构成等同技术特征，理由是火切口与冷切口属于玻璃工艺中早就存在的惯常的切割手段，二者均是对坯体进行成型。第二步与原告案涉专利步骤基本相同，但被告认为该步骤中其加热的温控与原告案涉专利温度不同：被告退火炉温度约为550度加减10度，未有到达600度的部分。原告认为被告温度特征与原告的相关技术特征构成等同，理由是温度变化均系低温到高温或高温到低温的过程。

　　裁判

　　法院生效裁判认为：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第二款规定,被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

　　等同原则是对专利权利要求字面保护范围的扩张，是克服权利要求书撰写过程中因客观原因难以使撰写的权利要求书在字面上全面覆盖在授权后出现的侵权行为，而对字面侵权的适当补充。等同原则为专利权人提供了切实有效的法律保护，鼓励了技术创新。同时，也不能忽视等同原则带来的不确定性影响。专利制度要求专利保护范围具有足够的法律确定性和可预见性，不能因滥用等同原则致使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众利益。如果专利权人要求保护的内容属于申请时本领域技术人员能够认识到的，即存在可预见的其他替代技术手段，专利申请人可以但未将其纳入权利要求的保护范围，则应视为是专利申请人在撰写专利文件时对专利权的保护范围作出的选择，一般不应再通过等同原则将该技术方案纳入专利权保护范围。

　　“人工将杯身坯送入火切口机切口”技术手段明确清晰，保护范围清楚。双方当事人均确认，就玻璃切口而言，除火切以外，还存在冷切、激光切割等多种涉案专利申请前该领域技术人员普遍知晓的技术手段，且原告亦通过教材文献等证据强调此点。据此，可以认为专利权人将权利要求中的该技术特征限定为火切，就是将其他切口方式排除在其保护范围之外。在进行侵权判定时，不宜将火切扩张到其他多种方式予以保护，否则有损社会公众对专利保护范围确定性和可预见性的信赖，损害社会公众利益。另一方面，被诉侵权技术方案使用的激光切口方式对分酒器坯体进行切口加工，依赖的技术设备等与原告方法所需不同，不应认为是采取了基本相同的技术手段；尤其该步骤后得到的半成品形成了明显不同的薄杯口、无内外翻边线的效果，二者的技术效果亦有实质性差别。

　　关于原告主张的加热及退火技术特征的温度特征等同问题，涉案专利权利要求中退火和加热温度均是有明确端点的数值范围，有明确端点的数值范围本身即是经过专利申请人基于其研发结果进行了概括选择之后所确定的范围，专利申请人在撰写权利要求时即已基于研发结果尽最大限度地主张了其发明的保护范围。申请人在申请专利时对一个更宽泛的数值范围时能否获得授权并不确定，因此没有将其记入权利要求中。既然如此，如果通过等同特征的方式再将其纳入到专利权的保护范围，容易导致申请人规避实审程序中对于数值范围特征的严格审查和充分公开的要求，对公众而言也是不公平的。因此在专利申请时所明确的数值范围，表明已放弃了对明确的数值范围以外的技术方案的权利主张，法院一般不宜在专利侵权纠纷中通过适用等同原则以扩大其专利保护范围，除非原告进一步举证超出范围之外的其他数值属于申请日后出现的技术内容，且同样可以达到基本相同的技术效果。本案中，未有证据显示被告预热温度到达原告案涉专利第四区的范围，温度的高低变化亦非不考虑温度区间划分的理由；且如前所述，被告与原告预热温度不相同的温度设定是否为原告专利申请日后出现的技术内容，且同样可以达到基本相同的技术效果未予以证明，原告关于等同的主张不能成立。

　　评析

　　全面覆盖原则也称字面侵权原则，是专利侵权判定的首要规则。面对高额的许可费用以及投机心理，竞争者往往也利用专利制度的漏洞。如，竞争者对本领域技术状况、他人专利权利文本、审查资料等内容进行充分评估后，针对某一有价值的专利进行有目的性的迂回设计或者简易的模仿和改动，研发出具有竞争性的替代性手段。如果僵硬地适用全面覆盖原则，对专利权的保护明显不利。我国专利法司法解释确立了从手段、功能、效果三个方面进行基本相同的判断，同时要求满足相应替换系本领域普通技术人员无需“创造性劳动”能联想到这一要素，即可成立等同侵权。一方面等同原则是对全面覆盖原则的补充与矫正，另一方面其适用在一定程度破坏了专利制度的公示功能，据此，禁止整体等同、禁止反悔原则、捐献原则等一系列限制等同原则不当适用的法律规则得以确立。除此之外，司法实践中仍有一些情形需要对等同原则的适用予以限制。

　　01、等同原则确保专利保护范围的妥当性

　　推动等同原则的根本力量是侵权人对技术特征迂回设计的实施行为，等同原则克服了字面侵权的局限，防止那些简单替换技术方案的行为不受法律制裁，其功能在于警告潜在侵权人，太靠近专利周边技术研发生产有可能引发专利侵权诉讼，所以在生产前应当做好专利检索与研究工作，有助于促进行业重视专利工作。

　　等同原则不仅适用于侵权程序中，充分保护了专利权人的利益；还会在专利申请程序中发挥作用，降低专利申请人描述专利文本上的成本。如果缺少等同原则，专利申请人就必须花大气力对其所试图保护的发明方案进行专利语言的描述。问题在于，这一目标经常难以实现。语言的局限性、专利撰写技术的限制、发明人和专利代理人及专利审查机关对技术方案理解的偏差等，均是权利要求书文本难以精准地反映发明技术方案的重要因素。除了经济、公平因素之外，等同原则同时还起到重要的语言安全阀作用，司法上对等同原则的承认反映出文字并不总是传递发明创造构思的最佳媒介。很多发明创造的最佳表现形式是客观的模型、机械绘图、分子模型或其他非语言类介质。尤其是涉及最先进技术的“开创型”发明创造时，可能还不存在被认可的、发展成熟的相关词汇，对于专利权人来说等同原则就是传达其发明创造的完全利益的重要工具。等同原则的适用，可以从结果上超越上述客观障碍，从而达到保护权利人全部创造性技术贡献的目的。

　　02、等同原则限制适用的法理基础

　　等同侵权虽然保护了专利权人，但超越了公开的权利要求书的范围，将第三人置于不可预知自己行为性质的境地。如此以来，法律的天平就过于倾向了专利权人，牺牲了第三人的信赖利益。在专利制度设计上，还必须对等同原则进行适当的规范，防止它走得过远。

　　（一）确保专利的公开功能

　　公开与排他利益，是专利两个维度，二者的互动形成了专利制度的诸多影像。从性质上看，专利权是一种民事权利，是一种对世的支配权，对第三人具有绝对排他的效力，其得丧变更须有足够由外部可以辨认的表征，如此才能透明其法律关系，避免第三人受损，保护交易安全。此种可由外部辨认的表征，即为专利权的公示方法（登记）。从经济学上看，这种方法界定了产权，降低了交易成本，促进了效率。在确定专利权的保护范围时，权利要求书发挥了重要的作用，说明书对权利要求书起限定作用。按此，没有记载在权利要求中的技术特征是无法得到保护的，而等同原则恰恰超越了这一范围。因之，为确保专利的公示功能，必须对等同原则进行严格限制，其适用，理应严格限定在因为文字表达障碍无法精确完整反映技术方案等客观情形，而不能过于忽略专利权利要求的文本。

　　（二）保护第三人的信赖利益

　　专利权的另一特点是排他性，一项发明创造一旦获得了专利权，其持有人获得的是一种“消极权利”，除非法定事由，他可以禁止任何人未经许可对该项发明创造生产与使用。如果第三人不知悉专利权的范围和边界，就有可能让第三人处于动辄侵权的境地，毕竟，专利权是控制他人行为的制度。这明显地影响了第三人的行为预期。专利权的实现并不要求第三人的积极作为，它只要求第三人不进入其范围即可，所公开的专利权利要求文本所代表的技术方案具有稳定性与确定性就有着非常重要的意义。划定专利权保护范围的权利要求解释规则和侵权判定规则均将第三人信赖利益的保护作为考量的重点。

　　03、等同原则限制适用的司法认定路径

　　司法解释确定的限制等同原则适用的捐献原则、禁止反悔原则均从不同角度强调专利登记的公示效力。本案所涉的可预见性规则及数值范围类技术特征限制适用等同原则均是司法实践中遵循等同原则限制适用法理基础的体现，亦是从不同角度体现了捐献原则、禁止反悔原则所强调的，要通过专利申请人撰写、修改专利文件等客观行为判定相关专利保护范围。

　　（一）以技术方案为基础结合专利文件划定专利权的保护范围

　　专利侵权诉讼裁判的首要问题是划定专利权的保护范围。专利法设置权利要求书和说明书的分工，主要是基于技术方案本身存在着模糊性，有其自身难以确定的局限。这两个文件只是为了向社会公众公告专利权的保护范围，其基础仍然是专利权保护的技术方案。权利要求书代表了专利权的保护范围，但权利要求书并非单纯纸面的文字。和不动产登记证书不同，后者的范围非常确定，其边界由数字划定，基本不存在解释的必要。而权利要求书必须通过解释才能划定专利权的范围，专利法甚至允许发明人使用新术语对其发明创造进行描述。显然，是技术方案导致了权利要求书的解释。

　　如何准确的解释权利要求以适当的划定专利权的保护范围。一般而言，申请人可以对其做出的具有创造性贡献的具有三性的全部技术方案获得专利保护，但其最终能否通过专利文件体现其全部的技术方案涉及到专利文件的准确撰写，而这往往并非易事。因此，专利权的保护范围并非申请人所主观认为的技术方案，而是指申请人通过其专利文件以及专利文件的修改过程等客观情况反映出来的、其可以获得保护的技术方案。也就是说，虽然专利权利保护范围是以权利人所完成的具有创造性的技术方案为基础，但这一基础仍然是基于其通过专利申请文件所反映出来的其所要求获得专利权保护的客体为依据，并且最终以获得专利授权机关审查登记确定的内容为准。专利权利保护范围的确定路径便是在专利文件的确定性与技术方案的实质中维系平衡。

　　（二）可预见性规则对等同原则的限制适用

　　可预见规则意味着，专利权利人在撰写专利申请文件时未将其明确知晓的替代性技术方案载入权利要求，综合考虑专利权人的保护意图和社会公众的信赖利益，在侵权纠纷中一般不再通过等同侵权将该技术方案纳入保护范围。就一项技术方案而言，其创造性的程度、替代手段等，发明人最为清晰。在撰写申请过程中，发明人也居于主导地位。如果在专利权利要求书中，申请人没有记入明确可预见的技术特征，可以理解为申请人的理性选择，申请人并无将上述技术特征纳入专利权保护范围的主观意愿。对于社会公众而言，他们也通常会信赖该技术特征不在保护范围内。

　　具体而言，司法裁判中，可预见性规则的适用范围一般限定在以下三种技术特征：一是发明权利要求中的非发明点技术特征；二是修改形成的技术特征；三是实用新型权利要求中的技术特征。非发明点技术特征与发明专利的新颖性、创造性等关联不大，一般属于相对成熟且容易为本领域普通技术人员知晓和掌握的技术点，较不容易出现因为客观文字表达或撰写的原因导致的技术方案保护不完整的情形。而实用新型创造性较低且未经过实审程序的审查，对适用等同原则予以更严格的限制有助于整体提升实用新型专利的质量。经过了修改程序形成的技术特征，实则包含了禁止反悔原则的含义，申请人在专利授权过程中已经意识到相应的技术特征存在问题需要修改或者优化，但其并未在修改过程中将其在侵权诉讼中主张等同的那一部分技术特征写入专利文件中，此举亦使公众信赖权利人主张权利范围仅仅就是其修改后所公示的部分。关于“可预见性”的时间节点，应严格限定在专利申请时或者专利修改时本领域普通技术人员的视角，因为“可预见性”是基于专利申请时的主客观条件，而不能将技术变化与发展后产生的新的技术背景纳入考量以苛求申请人。在具体的主观要件认定上，“明知”与“足以预见”是适用该规则的两种情形，可由主张适用该规则的一方承担相应的举证责任。“明知”与“足以预见”仅系当事人主观认知程度上的区分，实践中，公开发行的教材、文献、相关领域的背景技术状况、经采信的专家意见等均可以作为证据。

　　本案中，关于玻璃切口的工艺问题系非发明点技术特征，除火切以外，已被申请日前的教材等相关文献证实存在冷切、激光切割等多种该领域技术人员普遍知晓的技术手段，相关权利要求技术特征的表述并无语言描述上客观障碍，可以认定权利人系明知存在替代性的技术手段而并无意愿将其纳入专利权利保护范围，不应再适用等同原则扩大其保护范围。如同捐献原则是从专利文件内部的权利要求书与说明书的不同地位对等同原则予以限制，可预见性规则系从专利文件外部对等同原则进行合理限缩。

　　（三）有明确端点的数值范围特征限制适用等同原则

　　关于数值类技术特征的等同原则限制适用规则，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》的第十二条，对权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定这一类型的专利适用等同原则进行了明确的限制。与这一类型的权利要求类似，有明确端点的数值范围本身即是经过专利申请人基于其研发结果进行了概括选择之后所确定的范围，专利申请人在撰写权利要求时即已基于研发结果尽最大限度地主张了其发明的保护范围。申请人在申请专利时对一个更宽泛的数值范围时能否获得授权并不确定，因此没有将其记入权利要求中。既然如此，如果通过等同特征的方式再将其纳入到专利权的保护范围，容易导致申请人规避实审程序中对于数值范围特征的严格审查和充分公开的要求，对公众而言也是不公平的。

　　司法实践中，有明确端点的数值范围特征排除适用等同规则系一般情形，其适用范围是指相关技术特征系通过数值予以限定，限定的方式并非某一具体数值而是数值的范围。数值范围技术特征反映的是申请人关于技术效果从量变到质变的临界点的认识，也意味着申请人已放弃了对明确的数值范围以外的技术方案的权利主张。从适用等同原则的基础以及相应限制等同原则适用基础的角度，明确端点的数值范围属于权利边界清晰确定的技术特征，一般并不存在技术方案表述上的客观障碍，不宜适用等同原则。具体而言，如果权利人在侵权诉讼中主张等同的数值范围与其权利要求中的数值范围差异明显，排除等同原则的适用往往争议较小。实践中争议较大的可能是权利人主张等同的数值范围与权利要求的数值范围非常临近的情形，对此需要进一步特别判断，如果本领域技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利权利要求保护的方案特别强调数值范围对技术特征的限定作用，即该数值区间是所对应技术特征的专有属性，仍然应当排斥等同原则的适用。例外的情形是，权利人可进一步举证超出范围之外的其他数值属于申请日后出现的技术内容，且同样可以达到基本相同的技术效果。本案中，权利人关于温度的区间系明显的数值范围类技术特征，如果认为温度的变化是天然的由高到低或由低到高则可以肆意适用等同原则，那么数值范围区间的技术特征则失去了限定各区间范围的特殊意义，该技术特征本身则丧失确定性，与专利权利要求的公示作用背道而驰。

　　保护知识产权就是保护创新。专利制度通过对赋予创新临时的排他性保护来促进科学和实用技术的进步，可以认为是促进创新与创造最重要的法律制度之一。专利权作为产权的一种，清晰明确的界限使得对创新的投资更为有效。司法裁判中合法审慎的限制等同原则的适用能严格遵循权利要求文本的公示功能，保护公众的信赖利益。