作者：程书锋 广东金融学院讲师
程方伟 广州知识产权法院法官
【裁判要旨】
在后注册的企业名称虽未突出使用，但明显攀附在先知名企业名称和有一定市场知名度注册商标的商誉、足以造成相关公众混淆和误认的，应当认定为不正当竞争行为、判令停止使用。《类似商品和服务区分表》具有滞后性，进行商品类似关系判断时，要更多地考虑商品关系的变化，结合个案实际情况综合认定。宣传内容足以使相关公众对产品的来源和品质产生误认，容易诱使消费者作出不利消费决定而获得不正当竞争优势的，构成虚假宣传行为。
【案号】
一审：（2017）粤73民初615号
二审：（2018）粤民终359号
【案情】
原告（被上诉人）：诺和诺德（中国）制药有限公司（以下简称诺和诺德公司）
被告（上诉人）：沈阳市其乐大帝商贸有限公司（以下简称其乐大帝公司）
被告（上诉人）：邸中北
被告：广州市诺和医疗器械有限公司（以下简称广州诺和公司）
丹麦诺和诺德公司于1993-2010年间在中国注册第712538号、第G759747A号
、第8086078号
、第786062号“NOVO NORDISK”商标，均核定使用于第5类“治疗糖尿病用医药制剂”“医药制剂和物品”等商品上。上述商标授权诺和诺德公司在中国唯一使用。经过长期使用和广泛宣传，上述商标在中国具有较高知名度，并有多次司法保护记录。
其乐大帝公司于2012年注册第9455418号“诺和诺德”、第9455419号“novo nordisk”商标，均核定使用于第25类“服装；鞋（脚上的穿着物）”等商品上。
其乐大帝公司的法定代表人邸中北于2016年在香港注册成立诺和诺德香港科技有限公司，开办网站www.jkxyungou.com，在该网站上进行“糖尿病足保健鞋”的产品宣传，部分宣传内容如“公司的丹麦创始人开启了改变糖尿病的里程”“我们在质量和道德方面绝不妥协”等与诺和诺德公司官网宣传内容相同。同年，邸中北还到广州租赁厂房、申请成立广州市诺和医疗器械有限公司。
其乐大帝公司在“辽宁省医学会第十六次内分泌暨第十四次糖尿病学术会议”、辽宁省沈阳市和平区沈阳市第七人民医院等场所许诺销售“novo nordisk 诺和诺德”“novo nordisk”标识的鞋品，产品宣传册及www.jkxyungou.com 网站均宣称该鞋品为“糖尿病专用护足鞋”，并显示“诺和诺德（香港）科技有限公司”“广州诺和医疗器械有限公司”等相关生产工厂或中国运营中心及其联系方式等信息。
诺和诺德公司以其乐大帝公司等构成商标侵权和不正当竞争为由诉至法院，请求判令停止侵害其注册商标权及不正当竞争行为，赔偿其经济损失及合理支出300万元。为支持其诉请，诺和诺德公司同时请求对其在中国境内被授权使用的四个商标认定为驰名商标。
【审判】
广州知识产权法院一审经审理认为：其乐大帝公司超出核准范围使用注册商标，使被诉产品在功能和用途上延伸到医疗领域，与相关的医疗药品、用品构成类似商品。而诺和诺德公司请求保护的商标经过持续使用、广泛宣传，在糖尿病医疗领域的相关公众中已经取得较高知名度。其乐大帝公司使用的标识与诺和诺德公司注册商标又构成近似商标。其乐大帝公司在类似商品上使用与诺和诺德公司注册商标相同或者近似标识，容易导致相关公众对商品的来源产生混淆和误认，侵害了诺和诺德公司的涉案注册商标权。“诺和诺德”字号在糖尿病医疗领域已为中国相关公众所知悉，后续经营者在申请注册企业名称时，应对“诺和诺德”文字主动避让。但邸中北在香港成立“诺和诺德香港科技有限公司”，并在宣传、销售活动中大量使用该名称或其简称。邸中北以该商标的核心部分“诺和”作为企业字号申请成立与其注册商标核定使用商品并无关联的“诺和医疗器械公司”，使在后企业名称中的字号与在先注册商标发生冲突。上述行为明显具有攀附诺和诺德公司商誉主观目的，应当认定为不正当竞争行为。并且，上述企业名称即使规范使用，亦难以避免造成相关公众混淆和误认，应当判令变更企业名称及禁止在中国大陆境内使用。
综上，依照《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第十五条，《中华人民共和国商标法》第五十六条、第五十七条第（二）项、第六十三条第一款、第三款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第五条第（三）项、第九条第一款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十一条第一款、第十二条第一款、第二款、第十条第一款、第二款、第十七条第一款、第二款，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条等规定，判决：一、其乐大帝公司、广州市诺和医疗器械有限公司、邸中北停止生产、销售含有“诺和诺德”“novo nordisk”标识的相关糖尿病足保健鞋的商品，停止在上述商品的包装、交易文书、宣传推广中以任何方式使用含有“诺和诺德”“novo nordisk”的标识，并销毁库存侵权产品和侵权标识；二、沈阳市其乐大帝商贸有限公司于判决生效之日起一个月内变更企业名称，变更后的企业名称不得含有“诺和”或者与“诺和诺德”相同或者近似的文字；三、沈阳市其乐大帝商贸有限公司、广州市诺和医疗器械有限公司、邸中北在中国大陆境内停止在相关糖尿病足保健用鞋的商品及商品宣传中使用“诺和诺德（香港）科技有限公司”的企业名称或者其简称“诺和诺德（香港）”；四、沈阳市其乐大帝商贸有限公司、邸中北立即停止在其注册、经营的域名www.jkxyungou.com上进行相关的虚假宣传行为；五、沈阳市其乐大帝商贸有限公司、广州市诺和医疗器械有限公司、邸中北连带赔偿诺和诺德公司经济损失含合理费用共计120万元；六、驳回诺和诺德（中国）制药有限公司的其他诉讼请求。
一审宣判后，其乐大帝公司、邸中北提起上诉。
广东省高级人民法院经审理认为，其乐大帝公司等未经许可，在类似商品上使用与诺和诺德（中国）公司请求保护的四个注册商标相同或者近似的标识，导致相关公众混淆误认，侵害了诺和诺德（中国）公司涉案注册商标权。其乐大帝公司等的相关宣传内容属于对其商品所作的片面宣传，缺乏科学和事实依据，容易引人误解，被诉行为属于虚假宣传，构成不正当竞争。在案证据相互印证，足以证明邸中北主观上具有与其乐大帝公司、广州诺和公司共同实施被诉行为的故意，客观上存在分工合作、紧密配合实施被诉侵权行为的事实，结果上损害了诺和诺德（中国）公司的合法利益。一审法院认定邸中北与其乐大帝公司、广州诺和公司共同实施了被诉侵权行为，对此所产生的损害结果应当承担连带责任，并无不当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。
【评析】
解决知识产权权利冲突要坚持保护在先权利、维护公平的竞争秩序，司法裁判应对违背诚实信用原则以欺诈、仿冒、引人误认或误解等方式利用他人市场信誉、经营优势来获取不正当经济利益、竞争能力的行为予以规制。本案是多重知识产权侵权行为相互交织的典型案例，不仅涵摄注册商标之间的权利冲突、企业名称与注册商标以及企业名称之间的权利冲突，还涉及类似商品的判定标准、驰名商标认定必要性、中国境外侵权行为涉及到境内如何处理、公司法定代表人能否与公司承担连带责任等多重复杂的法律关系和事实认定问题。结合案情层次，分述如下：
一、进行商品类似关系判断时，不宜机械地以《商标注册用商品和服务国际分类表》和《类似商品和服务区分表》为依据，而应当更多地考虑实际因素，结合个案情况综合认定
本案其乐大帝公司注册了第9455419号“novo nordisk”商标、第9455418号“诺和诺德”商标，核定使用商品均为第25类“服装，鞋，帽”。诺和诺德公司主张权利的四个注册商标核定使用商品均为第5类“药品或医疗器械”。看似二类商标所核定的商品使用范围差异较大，不容易形成类似商品。但其乐大帝公司在被诉产品的外包装及宣传册、相关网页、学术会议等处均宣传“糖尿病足保健鞋”“糖尿病足减压鞋”等，表明该种鞋的主要功能在于对糖尿病足起预防、治疗作用，因此属于具有特殊用途的鞋。特别是，《类似商品和服务区分表》记载：“第25类 服装，鞋，帽。本类尤其不包括：某些特殊用途的服装和鞋。”其乐大帝公司超出核定商品范围使用商标，使被诉侵权产品在功能和用途上延伸到医疗领域，与相关的医疗药品、用品构成类似商品。
二、虽有注册商标，但超出核准范围使用注册商标，仍可构成侵犯他人注册商标权
诺和诺德公司请求保护的商标经过持续使用、广泛宣传，在糖尿病医疗领域的相关公众中已经取得较高知名度。其乐大帝公司超出核准范围使用注册商标，其使用的商标标识与诺和诺德公司注册商标又构成近似商标。其乐大帝公司在类似商品上使用与诺和诺德公司注册商标相同或者近似标识，容易导致相关公众对商品的来源产生混淆和误认，侵害了诺和诺德公司主张权利的注册商标权。
三、驰名商标的司法认定应遵循“因需认定、个案认定、事实认定”原则
对于已经注册的商标认定驰名的前提是在不相同或不相类似商品上需要进行跨类保护。因此，本案有无认定驰名商标的必要，首要解决的问题是被诉侵权产品与诺和诺德公司核准注册的商品是否构成类似商品。诺和诺德公司在本案主张权利的四个注册商标所核定使用商品均为第五类，范围主要包括医药制剂和物品，被诉侵权产品为糖尿病足保健鞋，与诺和诺德公司注册商标所核定使用的商品相较：就产品的功能、用途、消费群体而言，虽然也能满足人们的日常穿着属性，但在判断类似商品认定商品用途时，应当考虑其主要用途，被诉侵权产品的功能和用途主要是为了满足糖尿病足（DM）患者的预防需求，该功能和主要用途亦是其区别于其他鞋品所特有，亦是相关公众或消费者在购买该产品时主要考虑的因素。一般而言，无糖尿病病史或症状的消费者不会关注和购买该产品。
特别是，进行类似商品的判断，不是机械地作商品之间物理属性的比较，避免来源混淆更是应当坚持的基本原则。本案糖尿病足保健鞋的外包装鞋盒上及内附宣传册均清晰载明，产品的生产企业为“广州诺和医疗器械有限公司”，宣传图片突出使用“+”医用标志，并配有“适合糖尿病足预防（定制）”“内里采用美国糖尿病足鞋专用材料”“前足术后固定支具”“脚掌部分内侧与外侧具有生物机械支撑”等宣传内容，另“诺和诺德保健鞋”视频也突出宣传“国家一类医疗器械”等内容，上述推销场所、生产厂家的性质及宣传内容容易使相关公众将该产品与医疗器械或具有医用性质的商品联系起来。而本案诺和诺德公司四项注册商标核定使用商品恰恰包括医药制剂和物品，特别是第8086078号注册商标核定在糖尿病医药制剂上使用。考虑到诺和诺德公司主张权利的商标通过多年的实际使用和大量宣传，已经在治疗糖尿病等医疗领域具有较高的知名度，相关公众的通常认知和一般交易观念容易认为被诉侵权产品与诺和诺德公司主张权利的注册商标核定使用的商品存在着特定联系，甚至因为该产品标注的生产厂家而直接误认为其就来源于诺和诺德公司。
可见，被诉侵权产品与诺和诺德公司商标所核定使用的商品构成商标法意义上的类似商品，而规制类似商品的商标侵权行为并不以驰名商标的认定为事实基础。
四、为保护合法在先权利，后续注册的企业名称应主动避让在先注册且有一定知名度的企业名称和商标
第一，判断企业字号是否构成不正当竞争，不仅应从字号的字、形、音、意来考量企业字号是否相同或近似，还应结合被保护字号的显著性和知名度、企业主要经营地行政区域、企业的组织性质综合判断。
至2016年5月，“诺和诺德”字号在中国大陆糖尿病等医疗领域已具有较高的知名度，“诺和诺德”已经成为相关公众所知悉的企业字号。后续经营者在申请注册企业名称时，应对“诺和诺德”文字主动避让以免引起相关公众混淆与误认。但其乐大帝公司于2016年5月在香港成立“诺和诺德香港科技有限公司”，并在涉案侵权产品的宣传、销售活动中大量使用“诺和诺德香港科技有限公司”企业名称或者其简称“诺和诺德（香港）”，明显具有攀附诺和诺德公司商誉的主观目的，容易引起相关公众误认其与诺和诺德公司存在某种关联从而对商品来源产生混淆。
第二，在后企业字号与在先注册商标发生冲突是否构成不正当竞争的认定，应当从注册商标的知名度、被诉侵权人是否存在故意、企业名称中的字号与注册商标是否相同或近似、被诉侵权行为是否会造成混淆误认等方面整体把握。
反不正当竞争法对应于商标法的规定是一种辅助与补充的关系，商标法侧重于注册商标专用权的保护，反不正当竞争法则通过对具有一定市场知名度注册商标的保护来维护公平竞争的市场秩序。企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理；企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争秩序的，依法按照不正当竞争处理。“诺和诺德”商标经过多年的商业使用，在医疗领域享有较高的知名度，邸中北在医疗领域申请注册企业名称时，应当知道“诺和诺德”商标的知名度，但仍然以该商标的核心部分“诺和”作为企业字号申请成立与其注册商标核定使用商品并无关联的“诺和医疗器械公司”，具有“傍名牌”“搭便车”的主观故意，其行为亦构成不正当竞争。
第三，关于如何正确理解竞争关系问题。《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条规定，经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。据此，判断某一行为是否属于不正当竞争行为，需要考虑：1.行为主体属于经营者范畴且各行为主体之间存在竞争关系；2.行为主体主观上有违背诚实信用原则和公认商业道德的可责难性；3.行为主体的行为客观上造成了损害其他竞争者合法权益、扰乱社会经济秩序的不良后果。本案诺和诺德公司多年来在中国大陆地区糖尿病治疗领域经营已经取得较知名的商誉，而其乐大帝公司超出其商标核定使用商品范围进行类似商品的经营活动，符合法律所界定的存在竞争关系的经营者之主体资格要件。还要看到，商标和企业字号作为一种市场标识，它不仅仅是由文字、图形等构成的一种符号，更重要的是凝结了实际使用者的商誉，且往往代表的是一种市场格局或者市场格局的划分。其乐大帝公司、邸中北不正当利用诺和诺德公司的市场声誉，不仅抢夺客户资源、挤占市场，造成诺和诺德公司现实利益的损失，而且还可能因其产品质量而贬损诺和诺德公司的市场声誉和市场价值。故其乐大帝公司提出的与诺和诺德公司产品差异大、二者不是竞争对手关系、不构成不正当竞争的抗辩不能成立。
五、境外注册境内使用的企业名称构成不正当竞争行为的应当判决停止在境内使用
至于邸中北成立的“诺和诺德香港科技有限公司”或其简称“诺和诺德（香港）”，因与诺和诺德公司的企业名称、第712538号注册商标相同，且其使用是全案侵权行为的重要环节，虽然该字号是在香港注册，但其在大陆境内的使用行为已经违反我国法律、扰乱了市场经济秩序，应在中国大陆境内停止使用。
六、法定代表人与法人共同实施侵权行为的依法应当承担共同侵权责任
邸中北同时兼任其乐大帝公司的法定代表人、执行董事，广州市诺和医疗器械有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理，诺和诺德（香港）科技有限公司的唯一董事，其在上述三家公司中均担任具有实际控制力的重要职务。邸中北申请注册域名“http://www.jkxyungou.com”，且为该域名的主办人，其在该网站大量进行虚假宣传、混淆视听，同年8月又至广州租赁厂房、申请成立与其核准注册商标核定使用商品并无关联的医疗器械公司，为侵权创造条件以及进行实质性的侵权行为。上述事实足以证明邸中北主观上具有与其乐大帝公司、广州市诺和医疗器械有限公司共同实施被诉侵权行为的故意，客观上存在着分工合作、紧密配合实施被诉侵权行为的事实，且侵权行为积极主动，结果上损害了诺和诺德公司的合法利益，依法应当认定与其乐大帝公司、广州市诺和医疗器械有限公司共同实施了侵权行为，理应承担共同侵权的连带责任。
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