范静波：标准必要专利案件中“确认落入专利权保护范围”之诉是否合格的判断

　　作者：范静波  上海知识产权法院法官

　　【内容提要】

　　在标准必要专利协商实施许可程序中，被诉侵权人主张产品技术特征未落入专利权保护范围不具有明显过错，且在其他协商层面亦无明显过错的，因权利人不能提起颁发禁令的给付之诉，故应允许其提起确认落入专利权保护之诉作为补充性的救济手段。在协商程序中，被诉侵权人主张未落入专利权保护范围是否具有明显过错判断较为困难的，权利人可在请求颁发禁令时，将确认落入专利权保护范围作为备位诉请。

　　一、问题的提出

　　2020年《专利法》第七十六条新增规定了药品专利链接诉讼，即药品上市审评审批过程中，药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人，因申请注册药品相关的专利权产生纠纷的，相关当事人可以向人民法院起诉，请求就申请注册的药品相关技术方案是否落入他人药品专利权保护范围作出判决。同时，2020年修正的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称《专利若干问题规定》）第一条新增规定了“确认是否落入专利权保护范围纠纷案件”作为法院可受理的专利纠纷案件，这一案件类型在我国现行的《民事案件案由规定》中并无规定。根据《专利若干问题规定》起草者的解释，上述规定是《专利法》第七十六条所称诉讼，也就是通常说的药品专利链接诉讼，这是一种新的案件类型，本司法解释明确案由为“确认是否落入专利权保护范围纠纷”。【1】可见，《专利若干问题规定》新增“确认是否落入专利权保护范围纠纷案件”案由，是落实专利法规定药品专利链接诉讼的因应之举。近年来，有专利权人在标准必要专利纠纷案件中提起“确认落入专利权保护范围”之诉【2】，其能否认定为属于合格的诉讼请求存在一定争议，本文拟对这一问题进行分析。

　　二、“确认是否落入专利权保护范围”之诉在诉讼类型上的识别

　　民事诉讼法理论上将诉分为给付之诉、形成之诉和确认之诉。给付之诉是指原告请求被告履行作为或者不作为之义务的诉；确认之诉是指原告请求法院确认其主张的权利或法律关系是否存在的诉；形成之诉在我国也被称为变更之诉，是指原告请求法院变更某种法律关系之诉。显然，“确认是否落入专利权保护范围”并无具体的给付请求，亦无需要变更的法律关系，其性质应属于确认之诉。

　　从民事诉讼发展的历史来看，一般认为给付之诉是自罗马法以来就存在诉之原始形态，而确认之诉则是从十九世纪中叶才开始获得认可的诉讼类型。确认之诉的出现主要为了弥补给付之诉的不足，其具有预防纠纷发生的功能。即在权利受到实际侵害前，将当事人之间不确定的权利状态或法律关系通过判决方式进行固定，避免纠纷的产生。理论上可以请求确认的对象具有无限性，由此可能导致当事人就任何事项向法院请求确认，而有限的司法资源决定了制度上必须对确认之诉的条件加以限制。在大陆法系国家，一般通过构建诉的利益制度来解决这一问题，将不具有诉的利益的纠纷排除在民事诉讼司法程序之外。所谓诉的利益是指，对于具体的纠纷是否具有解决的必要性和实效性。必要性是指该纠纷有必要通过法院裁判来进行解决，例如纠纷涉及伦理道德范畴的，则无必要通过民事诉讼程序进行解决。实效性指该纠纷虽属于民事争议，但通过法院判决并不能获得实质解决。就给付之诉而言，由于原告的诉请通常有明确的实体法上的请求权，且要求被告履行或不履行特定义务，故其是否具有诉的利益在判断上较为简单。但如前所述，确认之诉的对象具有无限性，我国民事诉讼法并未就确认之诉的范围、对象进行规定，实践中如何认定原告提起确认之诉是否具有诉的利益值得探讨。

　　三、标准必要专利案件中“确认落入专利权保护范围”之诉是否具有诉的利益的判断

　　关于某一确认之诉是否具有诉的利益的判断标准，在大陆法系国家民事诉讼法上有着深入的研究。日本学者新堂幸司提出以解决手段的妥当性、确认对象选择的妥当性、应解决纠纷的成熟性之要求、被告选择的妥当性四个视角进行判断。【3】上述观点在日本及我国民事诉讼法理论上获得较为普遍的认可，对于标准必要专利案件中“确认落入专利权保护范围”之诉是否具有诉的利益，本文基于上述视角进行分析，其中被告选择的妥当性主要涉及被告是否适格的问题，在标准必要专利案件中通常并无争议，故不再对此进行阐述。

　　（一）专利权人选择“确认落入专利权保护范围”作为解决纠纷的手段是否妥当

　　相较于给付之诉而言，确认之诉属于一种补充性的救济手段，这是基于民事诉讼追求一次性解决纠纷的考虑。确认之诉所形成的判决具有中间性，往往不能实质性地解决当事人的纠纷。如果原告可以通过提起给付之诉实现权利，则其选择确认之诉作为解决纠纷的手段并不妥当，不具有诉的利益。对于一般的专利侵权纠纷而言，实现专利权的通常方式是通过诉讼由法院判决被告停止侵害、赔偿损失。如果专利权人仅提出确认被诉行为构成专利侵权或确认被诉侵权产品技术特征落入专利权保护的诉请，则该确认之诉并不能实质性地解决争议，权利人需要再次起诉请求被告承担停止侵害及赔偿损失的民事责任，导致纠纷无法一次性解决，浪费有限的司法资源并使当事人产生诉累。因此，对于一般的专利侵权纠纷，单纯地提起确认之诉是不必要的。实践中还有一种常见情形，即权利人在同一案件同时提起给付之诉和确认之诉。例如原告在专利侵权案件中诉请法院判令确认被告的行为构成专利侵权，并承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。当给付之诉与确认之诉在同一案件中并存时，由于给付之诉本身蕴涵着确认之诉，一般并无必要单独认可确认之诉具有诉的利益。例如在专利侵权案件中，法院判决被告是否应当承担停止侵害及赔偿损失的责任，首先需要确认被诉行为是否构成专利侵权，给付之诉实质上已经吸收了确认之诉，故无须就确认之诉另行单独作出判决。

　　根据上述分析，标准必要专利案件中原告提起“确认落入专利权保护范围”之诉否具有诉的利益，首先需要判断原告此时是否可以提起给付之诉，只有在不具有提起给付之诉的条件下，才可考虑确认之诉是否合格。《专利法司法解释（二）》第二十四条规定，推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。司法解释的起草者认为，上述规定将专利许可条件的谈判与侵权定性（禁令颁发）联系起来，并且根据标准必要专利的法律性质，视专利权人、被诉侵权人在专利许可谈判中各自不同的地位，对其过错程度进行了区分，即专利权人故意违反导致合同无法达成，而被诉侵权人无明显过错，以使注意义务与法律责任基本对应，并与权利性质相匹配。【4】从上述规定及司法解释起草者的意见可知，如果被诉侵权人在协商程序中具有明显过错，则专利权人可直接提起给付之诉请求法院颁发禁令，无须提起确认落入专利权保护范围之诉；如果被诉侵权人在协商过程中不存在明显过错的，则专利权无法获得禁令救济。因此，在被诉侵权人主张产品未落入专利权保护范围，并在其他层面的协商中并无明显过错的情形下，专利权人能否提起给付之诉关键在于判断被诉侵权人的相关主张是否具有明显过错。

　　标准专利许可协商程序中，关于被诉侵权产品技术特征是否落入专利权保护范围的争议大致有三种情形，第一种是被诉侵权人对于其实施相应标准并无异议，但认为专利权主张的专利并非标准必要专利；第二种是被诉侵权人对于专利为标准必要专利并无异议，但认为其未实施相应标准；第三种是被诉侵权人专利主张专利并非标准必要专利，且否认实施相应标准。上述第三种情形虽然争议内容有所不同，但实质都是被诉侵权人认为其产品的技术特征未落入专利保护范围。标准必要专利侵权一般的证明逻辑是，原告举证证明其专利为标准必要专利，以及被诉侵权产品符合相应标准，由此推定被告实施了专利技术方案。由于涉标准必要专利的产品通常需经过相关机构认证或许可才能销售，相关产品是否实施标准这一事实具有公开性，被告在实践中对此否认的情形较少，关于产品技术特征是否落入专利保护范围的主要争议集中在原告专利是否为标准必要专利。

　　与被诉侵权人拒绝、拖延协商或提出明显不合理的协商条件，以及有证据显示被诉侵权人实施了相关标准，而其对此否认且未提交证据等具有明显过错的情形相比，被诉侵权人对专利是否构成标准必要专利的异议往往涉及复杂的技术事实判断，不应当然认定其有明显过错。在华为诉中兴案中，欧盟法院认为，在FRAND许可协商过程中，如果侵权人要求保留以下权利，即在法庭或仲裁庭上质疑专利有效性、被控的专利技术使用行为以及涉案SEP的必要性属性，则侵权人的行为也不能认为是故意拖延或不认真。如何确定被诉侵权人提出专利并非标准必要专利的异议是否具有明显过错，作者认为可采用“合理理由”的判断标准。实践中由于相关技术事实复杂多样，本文仅根据不同的标准文本类型就被诉侵权人是否具有明显过错作粗略判断。在专利是否为标准必要专利的认定上，主要涉及专利必要性的判断。专利必要性是指为使某一产品或者技术服务达到某技术标准要求而必须采用该专利技术，且没有其他技术可以替代。在具体判断时需要将标准文本与专利权利要求进行比较，标准文本可分为“权利要求型”和“非权利要求型”。“权利要求型”标准文本是指标准撰写格式与专利权利要求近似，会披露具体的技术方案。“权利要求型”标准文本而言，其包括“相同对应”和“等同对应”两种情形。“相同对应”是指标准文本与专利权利要求在字面上完全对应或实质相同。实践中，相同对应的情形很少，如果属于此种情形，则专利的必要性相对较为容易判断，被诉侵权人提出合理理由的可能性亦相对较低。“等同对应”是指专利和标准文本构成等同，标准中技术特征与专利权利要求中某个技术特征属于等同替换，与该特征是基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。与相同对应相比，等同对应的不确定程度较高，被诉侵权人提出合理理由的可能性亦较高。“非权利要求型”标准文本是指标准中并未按权利要求的格式披露具体的技术方案，而仅记载一些可测量的技术参数或其他技术要求。与“权利要求型”标准文本相比，“非权利要求型”标准中必要专利的判断更为复杂，例如不能因专利能够实现标准中技术要求即当然认定其为必要专利，还需要证明该专利对于标准实施不可或缺，不存在其他替代技术。因此，“非权利要求型”标准的专利必要性问题在技术上判断更为困难，对于被诉侵权人对此提出的异议是否具有明显过错，应结合案件具体情况作更为审慎的判断。

　　在标准必要专利协商实施许可程序中，被诉侵权人主张产品技术特征未落入专利权保护范围不具有明显过错，且在其他协商层面亦无明显过错的，则专利权人无法取得禁令救济，而专利许可协商程序也因此陷入僵局，此时应允许权利人提起“确认落入专利权保护范围”之诉作为补充性的救济手段。需要注意的是，实践中部分案件专利权人提起确认落入专利权保护范围之诉时，并未事先向被告发送协商通知，或者在协商中存在其他故意违反FRAND原则的情形，其本身无权取得禁令救济，此时无论被诉起侵权人主张产品技术特征未落入专利权保护范围是否具有明显过错，该问题并非专利权人不能取得禁令救济的障碍，故此时其不能就此提起确认落入专利权保护范围之诉。

　　此外，与标准必要专利协商许可程序中其他层面上的争议相比，被诉侵权人对专利必要性提出异议是否具有明显过错在判断上较为困难。在原告不能明确判断被诉侵权人是否就该问题具有明显过错时，实践中应当允许在权利人在提起禁令救济的同时，将确认落入专利权保护范围作为备位诉请，以尽可能一次性地解决纠纷。

　　（二）“确认是否落入专利权保护范围”之诉的确认对象是否妥当

　　1.“确认是否落入专利权保护范围”之诉的确认对象是否为“事实”

　　“确认是否落入专利权保护范围”之诉在确认对象是否妥当的判断上，主要涉及“事实”能否成为确认之诉的对象这一问题。理论上一般认为，确认之诉原则上只能对法律关系进行确认，而不能对事实进行确认。其原因是民事诉讼的目的在于实现对当事人权益的保护，事实只是法律关系成立与否的原因。对于纠纷之法的解决而言，法院单纯的案件事实确认不会直接产生效果，反而会使纠纷解决过程过于迂回。尽管如此，但并非在任何情况下都不能对事实进行确认，当对事实的确认会导致纠纷得以根本性或全括性解决时，也可以承认这种事实的确认利益。【5】在德国和日本的民事诉讼法上均规定有确认文书真伪的事实确认之诉。【6】司法实践中，事实问题与法律问题有时并非容易区分。“确认是否落入专利权保护范围”究竟是对事实的确认还是对法律关系的确认，可能存在一定的争议。作者认为，被诉侵权产品的技术特征是否落入专利权保护范围这一问题虽然包含着法律判断，如要遵循法律上的全面覆盖原则及等同判定规则等，但其仍属于对事实的确认。理由如下：首先，民事诉讼中的事实往往并非生活意义上事实，而是符合实体法上构成要件的事实。事实认定本身即蕴含着法律判断，如果以此为由将其认定为法律问题，将会使得事实问题与法律问题无法有效的区分。其次，就专利侵权诉讼而言，权利人与相对人之间的法律关系为是否存在侵权法律关系，而被诉侵权产品的技术特征落入专利权保护范围，并不必然等同于构成专利侵权。例如被诉侵权产品的技术特征虽落入专利权保护范围，但被告现有技术抗辩成立或存在专利法上规定的视为不侵权情形，则被诉行为不构成侵权，即不存在侵权的法律关系。需要注意的是，“确认是否落入专利权保护范围”之诉与“确认不侵犯专利权”之诉虽均属于确认之诉，但两者存在实质差别。确认不侵犯专利权之诉，是权利相对人与专利权人之间的法律关系处于危险或不稳定状态时，相对人为消除此种危险或不稳定状态，请求法院对其与专利权人之间不存在侵权法律关系进行确认，其本质是确认一种法律关系，而非对事实进行确认。

　　2.“确认是否落入专利保护范围”之诉的确认对象是否妥当的考量

　　标准必要专利案件中，关于将“确认落入专利权保护范围”这一事实作为确认对象是否妥当，应当着重考量确认结果是否可以有效地促成纠纷的解决。如果不能实现该效果，则确认该事实并无实质意义。如前所述，当被诉侵权人在其他层面的协商过程中没有明显过错时，产品技术特征是否落入专利权保护范围的争议成为纠纷解决的主要障碍。在这一问题得到司法确认之后，协商程序可以顺利推进，能够有效地促成纠纷的解决。但是，若被诉侵权人在其他层面的协商中存在明显过错时，例如提出的实施条件明显不合理、无正当理由故意拖延谈判程序等，此时单纯地确认被诉侵权产品技术特征落入专利保护范围并不能促成纠纷的有效解决，故专利权人此种情形不具有确认之诉的利益，其可以直接提起请求颁发禁令的给付之诉。

　　此外，还应考虑的问题是上述情形下专利权人是否可以提起“确认侵害专利权”之诉。根据《专利法司法解释（二）》第二十四条规定，在标准必要专利许可协商程序中，被诉侵权人无明显过错的，权利人不能主张停止标准实施行为。标准必要专利与普通专利相比，其具有更强的公共利益属性，在被诉侵权人不具有明显过错的情形下，判令停止侵害可能有损公共利益，并导致当事人间的利益失衡，上述司法解释规定属于特殊情形下的“侵权不停止”，该规定与我国《专利法》第七十五条规定的“不视为侵犯专利权”在性质上不同。“不视为侵犯专利权”是指相应行为虽然属于实施专利行为，但立法者基于特定目的将其排除在专利侵权行为之外，行为人实施专利无需获得专利权人许可，亦无需支付许可费。但未经许可实施标准必要专利的行为在性质上属于专利侵权行为，只是在特定情形下可以不停止实施专利行为，且专利实施人需要向专利权人支付合理的许可费用。因此，对于前文所讨论的情形，理论上原告似乎可以提起确认侵犯专利权之诉。但鉴于目前我国现行立法、司法解释及《民事案件案由规定》中并无关于“确认侵犯专利权纠纷”的规定，“确认落入专利权保护范围”与“确认侵犯专利权纠纷”虽有性质差别，但就标准必要专利纠纷而言，“确认落入专利权保护范围”之诉一般可实现原告相应的诉讼目的，基于现行的案由规定，在实务层面应以选择该案由为宜。在诺基亚公司诉华勤公司案【7】中，原告的诉请请求为确认被告制造、销售、许诺销售的产品侵犯其专利权，而法院最终判决结果为被诉侵权产品落入专利权的保护范围，可视为是法院通过判决的方式对原告的诉请进行了调整。

　　（三）专利权人提起“确认落入专利权保护范围”之诉的时机是否成熟

　　原告选择确认之诉时机的成熟性，是指只有当原告的权利或地位产生不安或危险时，才能认可确认请求的确认利益，而且，原告的这种不安与危险是现实存在的。若原告的权利或地位并未处于不安或危险的状态，则原告提起诉讼无意义。【8】标准必要专利案件中，由于原告认为其专利为标准必要专利，且被告通常也已实施了相应标准，当原告提起“确认落入专利权保护范围”之诉，通常对于其权利处于现实的不安状态并无争议。对于被告尚未实施专利侵权行为，但有证据证明即将实施侵犯专利权行为，即构成即发侵权的，原告可以根据《专利法》第七十二条的规定申请诉前行为保全，即此时具有给付之诉的利益。同理，在本文所述标准必要专利权人不能提起给付之诉时，应当认为原告在即发侵权状态下提起“确认落入专利权保护范围”之诉亦具有诉的利益。

　　实践中还有一种特殊情形，被诉侵权人在诉讼外对于产品技术特征落入专利权保护范围持有异议，但在诉讼中却对此予以认可。如在原告Z公司诉被告A公司确认落入专利权保护范围纠纷案【9】中，被告在庭审中确认原告专利为标准必要专利，且被诉侵权产品实施了相应标准，即承认原告的诉讼请求。但双方未能就此达成调解或签署和解协议，此种情形下原告是否还具有诉的利益值得探讨。我国《民事诉讼法》第五十四条规定，被告可以承认或者反驳诉讼请求。被告承认原告诉讼请求在理论上称为认诺，被告认诺通常会使案件以调解或撤诉的方式结案，但若当事人坚持不签署调解书或和解协议的，我国民事诉讼法并未规定此种情况下法院如何终结案件。从诉的利益角度来看，在给付之诉中，即使被告承认了原告的诉讼请求，但由于其尚未履行给付义务，原告诉的利益并未丧失。确认之诉并不要求被告履行或不履行特定义务，被告在庭审中承认了原告的确认请求，但这种认诺没有以某种具有法律效力形式确认时，则该认诺缺乏既判力的约束，并不能完全消除原告的不安状态，原告此时并未丧失诉的利益，不应直接裁定驳回原告的诉请。关于被告认诺后案件的处理方式，德国民事诉讼法规定了专门的认诺判决形式，日本民事诉讼法规定了认诺笔录形式，即当认诺记载在笔录中时，该记载与确定判决具有同等效力。【10】我国民事诉讼法并未规定被告认诺后案件的处理方式，因此应以普通判决的方式终结案件。至于被告在确认之诉中认诺时，法院能否当然判决支持原告诉请，涉及认诺行为的性质认定问题，鉴于本文主题和篇幅不再对此进行阐述，另文予以探讨。

　　注释：

　　【1】最高人民法院民三庭负责人就《关于审理申请注册的药品相关的专利权纠纷民事案件适用法律若干问题的规定》答记者问。https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/311781.html，最后访问日，2024年4月27日。

　　【2】参见（2017）沪民终92号民事判决书、（2021）沪73知民初194号民事判决书。

　　【3】【日】新堂幸司：《新民事诉讼法》，林剑锋译，法律出版社，2008年4月第1版，第195-202页。

　　【4】宋晓明、王闯、李剑：《<专利法司法解释（二）>的理解与适用》，《人民司法（应用）》 2016年10期，第34页。

　　【5】【日】高桥宏志：《民事诉讼法重点讲义》（导读版），林剑锋译，张卫平导读，法律出版社，2023年12月第1版第357页。

　　【6】《德国民事诉讼法》第二百五十六条第一款：确定法律关系成立或不成立的诉讼，承认文书的诉讼，或确定文书真伪的送，只有在法律关系的成立与后、证书的真伪由法院裁判并即时确定，对于原告有法律上的利益时，原告方可提起。《日本民事诉讼法》第一百三十四条：为确认证明法律关系的文书真伪可提起确认之诉。

　　【7】参见（2012）沪一中民五（知）初字第131号民事判决书。

　　【8】【日】高桥宏志：《民事诉讼法重点讲义》（导读版），林剑锋译，张卫平导读，法律出版社，2023年12月第1版第367页。

　　【9】参见（2021）沪73知民初194号民事判决书，该案二审双方和解。

　　【10】《德国民事诉讼法》第313条之二：宣告缺席判决、认诺判决或放弃诉讼请求的判决，无需记载事实和裁判理由。但应当在判决中表明其为缺席判决、认诺判决或放弃诉讼请求的判决。《日本民事诉讼法》第二百五十四条：被告认诺原告的请求且于下列情形时，宣判可不基于判决书的原本：一、被告在口头辩论中对原告主张的事实没有争议也没有提出其他任何防御方法时；二、被告受到公示送达传唤后在口头辩论期日仍然没有出庭被告提交准备书状视为口头辩论中陈述时除外。依前款规定宣判时‘法院以宣布判决的口头辩论期日的笔录代替判决书应令法院书记官载明当事人及其法定代理人、主文、请求及理由的要旨。