作者:张广良 中国人民大学知识产权学院教授、博士生导师,中国人民大学国际知识产权研究中心研究员
【摘要】专利侵权诉讼中的禁止反悔原则早已通过司法解释得到确立,然而在专利无效宣告程序中该原则的适用却处于悬置状态。同一份权利要求书因程序不同而可能被赋予不同的保护范围,由此产生的分歧损害了专利制度的确定性和公众的信赖利益。禁止反悔原则在专利确权侵权程序应体系化适用。在授权程序专利权人放弃的技术方案,在无效程序与侵权程序均不应纳入专利权保护范围,除非有相反证据足以推翻。契约论是禁止反悔原则跨程序体系化适用的法理基础,而《民法典》与《专利法》中的诚信原则则为其法律依据。此种跨程序体系化适用不仅是对诚信原则在专利领域的具体展开,更是优化我国专利制度供给、促进科技创新和经济社会发展的必然选择。
【关键词】禁止反悔原则;诚信原则;权利要求解释;专利审查档案
一、问题的提出
专利侵权判断时应遵循诚信原则,要求专利申请人或者专利权人在专利授权确权程序和专利侵权诉讼中保持对专利权保护范围一致的陈述,防止其在专利授权确权程序和专利侵权诉讼中“两头获利”[1]。 为此专利制度创设了禁止反悔原则,明确专利权人在专利授权确权程序中通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,在侵犯专利权纠纷案中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不应支持,以确保专利权保护范围的安定性,维护社会公众的信赖利益。[2]
专利制度可分为授权(专利申请实审、复审)、确权程序(无效程序)与权利行使(如侵权诉讼)等程序。最高人民法院通过司法解释及典型案例明确了禁止反悔原则在专利侵权诉讼中的适用规则。专利权人在授权程序中对专利保护范围限缩,在确权程序中是否应遵循禁止反悔原则,当下尚无明确的法律规范,因此在实践中存在巨大分歧。人民法院在侵权诉讼中已适用禁止反悔原则,而行政机关在确权程序中则持不同观点。禁止反悔原则在确权程序与侵权诉讼中的不同适用规则,在我国近期发生的一起重大专利权效力与侵权纠纷中集中显现,引起广泛关注。[3]
涉案专利(ZL200880018024.2)涉及一种核苷氨基磷酸酯前药化合物,其磷原子处存在一个手性中心,包含S型、R型以及两者的混合物。说明书实施例25为外消旋体(即PSI-7851),属于S型和R型比例为(或趋近)1:1的等量混合物。在专利实质审查过程中,审查员多次指出说明书仅公开了实施例25化合物的制备与效果数据,权利要求中的“立体异构体”以及单独保护S构型(即索磷布韦,PSI-7977)的权利要求得不到说明书支持。
为此,专利权人进行了多次限缩性修改,包括在第五次答复审查意见时将权利要求8(重新编号为权利要求6,S构型)从独立权利要求中删除。涉案专利复审决定认定“权利要求1要求保护的具体化合物对应于本申请说明书实施例25”,故专利申请获得授权。基于上述审查档案,在针对某公司提起的侵权诉讼中,山东省济南市中级人民法院(下称济南中院)和河北省石家庄市中级人民法院(下称石家庄中院)均适用禁止反悔原则,认定权利要求1的保护范围仅限于实施例25的化合物,不包括S构型的索磷布韦。[4]
然而在涉案专利无效宣告程序中,专利权人主张其在审查过程中主观上并未放弃对索磷布韦的保护。国家知识产权局对此予以认可,认定权利要求1保护的化合物包括S构型并作出了维持专利权有效的审查决定。 [5]
索磷布韦案并非孤例。在我国尚无专利权无效抗辩的现行制度框架下,侵权程序和无效宣告程序在权利要求解释规则上形成了两种不同的进路:经由最高人民法院司法解释的明确规定,侵权程序已经牢固确立并适用禁止反悔原则;而无效程序却缺乏类似的规则,审查档案的约束力远弱于侵权程序。由此引发了一根本性的制度追问:为何同一份权利要求书在无效程序与侵权程序可被赋予不同的解释,从而确定的专利保护范围差异明显?
禁止反悔原则在确权程序中的缺失,已经成为影响我国专利制度体系协调性的结构性问题。由此带来的制度不确定性已传导至市场主体,使其在规划研发、布局产业时面临不可预测的法律风险。
本文认为,禁止反悔原则在专利确权侵权程序应体系化适用,即在授权阶段专利人放弃的技术方案,在其后的无效程序与侵权程序均不应纳入专利权保护范围,除非有相反证据足以推翻。我国《民法典》第七条规定的诚信原则是专利申请、确权及专利权行使等民事活动应当遵循的基本原则。而2020年第四次修订的《专利法》(下称《专利法》2020)第二十条新增的诚信原则,则为禁止反悔原则在专利无效侵权纠纷中跨程序体系化适用的法律依据。
详言之,授权阶段是审查档案的形成过程和权利边界的厘清过程,申请人可以自由修改权利要求,提升授权权利边界的清晰度,服务于专利权作为绝对权的对世效力所内在要求的公示性。在专利无效的确权程序中,审查档案已经形成和固化,专利权人修改权利要求的权利极度受限,故应从本领域技术人员视角,基于专利权利要求书、说明书、审查档案等证据,以及授权程序专利申请人限缩专利保护范围的客观事实,适用禁止反悔原则依法合理解释权利要求并界定权利边界,并依此作为侵权诉讼中专利权人请求权行使的基础。
本文首先分析禁止反悔原则在专利侵权程序与无效程序中的差异化适用,其次证成禁止反悔原则跨程序体系化适用的正当性,最后展开禁止反悔原则在专利确权侵权程序体系化适用的个案例证。
二、禁止反悔原则在侵权确权程序中的差异化适用
禁止反悔是主要法域确定专利权保护范围尤其等同侵权判定时均予适用的原则。在侵权程序,人民法院对专利权人在授权确权程序对专利权保护范围限缩性修改,适用禁止反悔原则已是基本规则。然而,在专利确权程序,行政机关对专利权人在授权程序中的限缩性修改则未必适用禁止反悔原则,由此导致此原则的差异化适用。
(一)侵权程序中禁止反悔原则的确立
我国专利侵权诉讼中的禁止反悔原则经历了从司法实践探索到司法解释明确规定的演进过程。在“解文武案”中,受诉法院认为在专利侵权诉讼中当原告主张的等同原则与被告主张的禁止反悔原则在适用上发生冲突时,应当优先适用禁止反悔原则。[6]2009年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定:“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持”,标志着禁止反悔原则在我国专利侵权诉讼中的正式确立。此后,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条进一步明确了“明确否定”例外规则。[7]
在“湖北午时药业案”[8]中,最高人民法院确立了禁止反悔原则的适用不以修改目的为转移,也不以修改与授权之间的因果关系为要件。该案的重要意义在于,它将禁止反悔原则的适用标准从“主观目的”转向了“客观效果”。无论专利权人修改的动机是什么——克服新颖性、创造性缺陷还是为了解决说明书公开不充分、权利要求不清楚等问题——只要修改在客观上导致了对特定技术方案的放弃,就应当产生禁止反悔的法律效果。这种客观标准的建立,极大地增强了禁止反悔原则的可操作性和可预测性。[9]
在“北京微卡时代案”中,最高人民法院进一步指出,禁止反悔原则的适用并不要求专利权人“实际得利”,“只要当事人在专利申请或者授权确权程序中通过意见陈述放弃了某个技术方案,根据诚信原则,当事人的陈述表明了其技术方案保护范围的真实意思表示,无论该无效宣告请求程序是否有审查决定,专利权人的陈述已经记载在专利审查档案中,具有公示公信的效力”。[10]此论断进一步巩固了禁止反悔原则的客观标准属性。所谓“放弃技术方案”,不以专利权人是否实际从中获益为条件。即使在审查过程中专利权人并非故意通过放弃某技术方案来换取授权,但只要该放弃在外观上是明确的、为社会公众所知晓的,就应当产生相应的约束力。这是诚信原则的必然要求——公众信赖的保护不以专利权人的主观意图为转移。经过多年的司法实践积累,我国侵权诉讼中的禁止反悔原则已经形成了一套相对完整的规则体系。[11]
(二)无效程序中禁止反悔原则的缺失
与侵权程序形成鲜明对比的是专利无效宣告程序中禁止反悔原则的适用长期处于悬置状态。《专利审查指南》并未要求审查员在专利无效程序中使用审查档案限制专利保护范围,也未对审查档案在确权程序中的效力作出明确规定。2020年发布的《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》(下称《专利授权确权司法解释》)是截至目前关于专利授权确权行政案件的唯一专门司法解释。在起草过程中,该司法解释的征求意见稿曾拟引入类似于侵权程序中的禁止反悔原则,然而并未出现在最终版本中。[12]
在《专利法》并无诚信条款的情况下,将源于《民法通则》和《民法典》诚信原则的禁止反悔原则扩展至确权程序,有观点认为缺乏充分的上位法依据。确权程序长期以来被视为授权程序的延伸,权利要求解释规则延续授权阶段的逻辑具有路径依赖的惯性。在《专利授权确权司法解释》实施不足一月之时,《专利法》(2020)新增了诚信原则条款,为确权程序适用禁止反悔原则提供了充分的法律基础。
(三)禁止反悔原则在无效与侵权程序中差异化适用的缘由
禁止反悔原则在专利确权与侵权程序中差异化适用,某种程度来源于对两种程序制度目的与不同权利要求解释观的理解偏差。有观点认为,侵权程序与确权程序服务于不同的制度目的,前者解决的是被控侵权物是否落入保护范围的争议,后者审查的是专利授权是否符合法定条件,而目的不同决定权利要求解释规则有所差异具有形式上的合理性。按照此种观点,侵权程序权利要求的解释以保护范围的确定性为首要目标,裁判者需要回答一个具体的问题,即解释必须尽可能还原本领域技术人员对权利要求含义的真实理解;确权程序的解释则以权利要求的可专利性为核心关切,无效不应当被授权的权利要求,从而维护公共利益。
然而,这种“目的决定论”在解释侵权与确权程序之间的深层制度联系时存在明显的局限。它忽略了两个程序面对的是同一权利要求书、同一审查过程这一基本事实。 [13]此种观点对专利无效等确权程序目的理解并不全面。确权程序一方面是要解决涉案发明创造的可专利性——如维持专利权有效或宣告专利权(全部或部分)无效的问题,另一方面依据权利要求解释的内部证据与外部证据,客观上确定专利的保护范围,为专利权人行使权利、竞争者规避设计以及侵权诉讼不侵权抗辩权的行使奠定事实基础。
禁止反悔原则的适用不仅涉及到权利要求技术术语的解释,而且关涉专利授权程序中申请人对某些专利权利要求的放弃而引发的专利权保护范围确定。禁止反悔原则在确权程序与侵权程序适用差异的另一根源在于专利审查档案在权利要求技术术语解释中的作用认知,以及包括司法机关在内的其他机构生效裁决确认事实在无效程序中的效力认定。有观点认为,申请日后其他机构有关权利要求保护范围的解释对于无效程序中理解权利要求用语的含义及其保护范围不具有约束力。此种观点值得商榷。专利审查档案是禁止反悔原则适用的核心证据,其重要价值在于客观地解释权利要求中的用语,客观地确定专利保护范围,而非仅仅理解专利权人的主观意思表示。司法机关行政机关发生法律效力的专利侵权裁决认定的事实,依据证据采信一般规则,对无效程序中权利要求技术术语的含义及保护范围的理解显然具有重大影响。
三、禁止反悔原则跨程序体系化适用的正当性
权利要求的解释及保护范围的确定贯穿于专利程序的始终。诚信原则是禁止反悔原则跨程序体系化适用的法律依据。专利权利要求的公示价值与专利审查档案之于权利要求解释的证据价值,社会公众由此产生的信赖利益以及专利法立法宗旨的实现,决定了禁止反悔原则跨程序体系化适用的正当性。
(一)程序类型化及其制度目的
程序类型化是理解权利要求解释规则差异的基本方法。专利程序可以大致划分为三个阶段:授权阶段(实质审查与复审)、确权阶段(无效宣告)与权利行使(如侵权诉讼、专利许可、转让等情形)阶段。专利授权阶段,其程序功能在于形成和厘清权利边界。确权阶段,其程序功能在于对已经公开的权利边界进行检验和确认。权利行使——尤其是侵权诉讼阶段,专利权人基于授权阶段所公示的或确权程序可能调整的权利边界[14],主张权利并实现专利权赋予的市场竞争优势与商业价值。
专利契约论自始就是专利制度的重要支撑。[15]专利契约论的核心内容为“公开换保护”,即专利权人公开其发明创造,以促进科技发展、社会进步,对价为国家赋予其一定期限的垄断权。契约论决定了只有满足专利授权要件,如充分公开且权利要求能够得到说明书支持的发明创新,方能获得保护范围与其技术贡献成比例的权利边界。专利权利要求书、说明书与附图以及审查档案,是契约达成进程、确定权利边界最为重要的证据。
在专利授权阶段初始,审查档案尚在形成中。专利申请人可以根据审查员的意见调整权利要求,此过程本质上是一为达成契约而“讨价还价”的权利边界厘清过程。在这一阶段,作为国家利益或社会公共利益代表的专利审查部门的职责,是发现专利申请尤其不满足专利性要件方面的问题,而申请人通过修改申请文件或解释技术方案的方式予以解决,提升涉案技术方案的可专利性、授权专利边界的清晰度和可预期性。[16]授权阶段专利权人对技术方案的解释、申请文件的修改等事实,对后续确权阶段、权利行使阶段权利边界的界定具有一定程度上的拘束力。
在授权阶段终结后专利审查档案已经形成和固化。授权程序所建立起来的信赖是多向度的。它不仅是社会公众对专利公示的信赖,而且涉及专利权人自身的信赖。权利人在审查过程中的意见陈述和权利要求的修改,尤其在被审查员采纳后,专利申请获得授权、保护边界得以确认,权利人对此产生了合理的法律预期。同时,还存在社会公众对审查员所代表的行政机关的信赖。如果审查档案对后续的侵权、尤其是无效程序不产生解释的约束力,那么实审和复审的工作就很难开展,审查部门的公信力难以树立。当事人就容易采取“机会主义”的做法,比如在意见陈述中作出模棱两可、有多重解释甚至相互矛盾的陈述。提高专利质量、构建清晰的权利预期制度之目的就会落空。此时专利权人修改权利要求的能力与权利受到极其严格的限制——无效程序中仅限于删除式修改,既不能扩大保护范围,也不能引入新的技术特征。[17]
无效程序基于已经形成并固定的审查档案、说明书、权利要求书等证据,综合保护的客观必要性、专利权人的主观意思表示及其在授权程序对技术方案解释、权利要求修改等基本事实,代表公众的审查员从本领域技术人员视角,确定涉案专利的有效性或合理界定其权利边界。确权程序对后续权利行使程序中的侵权判定产生至关重要的影响。在解释权利要求确定专利保护范围时,确权与侵权应当统一适用“合理解释原则”与禁止反悔原则。在确权程序与侵权程序中采取相同的划界规则,对于权利的稳定性与各方(包括权利人与社会公众)而言明确的预期均极其重要。只有如此才能提高侵权与否的可预见性,从而对后续创新、研发、投资起到鼓励而非抑制作用。
(二)禁止反悔原则跨程序体系化适用的法律依据
我国《民法典》与《专利法》规定的诚信原则,是禁止反悔原则跨程序体系化适用的法律依据。作为民法基本原则,诚信原则适用于民法活动的全部领域,不论是行使民事权利或是履行民事义务,均应当遵循,故被称为民法中的“帝王规则”。[18]《专利法》(2020)第二十条规定:“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。”[19]这是诚信原则首次以一般条款形式写入《专利法》,具有里程碑意义。就规范结构而言,第二十条包含两个层面。一方面,“申请专利”环节的诚信,虽然从《专利法实施细则》第十一条[20](2023年修订新增)的立法语言来看,主要解决的是非正常申请等行为,但绝不限于一时一地的具体问题。另一方面,“行使专利权”环节的诚信,涵盖了专利授权后的全部行为,包括在确权程序和侵权程序中主张权利范围的行为。《专利法》第二十条为专利活动的全过程划定了统一的诚信标准。
《专利法》中诚信原则的规范意义至少体现在三个层面。第一,它将诚信原则从民法一般原则引入专利法领域,使专利法获得了独立于民法一般条款的自洽规范基础。第二,它同时覆盖“申请”和“行使”两个阶段,形成了从专利获权到权利行使的完整诚信链条。第三,它为专利授权确权及侵权程序中的行为诚信提供了明确的法律依据,填补了此前仅在侵权程序具有禁止反悔明确规范依据的制度空白。进一步而言,诚信原则具有重要的制度辐射功能。它不仅直接约束专利权人的行为,对确权程序的行政行为亦具有一定的约束力。
诚信原则作为禁止反悔原则的法律依据,其适用包含三个层次。
第一层次,当事人之间的诚信——禁止出尔反尔。这是最狭义的诚信原则适用。专利权人在授权阶段为获得授权而作出限缩性陈述或修改,在侵权诉讼中又试图通过宽解释将这些技术方案重新纳入保护范围——这种“两头得利”的行为直接违反了民事活动中的诚实信用。任何法治社会均不应当容忍当事人在不同程序中采取相互矛盾的立场,因为这不仅损害了对方当事人的利益,更损害了司法和行政程序的严肃性。值得强调的是,这一层次的诚信约束不应仅针对专利权人单方。正如美国Revvo案[21]揭示,无效请求人(挑战者)同样不得在侵权诉讼与无效程序中对权利要求保护范围作出宽窄不同的解释,“挑战方的禁止反悔”同样是诚信原则的应有之义。禁止反悔原则的核心功能是禁止程序性机会主义,无论机会主义来自哪一方。
第二层次,制度的诚信——规则本身应当公平、可预期。这是诚信原则在制度层面的适用。公平的专利制度不应当设置两套不同的权利要求解释规则,使得同一份权利要求在不同程序中产生不同含义。如果在专利无效程序中不适用而在侵权程序中适用禁止反悔原则,将极大消减专利权保护范围的可预期性,它不是在维护公平,而是在制造机会主义空间。在中国法语境下,制度诚信具有独特的价值。我国专利制度实行“行政授权确权与民事侵权分立并行”的二元体系,这一制度特色本身并无问题,但二元体系天然地面临判断主体分化带来的解释分歧风险。诚信原则恰好可以在这种二元体系下,同时约束不同程序运行的裁决机构,发挥“跨程序约束力”的制度功能,弥补二元体系的结构性短板。
第三层次,法律共同体的诚信——审查档案的约束力是专利制度赖以运行的基石。这是最宏观亦为最重要的一个层次。专利制度的核心功能在于通过公示促进创新,而公示的前提是公示内容(权利要求)具有确定性和可信赖性。盖诚信原则本是“每人应对其所为之承诺信守,而形成所有人类关系所不可或缺的信赖基础。”[22]社会公众与专利权人基于审查档案进行研发投入和商业安排,他们信赖的是审查档案中所记载的专利权人的意见陈述和修改,将在后续所有程序中产生一致的法律效果。
如果在确权程序中允许专利权人推翻其在授权阶段作出的限缩,此种信赖将被摧毁——不仅仅是公众对专利公示的信赖,也包括权利人对行政行为确定性的信赖以及社会对审查机关权威性的信赖。在此意义上,裁判者(审查员或法官)在某种程度上可以被视为“社会公众的代表”。当专利权人为获得授权或维持专利权有效而作出限缩性修改或陈述,尤其是该修改或陈述被审查员所接受时,即意味着社会公众产生了相应的信赖,其有理由相信专利权的保护范围已经按照审查档案所确定的标准固定下来。
因此,如果允许专利权人在后续程序中推翻该限缩,实质上是对多方信赖利益的“背叛”。这种“裁判者代表”的构造,使诚信原则从抽象的伦理宣示转化为具体的制度构设。如果审查档案对后续的侵权、尤其是无效程序不产生解释的约束力,那么授权程序的工作就将被架空——审查员的审查、复审合议组的审理,乃至专利权人自身为获得授权而投入的程序性努力,其法律效果都将处于悬而未决的状态。这不仅损害审查部门的公信力,更将诱使当事人在审查程序中采取机会主义的陈述策略,从根本上动摇专利制度的质量基础。
需要指出的是,本文主张的禁止反悔原则在无效程序中体系化适用,并不意味将《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条直接适用于无效程序——该司法解释第六条的适用场景为侵权诉讼。在无效程序中,确定专利权保护范围时应适用《专利法》第二十条下辖的、基于包括审查档案在内的全部证据的“合理解释原则”:综合考量权利要求书、说明书及审查档案的全部内容。当审查档案显示专利权人通过修改或陈述放弃了特定技术方案时,合理解释原则应当吸收禁止反悔的法理,使专利权人不得在确权程序中推翻其在授权阶段作出的限缩。这种吸收和借鉴并不改变司法解释第六条的适用范围及其原有功能,而是赋予审查档案在确权程序中同等的约束效力。
(三)禁止反悔原则跨程序体系化适用的制度价值与运行保障
禁止反悔原则跨程序体系化适用具有两个层次的制度价值。
首先,禁止反悔原则跨程序体系化适用服务于专利法的立法目的。权利要求的公示功能以及审查档案在权利要求解释中的重要证据价值,是公众信赖专利公示所确立的权利边界的根基,是市场主体据此作出商业决策、评估专利风险的依据。从节约制度资源的角度而言,专利权人在授权程序对专利保护范围限缩性修改,理应在无效侵权程序中予以认同而不是反悔,以避免因跨程序解释分歧而产生的重复审理和程序循环,降低制度运行的整体成本。禁止反悔原则跨程序体系化适用有助于在激励创新与保障公众自由实施空间之间实现平衡,进而服务于专利法的立法目的。
其次,禁止反悔原则跨程序体系化适用将强化专利执法与司法机关的职能联系。专利授权确权与侵权程序中行政执法与司法机关职能有别但又紧密联系。例如,在我国专利侵权诉讼中,受诉法院尚不能对专利权无效抗辩进行审理。在此情形下,无效程序中解释权利要求与确定保护范围虽主要是行政执法机关的职能,但生效裁决认定的事实已为审理侵权纠纷的司法机关依照禁止反悔原则所尊重。
美国日本等国法院在专利侵权诉讼中可审理专利权无效抗辩,并对涉案专利效力作出仅具有个案效力的裁决。因此,禁止反悔原则不存在跨程序适用的困境。然而,这些国家仍强调在专利确权程序与侵权程序中对权利要求应作一致性解释。在Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc.[23]案中,联邦巡回上诉法院首次明确裁定:专利权人在多方复审(Inter Partes Reexamination,简称IPR)程序中所做的关于权利要求范围的陈述,可以构成后续侵权诉讼中“审查历史弃权”(prosecution disclaimer)[24],“将确保权利要求不会为了维持可专利性而以一种方式解释,在面对被控侵权人时又以另一种方式解释”。[25]
在日本,田村善之教授将专利纠纷中的“包袋禁反言”(file wrapper estoppel)[26]的法理依据概括为“判断机关分化的调整原理”,核心逻辑是:专利局(负责有效性判断)与法院(负责侵权判断)是两个不同的判断机关,如果专利权人在审查阶段作出限缩性陈述并由此获得授权,却在侵权诉讼中作出相反主张,将导致审查制度被变相架空——审查员的审查工作失去意义,因为专利权人可以在后续程序中“收回”其在审查中放弃的内容。因此,禁反言法理的功能不仅是约束当事人的诚实信用,更是“消除因专利权有效性判断者(专利局)与侵权行为判断者(法院)分离所带来不便”的调整机制。[27]
美日两国的实践印证了一个共同的制度判断:在专利审查档案固化后,应当以统一的规则消除因判断机关的不同而可能产生的权利要求解释与保护范围确定上的分歧。禁止反悔原则的跨程序体系化适用恰为有效消除分歧、加强行政司法机关功能联系的路径。
禁止反悔原则跨程序体系化适用的运行保障层面,不断完善的中国专利实施体制拥有一个独特的优势。自2019年最高人民法院知识产权法庭成立以来,已经建立了对专利侵权和无效行政案件的统一上诉裁决机制。这一改革成果对于禁止反悔原则跨程序体系化适用具有不可替代的制度保障作用。在统一的终审裁判机构之下,如果专利侵权纠纷与专利权无效纠纷对同一权利要求采用不同的解释规则,甚至禁止反悔原则的适用不具有一致性,则二审法院可依法予以改判。最高人民法院知识产权法庭正是承担统一法律适用、消弭裁判分歧使命的制度平台。在确权程序中引入合理解释原则,使无效与侵权两程序共享一套包括禁止反悔原则在内的解释规则,正是我国统一上诉机制制度价值的有力彰显。
四、禁止反悔原则跨程序体系化适用的个案例证
司法审判与行政执法机关在适用法律时,均需从裁判的具体案情及其所提出的特殊问题出发,对法律中包含的判断标准进行明确化、精确化和具体化。[28]在专利无效程序与侵权程序中,是否均应适用禁止反悔原则确定涉案专利保护范围,个案所涉专利确权与侵权程序中的具体案情,是适用诚信原则的事实基础与逻辑起点。为此,本文以“索磷布韦案”为例,展开禁止反悔原则跨程序体系化适用的学理探讨。
(一)涉案专利无效程序应适用禁止反悔原则
在“索磷布韦案”中,涉案专利的审查历程较为复杂,自最初申请至最终授权历时约15年,期间经历五轮修改与答复,并经复审后方获得授权。以审查时序观之,在第一轮修改(在实质审查部门发出第一次审查意见通知书之前)时,专利权人将原始权利要求2修改为新的权利要求1,限定为实施例25化合物的结构式,同时增加“或其立体异构体”的表述,并新增权利要求8,第一次明确要求保护S构型(即索磷布韦)。专利权人针对第二次审查意见通知书,在答复中明确陈述:“权利要求1的化合物,即说明书中实施例25的化合物。”
审查员在第三次审查意见通知书中明确指出,“立体异构体”得不到说明书支持。专利权人随即删除了权利要求1中的“或其立体异构体”,并将权利要求1、权利要求8(S构型)、新增的权利要求15(R构型)撰写为三个并列的独立权利要求。至此,专利权人通过删除“立体异构体”将权利要求1缩限为实施例25化合物本身,同时试图通过并列独立权利要求分别保护S构型和R构型。不过,审查员持续认为由于说明书仅公开了实施例25(外消旋体)的药效数据,“本领域技术人员无法预测权利要求1的化合物的其它立体异构体是否具有与化合物25相同的用途并能达到相同的治疗效果”。
审查员在第四次和第五次审查意见中持续指出原权利要求8(重新编号为权利要求6,S构型)得不到说明书支持。专利权人在答复中首先删除了权利要求15(R构型),最终在第五次答复中删除了权利要求6(S构型)。值得注意的是,专利权人在删除时附带陈述称“仅仅为了促进权利要求1-5获得授权”而删除,并“保留在分案申请中保护权利要求6-10的权益”。然而,这一保留陈述是专利权人单方面的说明,审查员始终以“得不到说明书支持”为独立理由要求删除,并未采纳或回应专利权人的保留。
在后续的复审阶段,复审决定认定“权利要求1要求保护的具体化合物对应于本申请说明书实施例25”,专利申请据此获得授权。至此,审查档案已清晰界定权利边界:权利要求1对应实施例25的化合物(消旋体/外消旋体),不涵盖S构型的索磷布韦。
在涉案专利无效宣告程序中,专利权人主张其在授权程序主观上并未放弃对索磷布韦的保护。国家知识产权局对此予以认可,并在认定权利要求1保护的化合物包括S构型的基础上作出了维持专利权有效的审查决定。
在此案中,权利要求1与原权利要求8(重新编号为权利要求6)均为独立权利要求。依据权利要求区别解释规则,原权利要求8与权利要求1的保护范围显然不同,即S构型不在独立权利要求1的保护范围之内。在涉案专利授权程序中,专利行政机关认定原权利要求8无法得到说明书的支持,基于专利申请人的删除而获得专利。依照专利契约论,专利授权机关认为修改后的权利要求方能满足专利授权要件,构成授予涉案技术方案一定期限独占权的对价。因此,在专利确权程序,无论是主张涉案专利有效的专利权人抑或专利行政部门均应遵循诚信原则,秉持其专利授权程序中的观点,不应对权利要求1的保护范围作出扩大性解释,禁止反悔原则在确权程序应予适用。
(二)禁止反悔原则在涉案专利侵权程序中的适用正当合法
在涉案专利侵权诉讼中,济南中院和石家庄中院均适用了禁止反悔原则,认定权利要求1的保护范围仅限于实施例25的化合物,不包括S构型的索磷布韦。法院基于以下审查档案事实作出认定:专利权人在答复审查意见时多次明确权利要求1的保护对象是实施例25的化合物;删除了权利要求中的“立体异构体”;删除了专门保护S构型的原权利要求8;复审决定明确采纳了专利权人的意见,在认定权利要求1保护的具体化合物即实施例25的基础上准予授权。
确定涉案专利保护范围,是侵权判定的首个重要步骤。在被告明确提出适用禁止反悔原则时,受诉法院应基于专利审查档案等证据依法确定专利保护范围。在专利授权确权程序中专利申请人、专利权人对于技术方案的放弃而限缩了专利保护,只要满足明确性要求,禁止反悔原则应予适用。而明确性的判断标准是本领域技术人员基于涉案专利权利要求书、说明书及审查档案,能够合理相信专利权人通过修改或陈述放弃了某一技术方案。
在此案中,专利权人删除原权利要求8的目的在于破解授权程序审查员所提质疑,以满足专利授权要件。不同于诸多案件中专利申请人、专利权人在授权程序中通过对某技术术语限缩性解释而缩小专利保护范围,从而在专利等同侵权判定时适用禁止反悔原则,此案专利权人是通过删除一项独立权利要求(原权利要求8)的方式而获得授权。对于本领域技术人员而言,该项权利要求的删除显然更为明确地限缩了专利权保护范围,且依据权利要求区别解释规则,原权利要求8所保护的S构型显然不在权利要求1的保护范围之内。因此,济南中院与石家庄中院基于现有证据适用禁止反悔原则,符合法律规定。
(三)禁止反悔原则跨程序体系化适用的制度协调
在“索磷布韦案”中,禁止反悔原则尚未得以跨程序体系化适用。不过,我国相关的法律制度在此方面能够发挥相应的协调功能。
首先,当事人对于涉案专利无效宣告请求审查第588818号决定书不服的,根据《专利法》第四十六条第二款的规定,可以自收到决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。对一审判决不服的,案件可上诉到最高人民法院。如前文所述,禁止反悔原则已是我国专利侵权案件普遍适用的基本规则。对第588818号决定书不服而提起的案件虽为行政案件,但所涉专利权利要求的解释与保护范围的确定在证据规则等方面本质上与民事争议无异。
其次,专利权保护范围的限缩与禁止反悔原则的适用,生效的无效与侵权裁决相互具有预决效力。第588818号决定认为,“在专利无效程序中,对于权利要求保护范围以及其中术语含义的理解,是合议组基于法律的授权,以本领域技术人员的视角,依托本专利的权利要求书、说明书、审查档案等内部证据,以及教科书、工具书等外部证据作出认定的过程,这是与案件事实紧密关联的法律问题。原则上……其他机构对本案权利要求保护范围的解释仅代表其观点,对于本案无效程序也不具有约束力”。
对此,本文认为权利要求保护范围及禁止反悔原则的适用兼具“查明事实”到“适用法律”的双重属性:查明专利权人在审查历史中是否放弃了特定技术方案属事实问题,而由此判断是否产生禁止反悔的法律效果则属法律问题。专利审查档案、生效复审决定与无效决定确定的基本事实,显然对后续侵权程序具有预决效力,即该基本事实免证,有相反证据足以推翻除外。同理,专利侵权诉讼生效判决认定的专利权人在审查历史中放弃的技术方案,对待决的专利无效程序(包含后续的行政诉讼)同样具有预决效力。就此案而言,假定二审法院维持了侵害专利权纠纷两案的一审行政判决,即认同禁止反悔原则的适用,则可能对专利无效行政案件的裁决产生重大影响。
结论
从制度供给的角度而言,为市场主体提供清晰、可预期的权利边界,是专利制度的重要价值。禁止反悔原则跨程序体系化适用不仅可以避免司法资源浪费和当事人诉累,而且有助于提高包括专利权人在内的社会公众对专利公示制度的信任,有助于提升专利权的保护范围不会因为程序不同而变异的各界共识。确权程序确定专利权保护范围就是最终的范围,其确定性及所带来的可预见性是专利制度促进创新的根本保障。
在确定专利权保护范围时,无效程序与侵权程序共享同一权利要求文本,应当适用相同的解释规则。如同专利侵权程序,专利无效程序适用禁止反悔原则也具有充分法律依据。《民法典》与《专利法》所规定的诚信原则为禁止反悔原则跨程序体系化适用提供了规范基础,为消除不同程序之间权利要求解释分歧提供了有力的制度工具。从宏观的视角而言,在专利无效侵权纠纷中跨程序体系化适用禁止反悔原则,不仅是对诚信原则在专利领域的具体展开,更是优化我国专利制度供给、促进科技创新和经济社会发展的必然选择。
注释:
1.参见陶凯元、郭禾主编:《知识产权审判实务》,人民法院出版社2025年版,第138页。
2.参见中誉电子(上海)有限公司诉上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案,最高人民法院(2011)民提字第306号民事判决书。
3.莱芜:《“丙肝药”再度引发诉讼,原研药企与仿制药专利交锋升温》,来源:IPRdaily中文网,https://www.iprdaily.cn/news_38105.html.
4.参见山东省济南市中级人民法院(2024)鲁01行初2号行政判决书;河北省石家庄市中级人民法院(2023)冀01行初644号行政判决书。据悉,此两份判决书尚未生效,案件正在二审程序之中。
5.参见国家知识产权局第588818号无效宣告请求审查决定。S构型的索磷布韦是否在涉案专利保护范围之内是无效程序与侵权诉讼焦点,为表述便捷,本文将此案称为“索磷布韦案”。
6.参见北京市第一中级人民法院(2005)一中民初字第3254号民事判决书。
7.参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条。
8.参见湖北午时药业股份有限公司与澳诺(中国)制药有限公司侵犯发明专利权纠纷案,最高人民法院(2009)民提字第20号民事判决书。
9.参见刘紫微:《专利禁止反悔原则适用范围的再思考》,载《华东政法大学学报》2023年第4期,第178-192页。
10.北京微卡时代信息技术有限公司与卓望信息技术(北京)有限公司等侵害发明专利权纠纷案,最高人民法院(2020)最高法知民终1325号民事判决书。
11.参见黎运智:《论专利禁止反悔原则的独立性》,载《科技与法律》2009年第3期,第87-95页;参见闫文军:《我国专利授权确权中的“最宽合理解释”》,载《知识产权》2017年第12期,第59-66页。
12.《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定(一)(公开征求意见稿)》(2018年6月1日发布)第三条第二款规定:“人民法院审理专利确权行政案件,可以运用权利要求书、说明书及附图界定权利要求的用语。说明书及附图对权利要求用语有特别界定的,从其界定。专利审查档案可以用于解释权利要求的用语。以上述方法仍无法界定的,可以结合本领域技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定。”《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》(2020年9月10日发布)第二条删除了前述“专利审查档案可以用于解释权利要求的用语”的表述。
13.参见马云鹏:《司法视野下授权、侵权、确权程序中权利要求解释规则的冲突与调和》,载《电子知识产权》2025年第9期,第77-87页。
14.如被控侵权人在侵权诉讼中或案外人在该侵权诉讼前后所启动的无效程序。
15.参见吕炳斌,《专利契约论的二元范式》,载《南京大学法律评论》(2012年秋季卷),第222页。
16.参见《专利法实施细则》第五十七条第三款、第六十六条;《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.3节、《专利审查指南》第四部分第二章第4.2节。
17.参见《专利法实施细则》第七十三条;《专利审查指南》第四部分第三章第4.6节。
18.参见王利明:《民法总论》,中国人民大学出版社2015年版,第56页。
19.《中华人民共和国专利法》(2020年10月17日修正)第二十条。
20.《专利法实施细则》(2023年修订)第十一条。
21.See Revvo Technologies, Inc. v. Cerebrum Sensor Technologies, Inc., IPR2025-00632, Paper 20 at 3-4 (Director Review, Nov. 3, 2025).
22.黄立:《民法总则》,中国政法大学出版社2002年版,第510-511页。
23.See Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc., 856 F.3d 1353, 1360 (Fed. Cir. 2017).
24.“审查历史弃权原则”(prosecution disclaimer)和“禁止反悔原则”(prosecution history estoppel)本质上是一体两面:弃权原则强调“放弃了什么”,禁止反悔原则强调“不能反悔”。
25.See Aylus Networks, Inc. v. Apple Inc., 856 F.3d 1353, 1360 (Fed. Cir. 2017).
26.日文中,把审查档案直译成了“包袋”——“包”是包裹、封装,“袋”就是袋子。
27.参见田村善之:[判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理],载《知的財産法政策学研究》创刊号(2004年),第11-39页。
28.参见胡玉鸿:《论司法审判中法律适用的个别化》,载《法制与社会发展》2012年第6期,第51-52页。
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