导言:2025年3月20日,慕尼黑高等法院对VoiceAge EVS诉HMD、OPPO两起SEP专利侵权诉讼作出判决,并正式提出将“实施方提供担保”作为法院审查权利人提出的许可费是否符合FRAND原则的前提,尝试建立德国式“一揽子解决许可纠纷”审理规则。德国联邦最高院或欧盟法院将有机会继续审理这一FRAND规则,或将重塑德国及欧盟SEP禁令生态。
“慕尼黑禁令热”的转折:VoiceAge EVS、HMD、OPPO与“法庭之友”
自2019年以来,德国慕尼黑地区法院因对SEP权利人近乎“一边倒”的支持而被权利人青睐,其FRAND抗辩驳回率一度高达100%。[1]然而,这一局面在欧盟委员会介入VoiceAge EVS诉HMD案后出现转机。
VoiceAge EVS是一家语音编码技术的专利运营公司。自2019年起,VoiceAge EVS在德国曼海姆和慕尼黑地区法院对手机厂商HMD、OPPO发起多起专利侵权诉讼,指控两者在未获许可的情况下使用其多项关键专利。截至2022年5月,慕尼黑和曼海姆地区法院共作出六项判决,均认定HMD侵权并颁发销售禁令。作为应对,HMD在提起上诉的同时移除了涉案设备中的EVS功能,并提起了针对VoiceAge EVS的专利无效挑战、反垄断诉讼;[2]OPPO则通过法律手段争取缓冲空间,包括与HMD共同向欧洲专利法院提出专利无效挑战并成功无效掉VoiceAge EVS的专利、暂停部分在德产品销售等。[3]
2024年4月,欧盟委员会以法庭之友的身份介入了HMD对VoiceAge EVS的垄断投诉,并在意见书中反复澄清对“华为诉中兴”案确定的许可谈判框架的理解与适用。欧盟委员会强调:
1、严格顺序审查:SEP权利人须先发送明确侵权通知,双方需按步骤完成FRAND谈判,审查前面步骤不应将后续行为纳入评价范围,权利人提出禁令后不得补正前期缺陷。欧盟委员会还指出,“华为诉中兴”案判决要求侵权通知应当在(SEP权利人)请求停止侵权前作出,即促进双方在没有禁令压力的情况下进行许可谈判。
2、明确侵权通知要求:SEP权利人的侵权通知必须明确包含三项内容:指控侵权的具体行为;涉诉专利号;侵权方式的具体说明。仅提供网站链接或笼统声明不足以为实施者提供充分信息以评估法律风险。
此举被业内人士视为欧盟委员会对2020年德国联邦最高法院作出的“Sisvel诉海尔案”判决的间接否定。在该案中,德国法院将FRAND抗辩能否成立的审查几乎全放在实施者在谈判时的表现上。欧盟委员会的介入,为慕尼黑高等法院的规则调整埋下伏笔。[4]
“担保前置”新规的首次提出:听证会上各方争议不断
2024年10月30日,针对VoiceAge EVS诉HMD案件(案号:6 U 3824/22 Kart)慕尼黑高等法院发布法律意见书,首次提出担保制度作为FRAND抗辩的核心规则之一。该意见书的作出基于《欧洲联盟运作条约》(AEUV)第102条、《德国专利法》(PatG)第139条及《德国民法典》(BGB)第242条,主要内容为:
1、担保前置:实施者若主张FRAND抗辩,须预先提供与SEP权利人最终报价金额相当的担保(如银行保函),该担保覆盖全球专利组合许可费用,而不应仅限于涉诉专利和德国境内。若未满足此条件,法院可直接驳回FRAND抗辩,无需审查SEP权利人提出的许可条款是否符合FRAND原则。
2、附加“约束性声明”:实施者除了提供足额担保(或银行担保),还需要提供一份约束性声明,承诺如果专利权人的最终报价被认定为FRAND, 实施者将接受该报价达成许可协议。
3、动态补正机制:即使SEP权利人初始报价不符合FRAND原则,其仍可通过后续谈判调整许可条款,实施者补足担保后可重新进行FRAND抗辩。
4、程序效率优先:法院不愿进行冗长复杂的FRAND审查,希望通过经济手段迫使双方回归谈判桌。
该规则直接回应了欧盟委员会对德国法院“程序至上”的批评,并试图将FRAND抗辩的审查重点从实施者的谈判行为细节转向是否提供担保的问题上。[5]
次日(2024年10月31日),慕尼黑高等法院第六民事合议庭在听证会上进一步阐释该担保新规,VoiceAge EVS、HMD、欧盟委员会三方代表均参加了这场听证会。
· 欧盟委员会代表明确反对将担保与FRAND审查捆绑,强调“法院必须独立评估SEP权利人的报价是否符合FRAND原则,无论实施者是否提供担保”,否则将违反“华为诉中兴”案确立的规则。
· VoiceAge EVS代理律师则认为,担保制度可能被实施者滥用,通过临时担保拖延诉讼,甚至压低反报价金额,变相鼓励“反向劫持”。
· HMD代理律师对于该规则也指出了实施方的担忧,若多个SEP权利人同时要求高额担保,企业将面临“要价竞赛”,累计金额远超承受能力。同时,担保制度变相赋予SEP权利人单方定价权,剥夺法院对条款的实质审查。
尽管听证会上争议激烈,主审法官Lars Meinhardt仍坚持认为,“担保制度是平衡SEP权利人禁令威胁与实施者谈判公平的关键机制”。对此,业内人士Florian Mueller认为,慕尼黑的“担保实验”机制或许能暂时缓解程序僵局,但最终解决方案仍需欧盟法院作出。[6]
新规则将面临德国最高院或欧盟法院最终审查
2025年3月20日,慕尼黑高等法院第六民事合议庭正式作出VoiceAge EVS诉HMD案(案号:6 U 3824/22 Kart)、诉OPPO案(案号:6 U 2204/23 Kart e)的二审判决,确认将“担保前置”规则作为FRAND抗辩的核心审查标准。目前法院尚未公开判决书全文,从法院发言人告知Florian Mueller、Juve Patent的判决内容可知:
1、HMD、OPPO因拒付足额担保败诉
慕尼黑高等地方法院驳回HMD、OPPO上诉,确认两者实施侵权行为。法院基于2024年10月30日发布的新FRAND审查框架,认定HMD、OPPO因拒绝按照专利权人要求提供足额担保(如保证金),未能证明其许可意愿,故无需审查VoiceAge EVS提出的许可要约是否符合FRAND原则。
2、保留HMD、OPPO向德国联邦最高法院上诉的权利
针对FRAND抗辩的前提是否取决于实施人提供足额担保、或在担保不足的情况下,反垄断法下的强制许可抗辩是否失效,以及是否应从不同角度分析被告是否愿意接受许可的等FRAND抗辩问题,慕尼黑高等法院允许HMD、OPPO向德国联邦最高法院(BGH)提起上诉,并认识到这些问题的重要性。[7][8]
慕尼黑高等法院的新规简化了SEP诉讼流程,看似重塑了权利人与实施者的权力天平,实则进一步加重了实施者的负担。过去,慕尼黑地区法院因高效颁发禁令而成为权利人的“理想战场”,但其FRAND抗辩的100%驳回率也饱受争议。如今,担保制度的引入在形式上为实施者提供了“免除禁令”的途径——实施者只要支付与权利人主张相当的担保金和提供约束性声明,就可以避免颁发禁令。也就是这一新规实质调整了SEP许可谈判框架,慕尼黑高等法院尝试建立德国式“一揽子解决许可纠纷”审理规则,与英国法院做法的区别在于——英国法院裁定费率,接受则避免禁令,德国则是提供担保接受德国法院认定权利人报价是否FRAND的裁定则避免禁令。毫无疑问,基于德国法院并不审理和裁决具体许可费而将合理许可费视为一个范围(该范围不作明确)的历史做法,实施者提供担保和附加约束性声明带来的诉讼风险非常大——变相接受权利人的报价。也即,新规可能迫使部分企业放弃FRAND抗辩,转而接受不平等的许可条款。
慕尼黑高等法院的新规不仅没有实现权利人与实施方的利益平衡,也忽视了欧盟委员会在法庭之友中提出的顺序审查要求。根据判决,实施者若未能按SEP权利人要求的金额提供担保,法院可直接推定其缺乏FRAND许可诚意,从而跳过对权利人报价的实质性审查。这一逻辑与欧盟委员会在2024年4月法庭之友意见书中的立场直接对立——欧盟明确要求法院必须独立评估权利人报价的合理性,无论实施者是否提供担保。[9]当然,这一问题尚未终局判决。慕尼黑高等法院保留HMD、OPPO的上诉权利,为欧盟法院介入案件提供了可能性。若HMD、OPPO上诉后,德国联邦最高法院在FRAND抗辩审查问题上仍然与欧盟判例立场冲突,其应当将案件移送至欧盟法院判决,届时欧盟法院是直接推翻VoiceAge EVS诉HMD、OPPO案,还是允许成员国程序自治,都可能引发全球知识产权治理体系的震荡。
慕尼黑高等法院关于VoiceAge EVS诉HMD、OPPO案作出的判决标志着德国专利司法尝试建立德国式“一揽子解决许可纠纷”审理规则。欧盟委员会的介入和保证金机制的引入,试图纠正Sisvel v. Haier案的偏差,但实施者反而面临高额担保金和更大诉讼压力,且德国法院在FRAND抗辩实质审查问题上仍与欧盟判决立场冲突。未来,欧盟法院的潜在干预和欧洲专利法院的判例发展可能重塑德国等欧洲国家的SEP禁令生态,德国联邦最高法院与欧盟法院的博弈将成为关键转折点。
附欧盟委员会法庭之友意见书(机翻):
附慕尼黑高等法院发布法律意见书(机翻,点击阅读原文获取原文):
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注释:
1.https://ipfray.com/whats-a-reasonable-percentage-of-frand-wins-for-sep-holders-in-litigation-in-a-given-jurisdiction/
2.https://mp.weixin.qq.com/s/5EaSoblkP5jnvDMI5Da8Rw
3.http://www.fosspatents.com/2022/10/oppo-gets-second-chance-to-defend.html
4.https://ipfray.com/european-commission-court-filing-completely-disagrees-with-sisvel-v-haier-german-sep-case-law-is-irreconcilable-with-eu-law/
5.https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-GRURRS-B-2024-N-30064?hl=true
6.https://ipfray.com/munich-appeals-court-rejects-german-approach-to-standard-essential-patents-tends-to-pave-way-to-next-ecj-ruling-on-frand/
7.https://ipfray.com/munich-appeals-court-lays-out-security-centric-frand-framework-in-voiceage-evs-v-hmd-as-previously-indicated-ignores-input-from-ec-referral-to-ecj-still-possible/
8.https://www.juve-patent.com/cases/munich-higher-regional-court-confirms-new-frand-guidelines-in-voiceage-vs-hmd/
9.2024_欧盟委员会法庭之友意见书 德中翻译件
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