我国法律法规针对已注册的驰名商标，建立了跨类保护制度，即可以禁止他人在不相同或者不相类似的商品及服务上注册使用。那么，在已经享有防御商标的情况下，权利人是否还可以主张认定驰名商标，获得跨类保护？
近日，上海市高级人民法院审结一起这样的侵害商标权纠纷案。
【案情回顾】
钉钉商标被“搭便车”
2015年，某高新科技集团推出一款企业级智能移动办公平台——钉钉。某科技公司（以下简称科技公司）和某信息公司（以下简称信息公司）是研发并提供钉钉产品和服务的主体。
2014年7月7日、2015年1月13日，该高新科技集团分别申请注册了第42类软件运营服务等类别“钉钉”商标（以下简称第42类“钉钉”文字商标）、第42类软件运营服务等类别翅膀图形商标（以下简称第42类翅膀图形商标），注册公告日期分别为2015年8月14日、2017年12月21日。科技公司和信息公司经授权，享有前述两类注册商标的使用权。
随着两商标经过长期使用和推广，逐渐在国内享有较高知名度，2016年9月12日，该高新科技集团又申请注册了第43类餐厅等类别翅膀图形商标（以下简称第43类翅膀图形商标），注册公告日期为2018年5月7日。科技公司和信息公司经授权，享有该商标使用权，并与从事相关餐饮服务的企业合作，为他们提供钉钉软件等产品或服务。
2016年12月28日，某餐饮集团创始人贺某从案外人受让了第43类餐厅等类别、第29类食品等类别“钉钉冒菜”文字商标，两商标的申请注册日为2015年11月19日。
2017年3月，该餐饮集团孵化的首家项目子公司——某餐饮公司（以下简称餐饮公司）成立，在招商手册中载明钉钉冒菜图文组合标识为其经营的一家品牌，并在同页印有该品牌公司字样。
2020年9月，钉一钉冒菜店成立，经营者为贺某，亦在店铺招牌、宣传展板、点餐牌、室外立式海报以及某外卖平台线上店铺等上使用了钉钉冒菜图文组合标识。
餐饮公司、钉一钉冒菜店在使用“钉钉冒菜”注册商标时，实施了大量非原样使用行为。比如，改变“钉钉冒菜”的字体并对其进行拆分，横向突出放大“钉钉”二字，并缩小“冒菜”二字竖向排列在“钉钉”的右侧。线上店铺的菜单中也大量使用“钉钉+食品名称”的文字组合，如“钉钉午餐肉”等。
科技公司和信息公司发现后认为，第42类“钉钉”文字商标和翅膀图形商标，经过长期的使用和推广，在国内已为相关公众广泛知晓并具有较高的知名度和影响力，属于驰名商标。某品牌公司、餐饮公司、钉一钉冒菜店、贺某、外卖平台运营商的行为破坏了前述商标与软件运营服务之间的直接密切联系，减弱前述商标的显著性，构成商标侵权。故起诉到上海知识产权法院，请求判决五被告停止侵权、公开消除影响、赔偿损失300万元。
两原告还提交了营业执照、商标文件、推广报道等证据。其中，网名为“热血小曾”的用户曾在钉一钉冒菜店线上店铺发布评价称，“钉钉不止可以办公还可以吃冒菜，这边新开了一家钉钉冒菜店”。被告贺某曾与设计公司签订设计方案，也载明要“借势营销”“利用品牌名所具备的市场背书，迅速打造知名度”等。
鉴于该案涉及驰名商标的认定、案情较为复杂、对于同类案件具有普遍法律适用的指导意义，2021年12月，上海市高级人民法院作出民事裁定书，对案件予以提级管辖。
“认驰必要性”引发争议
“权利人已注册防御商标，本案缺乏认定驰名商标的必要性。”庭审中，原、被告围绕“认驰必要性”等问题展开了激烈交锋。
五被告认为，本案中，原告已经享有第43类翅膀图形商标，即防御商标，可将其作为权利基础进行商标维权。没有必要认定第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标为驰名商标。即使认定驰名商标，也应以被告“钉钉冒菜”商标申请注册日，即2015年11月19日作为时间节点。原告目前的证据不足以证明第42类“钉钉”文字及翅膀图形商标在2015年11月19日之前已经构成驰名商标。
五被告还提出，被告贺某享有“钉钉冒菜”商标，核准使用服务项目包括餐饮。因此，他们在餐馆、餐厅服务及宣传餐馆服务上使用“钉钉冒菜”标识属于合法使用。被控侵权翅膀图形标识是其独立创作而来，与原告权利商标不相同也不近似，被告的行为不构成侵权。
两原告则坚持要求认定第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标为驰名商标。他们表示，虽然原告享有防御商标，但在同时拥有多类别注册商标的情况下，原告有权根据诉讼策略、侵权情况，选择主张某一商标作为权利基础。本案中，认定驰名商标更有利于原告的商标权利保护。
上海市高级人民法院审理后认为，原告提交了大量证据，足以证明第42类“钉钉”文字商标和翅膀图形商标在被告使用之时已经驰名。被告在第35类商业经营服务、第43类餐饮服务和第29类食品产品上非原样注册商标使用行为，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，减弱了涉案驰名商标的显著性，不正当利用了该驰名商标的市场声誉，致使原告利益受损，侵犯了原告驰名商标的商标权利。
但是，没有证据表明，在被告“钉钉冒菜”商标申请注册之时，即2015年11月19日，原告第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标构成驰名商标。因此，被告可在其注册商标专用权范围内继续合法使用被诉“钉钉冒菜”商标，不构成对原告涉案商标的侵犯。当然，在原告涉案商标业已驰名的情况下，被告应当依法严格规范使用其“钉钉冒菜”注册商标，对其注册商标的使用负有更高注意义务，不得进行所谓“借势营销”，不得突出或者单独使用“钉钉”，更不得对其“钉钉冒菜”注册商标变造拆分使用。
被告外卖平台运营商收到诉状后及时履行了“通知删除”义务，已尽平台注意义务，无需承担责任。
综上，上海市高级人民法院一审判决被告某品牌公司、餐饮公司、钉一钉冒菜店、贺某停止侵害并公开消除影响，餐饮公司、贺某连带赔偿50万元，某品牌公司、钉一钉冒菜店对其中部分承担连带赔偿责任。
本案一审判决后，各方当事人均未提起上诉，一审判决发生法律效力。
【法官说法】
徐俊 上海法院审判业务专家、上海市高级人民法院知识产权审判庭副庭长
原告在第43类注册的防御商标是否会影响对第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标驰名的认定？上海市高级人民法院审理后认为，应结合以下四方面予以综合考虑。
一是关于驰名商标保护的立法初衷。驰名商标制度的立法目的是给予商标与其知名度相匹配的保护力度。由于驰名商标凝结了更高的商誉，具有更强的识别性，承载了权利人为维护品牌价值而付出的更多劳动，故基于驰名商标可获得的保护，较之普通商标或企业名称权益而言，在禁用效力可及的范围、损害赔偿金额大小等方面存在明显差异。倘若仅仅因为商标权人出于防御目的在其他类别上注册商标，而禁止其选择以持续使用的、高知名度的主商标提起诉讼，这既不符合法律逻辑，也与法律保护驰名商标的初衷背道而驰。
二是关于民事权利处分的商业实践。根据我国民事诉讼法的处分原则，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利。所以，发生商标侵权纠纷时，可以允许商标权人选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。
三是关于原告受损法益的承载对象。本案中，由于原告的主营业务集中于第42类软件运营服务，对第42类文字及翅膀图形注册商标投入的宣传、经营成本也最高，在侵权行为发生时，受损失的法益都集中于持续使用、高知名度的第42类注册商标，而非较少使用、低知名度的第43类翅膀图形商标。从损害填补的角度来看，也有必要对第42类文字和翅膀图形商标是否驰名进行审查。
四是关于被告侵权行为的样态表现。尽管原告在第43类已注册有翅膀图形商标，但被诉侵权行为不止发生于第43类餐饮服务，还发生于第35类商业运营服务以及第29类食品产品上。即便原告基于第43类注册商标进行维权，其效果也不能及于其他类别，仍然需要通过认定驰名商标寻求跨类保护。
结合这些因素，上海市高级人民法院认为，原告享有第43类翅膀图形注册商标并不影响其主张认定第42类“钉钉”文字及翅膀图形注册商标为驰名商标，本案仍有必要对是否构成驰名进行审查。
需要注意的是，商标被认定驰名后可以获得跨类保护，但跨类保护并不等于全类保护。本案中，钉钉办公软件在其线上平台开设订餐入口，各类餐饮APP借此上线了海量餐厅，可见办公软件的使用者天然就是餐饮服务的接受者。被告在设计方案中载明要“借势营销”等，也从侧面说明了其作为餐饮服务从业者对办公软件使用者进行餐饮服务消费的关注和洞察。而“钉钉”为多家知名餐饮类企业客户提供钉钉软件等产品或服务，使得钉钉办公软件的使用者与提供餐饮服务的经营者存在较多直接重合。一系列证据都证明，涉案驰名商标与被诉商标的商品或服务之间具有较强的关联程度，可以获得第35类商业经营服务、第43类餐饮服务和第29类食品产品上的跨类保护。
【法条链接】
一、《中华人民共和国商标法》
第十三条 为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。
……
就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。
第十四条 驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：
（一）相关公众对该商标的知晓程度；
（二）该商标使用的持续时间；
（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；
（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；
（五）该商标驰名的其他因素。
……
第五十七条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：
……
（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。
第六十三条 侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
……
权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。
……
二、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》
第一条 下列行为属于商标法第五十七条第（七）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：
……
（二）复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；
……
三、《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》
第二条 在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定：
（一）以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼；
……
第五条 当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况，提供下列证据，证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名：
（一）使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；
（二）该商标的持续使用时间；
（三）该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；
（四）该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；
（五）该商标享有的市场声誉；
（六）证明该商标已属驰名的其他事实。
前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等，包括其核准注册前持续使用的情形。
对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据，人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据，客观、全面地进行审查。
第九条 ……
足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第三款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。
第十条 原告请求禁止被告在不相类似商品上使用与原告驰名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称的，人民法院应当根据案件具体情况，综合考虑以下因素后作出裁判：
（一）该驰名商标的显著程度；
（二）该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度；
（三）使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度；
（四）其他相关因素。
第十一条 被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：
（一）已经超过商标法第四十五条第一款规定的请求宣告无效期限的；
（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。
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