王艳芳：浅析《商标法》第11条第1款第2项之适用

　　作者：王艳芳 华东政法大学知识产权学院教授

　　显著性是商标法核心概念之一，相关标识是否具有显著性不仅决定着其能否作为商标获准注册，也是其能否发挥识别商品或服务来源的关键要素。我国现行《商标法》第9条第1款规定，申请注册的商标应当具有显著特征。由于其难以从正面明确规定，世界各国或地区商标法几乎均未从正面加以界定，我国也不例外，纵观整部商标法、相关法规及司法解释文件，均未从正面给予“显著性”明确定义，而是以反向列举的方式将部分不具有显著性的标志排除。有学者认为，商标的显著性应指商标所使用的标记能够使消费者区分此产品与彼产品，此服务与彼服务。[1]商标显著性的取得方式区别为固有显著性与获得显著性，具有固有显著性的标志无须证明其存在显著性，缺乏显著性的商标通过使用获得显著性或称之为第二含义后方可获准注册。

　　现行《商标法》第11条第1款对不得作为商标注册的标志进行了列举，其中第2项规定了“仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”不能作为商标注册。一般认为，该条延续了1982年《商标法》第8条之（6）之规定，即商标不得使用“直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”文字、图形。[2] 除商标法之外，另一重要司法文件即《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第11条在《商标法》第11条第1款第2项基础上增列“产地”为前述商品特点。

　　笔者以为，现行《商标法》第11条第1款第2项的作用有二，一是平衡公共利益与商标权人私人利益。仅表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志属于公共领域的资源，公众应可自由使用，如允许申请人将其注册为商标并禁止公众使用，某种意义上构成对公共利益的侵蚀。二是保障商标基础功能的发挥。前述标志实质上是对商品特点的描述，凡属此类商品均具该特点，故此类标志通常无法发挥商品来源区别作用。需要指出的是，此处的“禁止”并非绝对禁止，而是相对禁止。

　　《商标法》第11条第2款规定，11条第1款第2项所列的标志“经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册”。例如，在“小罐茶”案[3]中，诉争商标“小罐茶”虽直接表明了商品的主要原料、产品包装特征等特点，但因经长期使用、宣传具有了较高知名度，具备了可作为商标注册的显著性，因而可作为商标注册。不过，经过使用获得显著性仅为此类商标可以获得注册的必要条件，并不意味着所有标志都可通过使用获得显著性。在“歌单”系列商标无效宣告案[4]中，诉争商标由汉字“歌单”构成，使用于音乐文件、娱乐、互联网搜索相关服务上，尽管经过了长期使用，但仍然容易使消费者认为系对商品特点的描述，而非作为识别商品来源的标识。因此，实践中在认定是否满足第11条第2款时，应从个案出发，结合标志的特征与商品、服务的类型进行综合考察。

　　第11条第1款第2项本质上规范的是缺乏固有显著性的标识，其中对于何为“仅直接描述”的认定是适用该条款的关键。《商标审查指南（2021）》（以下简称《指南》）曾对现行《商标法》第11条第1款第2项作出解释。《指南》强调，“仅”是指仅由对指定商品或服务的特点具有直接说明性和描述性的标志构成。换言之，“仅”意味着“当且仅当”，除“仅”的情形外，均不可适用该规定。《指南》认为，判断“仅直接表示”须结合商标指定的服务、相关公众的认知习惯等因素，不能机械地以其包含直接说明性和描述性要素进行认定。

　　《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十一条规定，商标标志或者其构成要素暗示商品的特点，但不影响其识别商品来源功能的，不属于该项所规定的情形。例如将“肾源春冰糖蜜液”商标使用在药酒等保健商品上，“肾源春”三个字的组合虽然能够暗示商标所指定使用商品的功能、用途等特点，但相关公众需要通过想象、演绎等方式才能建立申请商标标识含义与其指定使用的商品所具有的功能之间的关联性，因而具备显著性。[5]

　　再例如，将“视力健”商标使用在眼药水产品上，也具有明显的暗示性，相关公众可以理解该商标的含义，但由于其并非该含义的常规表达，能够发挥来源识别作用，因而不属于第11条第1款第2项规定的情形。[6]与前述两案类似，将“川菜王”用于餐饮服务上可以说具有某种程度上的描述性，表示餐馆主要经营川菜或者川菜的品质较好，但若用于食用油商品上则没有直接描述或者表示商品特点，最多仅暗示食用油有助于提升烹饪菜肴的品质，而且这种暗示是间接的，以普通消费者认知水平，显然不会将其认知为该食用油仅适用于川菜烹饪，因此“川菜王”使用在“食用油”商品上，更接近于暗示性标志，即隐含了它所使用其上的产品或服务的性质、质量或特点但却并不直接描述这种特点，为了感知到这种特点消费者需要发挥想象力。因此，虽然这种标志用作商标的显著性弱于臆造性标志，但其具备商标固有显著性。此类商标若经过大量、长期使用和广告宣传，其显著性更加强化，更不应予以宣告无效。

　　此外，在判断文字商标是否属于直接描述性标志时，应当看该文字标志的整体含义是否是对指定使用商品特定的直接描述，即使每个文字都是描述性的，但组合在一起并非固定搭配、惯常使用的描绘性词组，也不能认为该商标必然缺乏显著特征。例如将“麦辣”商标用于食品上，“麦”表示麦子，“辣”形容食品味道，尽管二者都是描述性文字，但“麦辣”本身属于臆造词，并非一种描述商品的常用表达。[7]

　　在对第11条第1款第2项进行适用时，还需考察标志的显著性强弱。理论上，依固有显著性的强弱为标准，从高到低排列分别是臆造的标志、任意的标志、暗示性标志、描述性标志和通用标志。对于臆造性标志，一般认为具有先天显著性，而其他几类标志，则需结合其商品或服务类别及使用情况等个案判断。其中，描述性标志系指仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志。暗示性标志则为须经过一定程度的演绎、解释、说明、想象才能将该标志与商品的特点相对应的标志。

　　然而，描述性标志与暗示性标志的实际区分并非如理论上那般泾渭分明，如前述“川菜王”一样，两者之间存在一定的模糊地带，该地带聚集了大量具有先天显著性但其显著性却不如臆造性标志那样强的弱显著性商标。从市场实践看，相较于臆造性标志等，此类弱显著性商标在传播性方面独具优势。[8]由于弱显著性标志同其所标识的产品或服务具有一定的关联，更便于相关公众形成该标志与商品或者服务之间存在联系的记忆，故出于快速让相关公众将其商标同商品或服务联系的目的，经营者在选择商标时乐意选择此类弱显著性商标。[9]

　　需要注意的是，商标的注册本只应考虑显著性的有无而不是显著性的强弱。[10]因此，前述弱显著性商标本应无注册障碍，可以被核准注册。但实践中由于对这一点的认识不统一，导致了实践中的“弱显著性商标之殇”。例如，在“肾源春冰糖蜜液”案[11]中，“肾源春冰糖蜜液”并非为仅直接表示商品原料，从整体上而言，其具备作为商标标识使用的显著性。但遗憾的是，商标注册人之主张在历经一、二审程序后，最终经再审程序方获得支持。此外，实践中也有已经被核准注册的弱显著性商标又以不具有显著性为由被宣告无效的例子。笔者以为，对于已获准注册的弱显著性商标除确有证据证明其已经丧失显著性外，不宜以违反现行《商标法》第11条第1款第2项为由宣告无效。否则，不仅会损害商标注册人的信赖利益，还会破坏已形成的稳定市场秩序。[12]例如，在“兰州牛肉拉面”案[13]中，北京市高级人民法院便明确指出，若仅以缺乏固有显著性为由，忽视涉案商标的使用时间及宣传效果，径直宣告诉争商标无效，将导致相关公众认知损耗等不利后果，严重阻碍商标注册制度的健康发展。

　　尽管商标的注册不必过分强调显著性的强弱，但商标的保护却必须考虑显著性的强弱，注册商标专用权的保护范围应与其显著性、知名度相一致。一方面，弱显著性特征削弱了商标的来源识别功能，降低了相关公众由此产生混淆误认的可能。[14]另一方面，若给予弱显著性商标以较宽的保护范围，则有害公平竞争的市场秩序之虞。在“青花椒”案[15]中，四川省高级人民法院便持此观点，其认为诉争商标显著性较弱，被告对诉争商标的使用构成合理使用。然而，须注意的是，因显著性之强弱随商标使用情况动态变化，商标专用权的保护范围并非一成不变。因此，先天弱显著性商标若要想获得更为广泛保护范围则须采取一定的举措提高其显著性。

　　综上所述，对于《商标法》第11条第1款第2项的适用，重点和难点在于对“仅直接表示”的把握，实践中应当把握商标法立法本意仅将不具有显著性标志排除注册，而非对相关描述性标识一概“格杀勿论”。此外，针对已经通过使用获得显著性的商标，商标注册之审查判断应恪守理性，在申请注册阶段只须审慎考虑显著性的有无而不必考虑显著性的强弱，只要有显著性即应获准注册。同时，出于对市场秩序及制度稳定性的尊重，对于已经核准注册的弱显著性商标，不应随意宣告其无效，从而化解实践中出现的“弱显著性之殇”。当然，如弱显著性商标希冀有更为广阔的保护范围，则应通过宣传、使用等举措提升其识别性。

　　注释：

　　1.参见杜颖：《商标法》，北京大学出版社2016年版，第16页。

　　2.《商标法（1993）》第8条之（6）沿袭了《商标法（1982）》之规定，未作实质变更。2001年，立法者在修订《商标法》时将《商标法（1993）》第8条之（6）列入第11条第1款第2项，根据该条，“仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”标志不得作为商标注册。而后，《商标法（2013）》将该条中的“仅仅”变更为“仅”，其他内容未作变更。

　　3.参见北京知识产权法院（2020）京73行初18054号判决书。

　　4.参见北京市高级人民法院（2021）京行终4868号判决书。

　　5.参见最高人民法院（2019）最高法行再249号行政判决书。

　　6.参见北京知识产权法院 （2015）京知行初字第5848号行政判决书。

　　7.参见北京知识产权法院（2019）京73行初14367号行政判决书。

　　8.参见冯建坤：《从“青花椒”案看弱显著性商标保护的边界问题》，载《中华商标》2022年第12期，第25-27页。

　　9.参见王太平、沈文丽：《<商标法>第11条第2款“商标获得显著性制度”评注》，载《电子知识产权》2023年第1期，第17-34页。

　　10.参见孔祥俊：《论商标的区别性、显著性与显著特征》，载《现代法学》2016年第6期，第63-77页。

　　11.参见最高人民法院(2019)最高法行再249号行政判决书。

　　12.参见杜颖：《关于审慎适用绝对条款宣告使用多年的商标无效的思考》，载公众号知产力2023年12月27日，https://mp.weixin.qq.com/s/ziaztrriP4_UZkpeM44RMA，最后访问日期2024年1月16日。

　　13.参见北京市高级人民法院(2018)京行终6256号行政判决书。

　　14.参见高钰颉：《弱显著性注册商标的保护问题及解决手段》，载公众号魏启学知产视界2023年7月12日，https://mp.weixin.qq.com/s/G5Mffpt-6ld6dkyJMUHV-Q，最后访问日期2024年1月16日。

　　15.参见四川省高级人民法院（2021）川知民终2152号。