编者按：2025年12月20日，最高人民法院起草了发布《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（三）（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。全文共31条，涉及管辖、诉讼主体资格、权利要求解释、侵权比对、不侵权抗辩、情势变更、恶意诉讼、赔偿等问题，旨在依法正确审理侵犯专利权纠纷案件，积极回应科技创新的司法新需求。
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作者：港专司法解释研究组
最高人民法院近期发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（三）（征求意见稿）》（以下简称“《征求意见稿》”），对专利侵权判定中的权利要求解释规则作出了新的规定。其中，第十一条与第十条分别涉及“限缩性修改或陈述未被明确否定”情形下禁止反悔的适用标准，以及将“被诉侵权技术方案具有现有技术缺陷”纳入侵权判定的考量体系。这两项规定直面司法实践中长期存在的问题，具有显著的现实针对性。笔者立足于专利法基本原理，结合国内外典型案例，对上述条款的立法意图、适用逻辑与潜在争议进行剖析，并就其完善路径提出思考，以期为专利侵权审判规则的进一步精细化提供参考。
一、《征求意见稿》第十一条的解读与完善建议
《征求意见稿》第十一条规定：“被诉侵权人能够证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述未被明确否定的，权利人在侵犯专利权纠纷案件中主张将上述限缩的部分纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”
该条涉及禁止反悔（Prosecution History Estoppel）的适用。2009年，最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中，首次以司法解释形式确立了禁止反悔规则（第六条），并明确了其适用前提是修改或意见陈述导致技术方案的放弃。2016年，最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》中进一步细化了禁止反悔的适用（第十三条），引入了“明确否定”例外，即：专利审查机关明确否定专利权人的限缩性修改或陈述的，不适用禁止反悔。然而，在专利审查实践中，审查机关通常不对权利人的限缩性修改或者陈述进行评述，明确否定的情况更为少见，导致该条款的适用率较低。
此次的《征求意见稿》第十一条针对权利人的限缩性修改或陈述未被明确否定的情形作出专门规定。笔者拟在梳理禁止反悔的理论基础与适用规则的基础上，对该条规定进行解读，并提出完善建议。
（一）禁止反悔规则的设置目的
“禁止反悔”是专利法的一项重要规则，其主要目的在于防止专利权人在专利授权或确权程序中先通过放弃部分保护范围，由此获得专利授权或维持专利有效的结果，而后在侵权诉讼中再将已经被放弃的等同物重新纳入保护范围。为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔规则，防止上述专利权人“两头得利”情形的发生。
（二）禁止反悔规则的适用条件
1、专利权人所作的限缩性修改或者陈述构成对技术方案的放弃
禁止反悔规则的适用前提是：专利权人在专利授权确权程序中所作的修改或陈述，构成了对技术方案的放弃。须知，限缩性修改或者陈述本身并不直接等于对相关技术方案的放弃，是否构成放弃还要结合限缩性修改或者陈述所对应的具体内容以及对专利授权程序的影响进行综合判断。在（2021）最高法知民终836号案中，最高法明确：“并非所有的限制性修改或陈述都被认定为技术方案的放弃，只有权利人为了应对专利授权确权程序中权利有效性受到的挑战而作出的放弃，且该放弃未被明确否定，才导致禁止反悔规则的适用。”
一些域外案例也提及，针对专利性的修改才适用禁止反悔规则。例如，在美国联邦最高法院审理的“Warner-Jenkinson”案[1]中，法院在明确等同原则判定规则的同时，也明确专利权人在授权过程中对权利要求所进行的限缩性修改会被推定为与专利性有关，此时对于修改理由与专利性无关的举证责任将转移至专利权人；如果专利权人无法证明，则其不能就该限缩性修改所放弃的技术范围主张等同侵权。本案明确了针对专利性的修改才适用禁止反悔规则，其他修改即使未被明确否定，也不适用禁止反悔规则。
此外，仅权利要求、说明书修改或者意见陈述这两种形式才有可能产生技术方案的放弃，进而导致禁止反悔规则的适用。司法实践中，其他情形通常不被认为构成对技术方案的放弃，不对权利要求保护范围起到限制。例如，在（2011）民提字第306号案中，针对独立权利要求被宣告无效而从属权利要求维持有效时，该从属权利要求的保护范围是否因此受限的问题，最高法阐明：
“每一项权利要求都是单独的、完整的技术方案，每一项权利要求都应准确、完整地概括申请人在原始申请中各自要求的保护范围，而不论其是否以独立权利要求的形式出现。…… 即使从属权利要求所从属的独立权利要求被宣告无效，该从属权利要求并不能因此被认为无效。所以，不应当以从属权利要求所从属的独立权利要求被无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围即受到限制。”
该案中，专利权人并没有为维持专利权有效而对从属权利要求的附加技术特征进行特定的修改或限制性陈述，因此该特征不存在“自我放弃”的前提。法院据此认定，该案不应自动适用禁止反悔规则来限制该从属权利要求的保护范围。
2、专利权人作出的对技术方案的放弃未被明确否定
禁止反悔规则的一个例外情况是：专利权人在专利授权确权程序中对相关技术方案的放弃，被审查机关明确否定。《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十三条对此已有规定：
“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”
在这之后，关于“明确否定”的判断标准，在(2017)最高法民申1826号案中，最高法指出：
“权利人作出的陈述是否被‘明确否定’，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。”
（三）禁止反悔规则的适用例外
应注意，并非任何未被明确否定且造成技术方案放弃的限缩，都会触发禁止反悔。禁止反悔规则的适用存在一些例外情况。例如，在美国联邦最高法院审理的“Festo”案[2]中，法院认为，禁止反悔规则的适用并非绝对的，即，并非任何权利要求修改均导致完全排除等同原则的适用。在前述“Warner-Jenkinson”案的基础上，“Festo”案明确，在三种例外情形下，即使专利权人在授权确权程序中作出与专利性有关的限缩性修改，其也可能有权在后续的侵权诉讼中就所限缩的范围主张等同侵权，包括：（1）专利权人在修改时无法预见该等同物；（2）专利权人作出修改的原因与该等同物之间没有关联或仅存在微弱关联；（3）存在其他原因表明专利权人的修改未放弃该等同物，例如无法合理地期望专利权人描述所涉及的非实质性替代方案（例如语言的局限性或其他客观障碍）。可见，“未被明确否定”并非绝对导致禁止反悔规则的适用，而是可以在综合考虑专利权人利益与专利文件公信力的基础上允许例外情形的存在。
（四）对《征求意见稿》第十一条的思考
《征求意见稿》第十一条进一步明确了禁止反悔规则的适用标准，尤其是回应了审查实践中审查机关通常不对权利人的限缩性修改或陈述进行评述的现实情况，其积极意义毋庸置疑。但基于前文对禁止反悔规则的理解，本条规定在禁止反悔规则的具体适用标准与例外规则的设计上，仍有进一步探讨的空间。
首先，建议以专利权人因限缩性修改或陈述实际获利作为禁止反悔规则的适用前提。否则，若仅以“未被明确否定”作为判断标准，实践中可能出现以下情形：专利权人虽作出限缩性修改或陈述，但该修改或陈述并未对专利权的授予或维持产生实质性影响，专利权人并未因限缩而实际获利。此时，如果仍将由此放弃的技术方案排除在保护范围之外，则不符合禁止反悔规则防止权利人“两头得利”的制度本意。
第二，建议增设例外情形，以增强禁止反悔规则适用的灵活性与合理性。具体而言，若专利权人意图纳入保护范围的等同物，属于其作出限缩性修改或陈述时无法预见的技术方案，或者系因文字表述、语言规范或法律限制（例如欧洲、中国关于修改超范围的严格接受标准）等客观因素而非出于主观意图导致未能纳入保护范围的等同物，则该等同物不应适用禁止反悔规则，其仍可纳入专利权保护范围。
二、《征求意见稿》第十条的解读与完善建议
《征求意见稿》第十条规定：“被诉侵权技术方案具有说明书记载的专利所要克服的现有技术缺陷的，人民法院应当认定其未落入专利权的保护范围。”
该条规定涉及“权利要求解释应符合发明目的”规则。最高人民法院曾于2009年、2014年两次在司法解释征求意见稿中提出类似条款，但均未保留在正式文本中。可见，该问题虽长期受到关注，然仍未形成定论。
所谓“权利要求解释应当符合发明目的”，是指发明目的不仅用于理解技术方案，更在权利要求解释时具有重要的参考价值。在（2012）民提字第4号案中，最高法指出：“应当注意专利的发明目的对权利要求解释的作用,权利要求的解释应该符合专利的发明目的,不应把具有专利所要克服的现有技术缺陷或者不足的技术方案纳入保护范围。”可见，该规则是在权利要求解释框架下，从发明目的及技术问题维度对专利保护范围的确定进行补充。
应注意，确定专利保护范围的根本准则仍是以权利要求的内容为准，充分尊重全面覆盖原则。因此，笔者建议在《征求意见稿》第十条中明确：本条规定是在全面覆盖原则的基础上，以符合发明目的作为权利要求解释的考量因素，而非将被诉侵权技术方案具有现有技术缺陷作为独立的不侵权抗辩事由。
注释：
1.520 U.S. 17 (1997).
2.535 U.S. 722 (2002).
京公网安备 11010502049464号