5月16日，美国FTC（联邦贸易委员会）主席Lina Khan和专员Rebecca Slaughter就飞利浦诉泰雷兹案向美国ITC（国际贸易委员会）出具公共利益声明，主张ITC在SEP案件中应审慎颁发禁令。FTC认为，对于本就意在进行专利授权的专利权人来说，其完全能够通过美国法院获得足够的救济，而将合标产品排除在美国市场之外会在无法提供同等救济的情况下伤害美国消费者和其他市场参与者利益。FTC还认为，一方面实施人已有获得许可的意愿，另一方面SEP权利人已向美国地区法院寻求救济，而地区法院可以就过往及未来的许可费做出判决，这种情况下，ITC颁发哪怕是有限的禁令，也不符合公共利益。
谁有权颁发禁令
在美国，专利权人如果想要寻求专利侵权的禁令救济，阻止实施人在美国市场继续销售侵权产品，有两个路径：一是请求法院颁发禁令；二是向ITC请求禁令，禁止侵权产品进入美国市场。
美国法院针对实施人颁发禁令的依据是美国专利法第283条，“对于诉讼有管辖权的法院，为防止专利权受到危害，在合理之情况下，可依衡平原则颁发禁令”。据此，美国法院在司法实践中逐步确立了颁发禁令的审查标准。在eBay案中，美国最高法院确定了著名的“四要素标准”，明确了适用禁令救济的具体规则。
由于eBay案后美国法院对颁发禁令的审慎态度，专利权人的禁令救济诉请通常很难得到地区法院支持。根据近期发布的一份美国2021年专利诉讼报告中的统计数据显示，过去14年中，美国专利诉讼最多的5大地区法院仅颁发了398项永久禁令，永久禁令的颁发率不足1%。美国法院排斥颁发禁令的原因在于，其认为专利权人所谓的损失可以通过要求实施人承担损害赔偿责任进行救济。法院认为，既然是用钱能解决的问题，就没必要对专利权人进行禁令救济，而专利权人要证明自己的损失是金钱难以弥补的并不容易。
于是，专利权人将目光转向以保护美国贸易为宗旨的行政机构ITC，一个很重要的原因就是，美国联邦巡回上诉法院曾明确，ITC程序并不受eBay案原则的限制。ITC的一项杀手锏就是大名鼎鼎的“337调查”，其依据美国《1930年关税法》第337节的规定，针对进口贸易中的知识产权侵权行为以及其他不公平竞争行为开展调查，裁决是否侵权以及是否有必要采取救济措施（排除令）的一项准司法程序。
在ITC受理与SEP纠纷相关的337调查请求大量增加的背景下，对于ITC的禁令措施也存在越来越多的质疑声，认为ITC颁发禁令，会使得SEP权利人在专利许可中获得了不公平的谈判优势，进而扭曲正常的竞争秩序。
ITC禁令将损害公共利益
5月16日FTC向ITC提交的文件的背景是飞利浦诉泰雷兹（Thales）专利侵权案，FTC主席认为这是一次审视ITC颁发SEP禁令合理性问题的良好契机。这也是自FTC诉高通垄断案“不了了之”后，FTC再次明确表达对SEP问题的立场；实际上，FTC本次表态也与当前汽车产业蜂窝SEP许可争议相关。
2020年12月17日，飞利浦在美国特拉华州地区法院提起专利侵权之诉，诉称大型汽车零件供应商法国泰雷兹等7家公司侵犯其4项3G/4G标准必要专利，请求法院确定FRAND条件，同时飞利浦又请求ITC发起337调查，寻求对被控产品的禁令。
在法院寻求损害赔偿救济的同时在ITC寻求禁令，已然成为SEP权利人在美解决专利纠纷的上上策。FTC认为，这将产生一个问题：当涉案的实施人已有接受许可的意愿（willingness），且当法院已经受理了确定FRAND条件之诉时，ITC是否还应当对实施人颁发禁止相关产品进入美国市场的禁令？
FTC主席Lina Khan明确表示，“我们越来越担心，承诺以FRAND条款进行许可的SEP权利人正在通过寻求ITC禁令的方式禁止使用标准的产品进入市场，从而影响到现有或潜在的被许可人。在我们看来，如果SEP权利人可以通过其他方式获得在美国对其权利的完整救济，那么再寻求排他性救济，禁止使用标准的产品进入美国市场，将会在无法提供相应救济的情况下损害消费者以及其他市场参与者的利益”。
FTC认为，一般情况下，排他性救济是与公共利益相违背的，特别是在法院已经被请求确定FRADN条件并且可以使得SEP权利人得到充分救济的情况下。考虑到特拉华州地区法院已经准备裁定涉案SEP许可的FRAND条件，即便ITC最后公布的是“有限的禁令”，这也是不合适的。
FTC称，鼓励SEP权利人寻求排他性救济，将损害FRAND承诺的有效性。如果将愿意并能够获得SEP许可的实施人的产品都排除在市场之外，将阻碍市场对符合标准的产品及其补充技术的投资。因为合标产品被排除在市场之外，相应的生产互补技术的其他SEP权利人的许可授权回报也会下降。另外，对于消费者而言，不适当的禁售令同样会损害其利益，因为短期内消费者无法购买到想要的商品。
FTC主席Lina Khan指出，“尤其当标准实施者为善意被许可人——无论是按照自行确定的许可条件或者法院裁定的FRAND条件接受许可的，此时ITC颁发禁令是违背公共利益的。ITC在决定公布禁令前，至少应该要求SEP权利人提供实施人不愿意寻求许可授权或者该禁令的公布不会损害公共利益的证据”。
FTC最后明确表示，ITC应慎重考虑当法院在被要求确定FRAND条款时，SEP禁令发不发的问题，发了是否会损害公共利益。并且，ITC做出的任何基于美国《1930年关税法》第337节的规定禁令，都不应当在法院有可能做出确定FRAND条件之裁定前生效。
禁令之争由来已久
事实上，这不是FTC第一次反对ITC颁发SEP禁令。
2012年，在摩托罗拉针对微软和苹果向ITC提起的两项独立调查的背景下，FTC向ITC提交了评论文件。FTC 认为，将符合标准的侵权产品排除在美国市场外，意味着允许SEP权利人收取不合理的许可费，这可能会损害美国竞争秩序。为了避免让标准本身变得反竞争，在没有提供合理的专利许可使用费率的情况下，FTC要求ITC不得发布针对使用SEP产品的禁令，或者推迟发布禁令，直到双方就过去的侵权行为或合理的许可使用费进行协商。
美国政府在ITC发布SEP禁令是否符合公共利益的问题上，前后有多次转变。
2013年，奥巴马政府对ITC发布禁令持负面态度。奥巴马政府认为，在决定是否发布禁令时，ITC应该考虑美国经济的竞争条件、美国竞争商品的生产、美国的消费者，以及美国对外的经济政治关系。并且，依据美国司法部DOJ和美国专利商标局USPTO于 2013 年 1 月发布的“关于自愿 FRAND 承诺的标准必要专利补救措施的政策声明”，奥巴马政府认为对于被侵权的SEP权利人应制定“适当”的补救措施。
2019年，特朗普政府撤回了2013年的政策声明，并于2019年发布了一份新的政策草案，该政策指出，“在符合FRAND承诺的情况下，对于侵犯标准必要专利的行为，特别情况下，应适用国家法律规定的所有补救措施，包括禁令救济和充分的损害赔偿救济”。
2021年7月，拜登签署《促进美国经济竞争》行政令，要求DOJ、USPTO、NIST三机构重新审查2019年的政策声明。2021年12月，DOJ、USPTO和NIST联合发布了“受自愿FRAND承诺覆盖的标准必要专利许可谈判与救济措施政策声明草案”并征求公众意见。该草案的态度较之于2019年的文件又发生了变化——鼓励SEP权利人和标准实施者进行诚信谈判或者在双方同意的前提下寻求仲裁或司法途径解决纠纷，当双方无法协商解决时，法院会遵循eBay案所确立的禁令救济适用规则确定是否颁发禁令。
当然，ITC也没有坐以待毙，5月18日，ITC前主席对DOJ、USPTO和NIST三机构发布的政策草案进行了批判，认为该草案大大削弱了美国 SEP 权利人向联邦法院寻求禁令以禁止销售侵权产品或寻求 ITC 禁令禁止进口侵权产品的权利，阻碍美国在5G等关键技术标准制定过程中的领导地位，进而损害美国利益。
就目前看，FTC和DOJ、USPTO等机构就SEP侵权禁令救济的问题上立场基本一致，反对ITC在有损公共利益和竞争的情况下，无视美国法院的FRAND裁定或者可能的裁定公布禁令。
实际上，随着大型复杂组件产品的出现，专利侵权禁令引发的质疑并不限于SEP领域，涉及数千个组件的产品因一项专利侵权就导致整个产品被禁售，是否会导致不合比例的损害，在美国之外也已引起更多关注，2021年，德国专利法进行改革，在禁令救济部分引入比例原则，德国专利侵权救济素来秉持的“停止侵权当然论”似乎有所松动，此项改革措施也引起了全球关注，被认为是德国专利法现代化的信号。
作为专利保护的强效手段，专利侵权禁令何去何从，在保障专利权人利益的同时，促进专利技术实施使用，维护消费者利益和其他利益相关者的利益，我们将持续关注。
参考资料
1.https://www.iam-media.com/article/ftc-chair-weighs-in-against-itc-exclusion-orders-sep-holders
2.https://www.natlawreview.com/article/breach-frand-implications-itc-exclusion-orders-view-public-s-interest
3.https://www.ipwatchdog.com/2021/09/17/barks-bites-friday-september-17-ftc-report-finds-big-tech-acquisitions-underreported-itc-appoints-ouii-investigative-attorney-judge-hughes-dissents-cafcs-damages-r/id=137721/
4.https://www.essentialpatentblog.com/2020/04/itc-avoids-sep-frand-issues-by-finding-patents-not-infringed-netlist-v-hynix-337-ta-1089/
5.https://www.crowell.com/NewsEvents/AlertsNewsletters/all/FTC-Urges-ITC-to-Deny-Exclusion-Orders-for-RAND-Encumbered-Standard-Essential-Patent-Holders
6.http://www.fosspatents.com/2022/05/ftc-chair-lina-khan-tells-itc.html
7.https://www.jdsupra.com/legalnews/doj-ftc-testimony-before-congress-indic-23087/
8.https://www.ipeconomy.cn/index.php/mobile/news/magazine_details/id/4264.html
9.DocketNavigator《2021 PATENT LITIGATION YEAR IN REVIW》
（本文仅代表作者个人观点，不代表知产财经立场）
京公网安备 11010502049464号