知财观察：最高法判决明确权利冲突解决规则，彪马条形图商标获司法保护

　　作者：周荧屏  知产财经

　　根据知产财经此前的先行报道【附判决┃最高院终审彪马专利无效案：明确商标并存时外观设计专利与在先商标权利冲突的判断标准】，近日，最高人民法院就彪马欧洲公司（PUMA SE，下称“彪马公司”）与江苏某体育用品公司、昆山某体育用品公司之间七件外观设计专利权无效纠纷作出终审判决，均认定江苏某体育用品公司的涉案外观设计与彪马公司的在先的条形图（“彪马条形图”）商标构成冲突，就其中六起案件撤销一审判决，并判令国家知识产权局就彪马公司针对涉案外观设计专利权提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

　　权利冲突的问题在知识产权体系中并不鲜见，权利边界与使用规则都始终处在动态调整过程中，但不变的核心原则之一是保护善意、在先的合法权利和权益。该案中的权利冲突则更为复杂：诉争权利为外观设计专利；彪马公司以自1958年首次使用、1976年在中国获准注册的具有较高知名度的条形图商标作为引证商标；江苏某体育用品公司则以被许可使用的、昆山某体育用品公司于2001年申请并获准注册的反证商标进行抗辩。

　　最高法通过此案对权利冲突的处理原则进行了重申和更为深入的阐释。在厘清涉案标识系商标性使用的基础上，最高法明确应适用商标侵权规则进行判断，在肯定彪马公司条形图商标在涉案专利申请日前已经具有较高知名度和显著性的基础上，认定涉案外观设计的实施容易造成相关公众的混淆误认。更为重要的是，最高法进一步明确江苏某体育公司的反证商标与引证商标具有一定近似性，更应该规范使用其反证商标，但该公司却实质性地将引证商标的显著特征应用于涉案专利，且使用位置、方式亦基本相同，不属于合法使用。

　　最高法的裁判对于目前仍普遍存在的以“制造”权利冲突的方式为恶意模仿行为提供保护的问题，提出了明确的解决路径。最为重要的是，本次裁判规则的明晰，为企业原创设计与品牌布局的双向合规、协同保护提供了清晰的指引，从而有效避免消费者的混淆、司法行政资源的浪费以及权利冲突的加剧。

案情简介：在先商标与外观设计冲突引纷争，最高法终审阐释三大裁判规则

　　条形图商标是彪马公司在鞋履上的标志性设计，首次亮相于1958年瑞典世界杯上，自此在包括中国的全球范围内广泛销售和宣传，在中国亦被公众称之为“跑道”商标。1976年起，彪马公司陆续在鞋履商品上在中国取得多枚条形图商标，包括第G426712号“”商标、第G581191号“” 商标及第G925647号“”商标。

　　本案第三人江苏某体育用品公司自2010年起陆续申请多件使用于鞋帮位置的、与彪马条形图商标图案近似的外观设计专利（下称“涉案外观设计”）。彪马公司以涉案外观设计与其在先注册商标权冲突，针对上述一系列涉案外观设计提起无效宣告请求，其中7起纠纷进入司法程序。在这一系列纠纷的无效审查及诉讼过程中，江苏某体育用品公司均辩称，涉案外观设计是对其被许可使用的第3016612号“”商标（下称“612号商标”）的合法使用，与彪马公司的在先商标权利不存在冲突。国家知识产权局作出的部分被诉决定认为，涉案外观设计与612号商标的近似程度高于彪马公司的在先商标，612号商标与彪马公司的在先商标未构成近似，在案证据不足以证明涉案外观设计的实施会误导相关公众或导致相关公众产生混淆，故对涉案外观设计专利权予以维持。

　　彪马公司不服上述决定，诉至法院，但其诉讼请求遭北京知识产权法院一审判决驳回。彪马公司不服，上诉至最高法。最高法统一审理7起系列纠纷后，经过全面的事实认定和详实的法理分析，确认涉案外观设计与彪马公司的在先商标权存在冲突，就其中维持涉案外观设计专利权有效的案件，作出终审判决：撤销北京知识产权法院一审判决、撤销国家知识产权局作出的被诉决定，并判令国家知识产权局重新作出审查决定。

　　在本案终审过程中，最高法围绕涉案外观设计是否与彪马在先商标权构成权利冲突这一核心争议焦点，遵循“涉案外观设计中诉争设计构成商标性使用→诉争设计与他人在先商标构成近似且易造成混淆→诉争设计无法基于申请人自身或被许可的在先商标权利进行合法使用抗辩”的分析理路，对本案牵涉的若干重要法律问题一一作出回应。

　　首先是外观设计构成商标性使用的认定要件。最高法终审判决指出，涉案外观设计将诉争设计突出性、大面积使用于鞋帮侧面，属于鞋类产品上图形商标惯常的标注位置，容易被相关公众注意并用于识别商品来源。同时，本案专利权人江苏某体育用品公司主张其对诉争设计的使用属于对其612号商标的正当使用，可见其也认可诉争图案设计使用于鞋帮侧面构成商标性使用。

　　其次是标识近似与混淆可能性的综合判断。最高法终审判决指出，涉案外观设计与彪马公司的在先商标核定使用的商品均系运动鞋，且二者在形状、各部分布局面积、构图设计、线条走向上较为近似。同时，早在涉案外观设计申请日前，彪马公司的条形图标识就已在运动鞋商品上具有较强显著性和较高知名度。因此，涉案外观设计的实施，容易使相关公众对产品来源产生混淆，或者误认为本专利产品与彪马公司有特定联系。

　　最后是商标正当使用的边界认定。最高法终审判决指出，江苏某体育用品公司明显改变了其被许可使用的612号商标区别于彪马公司具有较高知名度的在先商标的显著特征，实质将彪马公司在先商标的显著特征用于涉案外观设计中，且具体使用方式与彪马公司的在先商标基本相同，此种情形不构成对612号商标的正当合法使用。

案件启示：外观设计变相侵权商标行为遭否定，最高法判决破解权利冲突困境

　　最高法在本案中对于权利冲突解决的基本原则进行了重申和深入阐述，为市场经营者合法合理划定权利边界、有效避免权利冲突给经营活动可能造成的不确定性，提供了清晰的指引。

　　首先，本案终审判决提供了一个“是商标还是装饰”问题的解决思路。借鉴该案明确的判断标准，市场经营者对于其标识使用方式将获得更强的预见性，进而减少侵权纠纷和权利冲突。

　　其次，本案终审判决再次重申了解决权利冲突时商标侵权规则的适用以及具体的考量因素，为在先善意权利人商标标识的权利边界提供了更明确的保护范围判断依据，使得保护范围的弹性更具有可预期性。判决在综合考虑彪马公司提交的大量证据的基础上，对于其条形图商标具有的固有显著性和在中国享有的较高知名度作出了认定。

　　最后，对于常见的以自有注册商标作为反证商标，以及侵权诉讼中常见的不规范使用自有注册商标的抗辩，本案终审判决综合考虑引证商标的显著性和知名度，明确了在后申请人的合理避让义务，进而重申了“保护在先善意权利”的基本原则。值得注意的是，本案涉及三个注册权利之间的冲突，且反证商标早在2001年就已经申请注册，案情兼具典型性和特殊性。最高法的裁判不仅明晰了同类案件裁判的原则标准，在个案中亦起到了正本清源的实际效果。

　　当前，在先商标权利人不仅要面对“数量大、成本高、维权难”的抢注困境，还面临着仿冒者不断“精进”的新型抢注手段，本案即典型的抢注者利用外观设计申请制度无需实质审查的漏洞，将与在先商标权人的注册商标近似的标识应用于外观设计专利中，以此达到摹仿在先高知名度注册商标、为侵权标识的使用提供变相保护的目的。这种行为本质上利用了《专利法》和《商标法》在审查标识性权利上的制度冲突，以实现侵犯在先注册商标权进而牟利的不正当目的。

　　在本案终审系列判决中，最高法一方面再次明确了解决权利冲突的基本原则——保护在先善意权利，指出即便在多重不同类型权利并存的情况下，在先善意权利者的合法权益仍应受到尊重与保护，明确否定了仿冒者利用外观设计专利申请制度漏洞行商标侵权之实的抢注模式；另一方面，最高法不拘泥于通过侵权诉讼解决纷争的传统路径，直接在授权确权环节解决权利冲突问题，从根源上避免了权利人陷入如新百伦运动鞋“N”字特有装潢侵权之争、中日“无印良品”商标之争等案件一般的无休止的纷争当中。一言以蔽之，本案系列终审判决的作出，为弥补《专利法》与《商标法》的衔接空缺、解决新型权利冲突困境，提供了明确的审理标准和有效的解决路径。

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