知产财经获悉，近日，上海知识产权法院就原告B贸易（北京）有限公司（下称B公司）与被告北京P体育用品有限公司（下称P公司）侵害发明专利权纠纷及反诉原告P公司与反诉被告B公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案作出一审判决。
法院认定，被告提供的被诉侵权产品（滑雪板固定器）并非“专门用于实施专利的产品”，且原告单独销售滑雪靴的行为对消费者构成“默示许可”，被告享有不侵犯原告专利权的信赖利益。据此，法院驳回了原告B公司的全部诉讼请求；同时，因原告维权行为不构成恶意诉讼，亦驳回了被告P公司的全部反诉请求。
案情回顾
美国某顿公司系专利名称为“滑雪板固定器和靴子”（专利号：ZL201580061956.5）专利权人。2023年，某顿公司与B公司签订专利独占许可协议，将涉案专利许可B公司在中国使用。为保护涉案专利在中国的知识产权，B公司有权单独发起任何法律行动，包括提起民事诉讼、收取判定的赔偿金等。
被告P公司生产、销售了一款名为“X-VITX快穿固定器”的产品，该固定器可与B公司的“Step On”滑雪靴配套使用。B公司据此主张，P公司制造、销售的快穿固定器虽然不包含滑雪靴，但其唯一用途是与原告的滑雪靴结合使用，构成了对涉案专利技术方案的实施。P公司通过制造销售该产品，并发布视频诱导消费者将其与原告制造的滑雪靴搭配，构成了帮助侵权及教唆侵权。P公司在收到侵权警告函后，不仅未停止侵权行为，反而不断上线新的推广信息及新产品的销售信息，侵权恶意明显，应当适用惩罚性赔偿。B公司请求法院判令停止侵权并赔偿经济损失100万元及维权合理开支20万元。
P公司辩称，生产被诉侵权固定器并与B公司滑雪靴配合属于对滑雪靴的使用，并非制造和再造行为。B公司销售滑雪靴后，就P公司的后续使用行为构成权利用尽，故P公司未实施直接侵权行为。P公司已研发成功自己的滑雪靴，可以与被诉的固定器配合使用，因此被诉侵权产品具有非侵权的其他实质性用途，且P公司不存在诱导、帮助测试人员或雪具租赁店进行侵权的意图，P公司也未将涉案专利的技术方案固化在固定器中，不存在销售、提供专用品以积极诱导他人实施涉案专利技术方案的行为，故P公司销售被诉侵权产品的行为不符合间接侵权的构成要件，不构成专利侵权。B公司将专利产品中的产品部件分开销售，且未提出限制性条件，应当认为购买者获得了利用该些产品部件制造、组装专利产品的默示许可，P公司制造固定器的行为不构成专利侵权。
同时，P公司提起反诉，认为B公司在明知被控产品不侵权的情况下提起诉讼并向电商平台投诉，要求下架其在售全部产品，构成恶意诉讼，请求赔偿损失50万元。
争议焦点
焦点一：被诉侵权产品是否属于“专门用于实施专利的产品”？
法院认为，专利间接侵权制度是专利权排他效力的扩张，适用时应兼顾利益平衡，避免专利权过度扩张，以致造成对专利产品零部件以及其他没有获得专利保护的设备、工具的市场垄断，损害权利要求的划界作用以及公众基于此产生的信赖利益。
关于“专门用于实施专利的产品”，法院指出该认定应坚持客观标准，即所述的“专门”应指客观上只能用于实施专利，而不以当事人主观认识为限。在本案中，P公司已证明其研发了能够适配被诉固定器且不落入权利要求保护范围的滑雪靴，具有实质性非侵权用途，可以不属于“专门用于实施专利的产品”。
焦点二：是否存在直接侵权行为？
关于本案涉及的“他人实施了侵权行为”的认定，法院认为将“滑雪靴”与“固定器”结合在一起，从而“制造”落入原告专利保护范围装置的是终端消费者，如果要认定终端消费者实施了侵权行为，则会面临不是“为生产经营目的”的抗辩，即所谓私人实施抗辩。
然而，考虑到专利权人经常需要通过向终端消费者提供专利产品才能实现专利权的市场价值，法院认为在某些特殊的情况下，应当考虑由于最终的“实施行为”过于简单，以至于他人只要同时获得“滑雪靴”与“固定器”，就可以组合后以生产经营目的向消费者提供侵权装置时，推定存在“他人实施了侵权行为”的即发可能性。
焦点三：原告行为是否构成默示许可？
法院指出，根据专利法第二十条之规定，行使专利权应当遵循诚实信用原则。如果他人有理由认为基于专利权人先前行为而可以自由实施专利时，则应当根据诚实信用原则保护该他人的信赖利益。
本案中，原告既向市场提供“滑雪靴”与“固定器”组合装置（即专利产品），同时也分别向市场提供“滑雪靴”和“固定器”。由于“滑雪靴”只能与“固定器”搭配使用，并且基于滑雪靴和固定器的特性，固定器损耗频率高于滑雪靴，消费者购买了“滑雪靴”之后，必然会去寻求能够适配的“固定器”。而原告向市场单独提供“滑雪靴”时没有附加任何限制条件，因此消费者有理由认为原告已经许可搭配任何可以适配的包括原告所提供的在内的“固定器”，应当根据诚实信用原则确认双方成立了“默示许可”的法律关系。
另一方面，本案原告专利共有76项权利要求，被告提供的“固定器”并不落入任何一个“固定器”权利要求的保护范围，即被告所提供的“固定器”并不是原告的独创性发明。考虑到权利要求的公示作用，结合原告在售出“滑雪靴”时对购买者的默示许可，被告对于提供与原告“滑雪靴”所适配的“固定器”不会侵犯原告专利权有合理的信赖利益。基于以上理由，被告主动向消费者提供适配原告售出的“滑雪靴”的“固定器”，既不构成“帮助侵权”，也不构成“教唆侵权”。
焦点四：原告B公司是否构成恶意诉讼？
对于被告提出的反诉请求，法院认为恶意诉讼主观上需要故意才能成立，其法理基础在于权利滥用禁止，而非简单以是否胜诉而论。
本案中，原告对于部分权利要求经过复审程序被宣告无效的事实难以预见和避免，其发送侵权警告函以及提起诉讼均以行使权利为目的，而非以损害他人为目的的权利滥用。故对被告的反诉请求不予支持。
判决结果
一、驳回原告B贸易（北京）有限公司的全部诉讼请求
二、驳回反诉原告北京P体育用品有限公司的全部反诉诉讼请求
本诉案件受理费15,600元，由原告B贸易（北京）有限公司负担；反诉案件受理费4,400元，由反诉原告北京P体育用品有限公司负担。
附判决：
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京公网安备 11010502049464号