仲春、张燕：SEP谈判“善意”认定的国际借鉴与中国路径

　　作者：

　　仲春  暨南大学法学院/知识产权学院副教授

　　张燕  澳门科技大学研究生

　　标准必要专利（Standard Essential Patent,以下简称SEP）司法审判中，“善意（Willing）”的认定尤为重要，是触发禁令以及引发反垄断责任与否的重要考量因素。本文浅析欧美日三个司法区域善意许可谈判步骤，并结合我国SEP领域相关法律规定及司法实践浅谈善意谈判，未来我国民间或者官方应研究出台善意谈判指引，并在制定过程中广泛征集并研究SEP许可领域的最新问题。

　　一、善意谈判之基本思路——以欧盟华为诉中兴案为切入

　　2013年4月5日，德国杜塞尔多夫法院将华为诉中兴侵权案件提交欧盟法院，欧盟法院于2015年7月16日作出先行裁决，以欧洲竞争法为基础确立了标准必要专利权人与标准必要专利实施者进行善意许可谈判的框架。[1]

　　（一）案情简述

　　华为拥有一项欧洲专利，注册号为EP 2090050 B 1（“涉案专利”）。德国是该专利指定的缔约国之一，该专利是欧洲电信标准协会（ETSI）制定的4G“长期演进”（LTE）标准的“必要”专利，这意味着任何应用LTE标准的人都使用该专利。华为于2009年4月3日向ETSI提交涉案专利，并承诺以公平、合理和非歧视的条件向第三方授予许可。而中兴销售的产品中包含涉案专利，华为认为中兴应当支付合理许可费，但中兴意图与华为达成交叉许可协议，并提出自己认为的合理许可费，双方并未达成合意，中兴亦未就其曾使用涉案专利行为支付许可费。华为向杜塞尔多夫法院提起侵权之诉，要求结束侵权行为，中兴则认为华为行为构成滥用市场支配地位，因为中兴准备就许可协议进行谈判。

　　（二）法院认为

　　关于是否构成滥用市场支配地位，欧盟法院在给杜塞尔多夫法院的回复中确认了SEP善意许可谈判框架：

　　1.权利人需提出侵权警告：SEP权人必须以书面形式向SEP实施者发出侵权警告，并具体说明被侵犯的SEP相关信息，解释侵权人具体侵权方式。

　　2.实施者表达意愿：被控侵权者明示其愿意基于FRAND条款取得许可的意愿。

　　3.权利人发出要约：SEP权人发出符合FRAND原则的包含各项条款的书面许可要约，尤其是SEP许可使用费的确切金额以及计算方式。

　　4.实施人回复要约：要约的回复应当认真且迅速，如不接受要约，则SEP实施者应当立即以书面的形式就其不同意的条款向SEP权人发出合理的反要约（如果SEP实施者的行为完全是策略上和/或故意拖延的和/或不认真的行为，则请求纠正措施或提起禁令诉讼不会构成滥用支配地位）。

　　5.提供担保：谈判没开始或不成功，且被控侵权人要求由法院或仲裁庭确定FRAND条款，则其行为不能被视为故意拖延或不认真。在这种情况下，SEP权人可以要求侵权人为支付使用费提供银行担保，或针对其过去和将来使用SEP的行为在法院或仲裁庭存入一笔备用款。

　　二、国外善意谈判之实践路径

　　（一）欧盟

　　欧盟法院针对华为诉中兴一案的裁决表明欧盟法院在SEP许可谈判中，善意谈判不仅是对SEP权人的要求，SEP实施者也应当善意勤勉地回应SEP权人，具体表现为：SEP实施者如果拒绝SEP权人的要约，则必须立即以书面的形式回复，并提供符合FRAND原则的反要约；在谈判没开始或不成功时，SEP权人可以要求侵权人为支付使用费提供适当的担保，如银行担保。同时，在欧盟2017年发布的《制定关于标准必要专利许可的欧盟方法》中也提到“标准必要专利许可双方应本着善意进行谈判，以期达成公平、合理和无歧视的许可条件”[2]，同样强调谈判“双方”的善意。

　　（二）美国

　　与欧盟法院在华为诉中兴案提出的善意谈判框架相比，美国则存在些许不同。在Microsoft Corp.诉Motorola一案中，一方面，法院认为，SEP权利人的初始要约不必符合FRAND原则。理由为，IEEE和国际电联协议背后的目的是确保广泛获得标准必要专利，因此，要求SEP权人根据FRAND原则主动提出要约，会阻止SEP权人与实施者进行初步接触，担心其以后会因提出后来被确定为非FRAND的初始要约而被起诉，从而挫败这一目的。然而，如果一项提议被认定为“公然不合理”，则可能构成违反善意谈判的义务。另一方面，美国法院似乎并不是很强调SEP实施者的善意谈判义务。在SEP权人的初始要约不必符合FRAND原则这一前提下，倘若要求实施者进行善意谈判，则意味着SEP权利人可以先发制人地要求对其标准基础技术进行过高的补偿，而实施人将被迫真诚地进行谈判，以回应过高的要求，这种做法与FRAND原则的宗旨相悖。[3]在Apple诉Qualcomm Incorporated一案中，法院同样认为，实施者没有义务接受专利权人的要约。[4]

　　而在政策方面，美国历来具有不确定性与摇摆性，美国USPTO、DOJ、NIST在2021年12月联合发布的《2021年联合政策声明（草案）》首次对SEP权人与实施者双方都提出了善意谈判的行为框架指引，该框架具体内容为[5]：

　　1.参与善意谈判的SEP持有人应提醒潜在被许可人其认为将被或正在被侵权的特定SEP，提供有关SEP在可行范围内如何被侵权的信息，或一组具有代表性的SEP被侵权的信息，并提出善意的F／RAND报价。

　　2.愿意接受F／RAND许可并进行善意谈判的潜在被许可人应评估所提供的信息，应在商业上合理的时间内回应以推进谈判或获得许可。例如：（1）接受要约；（2）提出F／RAND善意还价；（3）提出对要约条款的具体关切，包括关于专利的有效性和侵权；（4）建议有争议的问题由中立方解决；（5）要求SEP权利人提供评估要约合理需要的更具体的信息。

　　3.善意谈判的SEP持有人应在商业上合理的时间内对潜在被许可人作出回应。例如：（1）接受还价；（2）解决有关原始报价条款的具体问题，并提出新的真诚的F／RAND报价；（3）回应提供信息的请求，以便潜在的被许可人能够更好地评估F／RAND的报价；或（4）建议有争议的问题由中立方解决等。该文件后因反对声音较大等原因，不了了之。

　　（三）日本

　　与欧美相比，日本基于其国内产业的发展战略逐渐认识到SEP的重要性，而近年来更新的制度政策上更是可以看出日本对SEP许可谈判的重视（见表1：日本标准必要专利制度汇总）。

　　在2022年3月发布的《标准必要专利善意谈判指南》中，明确提出了FRAND承诺的许可谈判框架，主要步骤如下[6]：

　　1.专利权人提供要约。专利权人向实施者提供要约时应包括：专利清单、权利要求与标准对照表、实施人产品如何符合标准的信息、专利许可声明表及标准号等信息。

　　2.实施者表达接受FRAND许可的意愿。若专利权人执行了步骤1，则实施者需要表达接受FRAND许可的意愿，但并不影响实施者在谈判过程中对专利的必要性、有效性以及是否构成专利侵权提出质疑。

　　3.专利权人提供具体许可条款。若实施者执行了步骤2，则专利权人应提供具体许可条款，包括许可费等。专利权人有详细说明许可费计算依据的义务，包括第三方的可比许可协议、专利池收费标准、法院判决的费率等信息，以帮助实施者理解该许可费的合理性。

　　4.实施者提供反要约。若专利权人执行了步骤3但实施者不愿意接受该许可条款，则实施者应向专利权提供反要约，包括许可费等。实施者也有详细说明许可费计算依据的义务，包括第三方的可比许可协议、专利池收费标准、法院判决的费率等信息，以帮助专利权人理解该许可费的合理性。

　　而在2018年颁布，2022年修订的《标准必要专利许可谈判指南》中，主要就许可谈判要约、实施方表达意愿、专利权人基于FRAND条件提出特定要约、实施方基于FRAND条件提出反要约及专利权人拒绝反要约或通过法院解决争议等5个方面谈判步骤进行了详细指引，并增加了具有参考价值的司法判例和谈判经验案例。同时，还分别提供了两种许可费计算方式和许可费计算基数。[ 7]

　　三、中国的司法实践与法律规定

　　（一）我国SEP善意谈判相关规定

　　就SEP善意谈判相关规定，我国与欧盟相同，将善意谈判与反垄断责任有所联系[8]，并指明，SEP善意谈判是履行公平、合理和无歧视承诺的具体表现，将其规定在《关于标准必要专利领域的反垄断指南（征求意见稿）》第一章第七条中。具体的谈判程序与要求如下：

　　1.标准必要专利权人应对标准实施方提出明确的许可谈判要约，包括提供标准必要专利清单、标准必要专利与标准的对照表及合理的反馈期限等具体内容；

　　2.标准实施方应在合理期限内对获得许可表达善意意愿，即不存在恶意拖延、无正当理由拒绝许可谈判等情形；

　　3.标准必要专利权人应提出符合其所作出的公平、合理和无歧视承诺的许可条件，主要包括许可费率计算方式及合理性理由、标准必要专利保护时效及转让情况等与许可直接相关的必要信息和实际情况；

　　4.标准实施方应在合理期限内接受许可条件，如不接受，应在合理期限内就许可费率、回授等许可条件提出符合公平、合理和无歧视原则的方案。

　　（二）我国司法实践中对“善意”认定

　　我国司法实践中，将“善意”作为颁发禁令的重要前提。在华为诉三星一案[9]中，法院通过标准必要专利交叉许可谈判的程序与实体两方面对SEP权人与实施者双方是否符合“FRAND善意”进行判断，给予了华为禁令救济。

　　1.案情简介

　　华为系涉案发明专利的专利权人[10]，三星等被告方未经华为许可，以制造、销售、许诺销售、进口的方式侵害其专利权。同时，在进行标准必要专利交叉许可谈判时，三星未遵循FRAND（公平、合理、无歧视）原则，具有明显过错，华为请求法院判令三星等被告方立即停止涉案专利侵权行为。三星等被告方则认为，其没有实施华为指控其专利侵权的行为，华为在标准必要专利的许可谈判中没有尽到公平、合理、无歧视的义务，而三星在许可谈判中无明显过错，因此，应驳回华为的诉讼请求。

　　2.法院认为

　　在本案的裁判中，法院将FRAND善意作为判断是否颁发禁令的主要考量因素，认为SEP权人和实施者均有按照FRAND（公平、合理、无歧视）原则进行SEP许可谈判的义务。在裁判中，通过SEP交叉许可谈判的程序与实体两方面对SEP权人与实施者双方是否符合FRAND善意进行判断：华为在谈判过程中无明显过错，符合FRAND善意；三星在谈判过程中，在程序与实体方面均存在明显过错，不符合FRAND善意（见表2：法院裁判理由），最终给予了华为禁令救济。

　　当前各司法区域纷纷争夺SEP全球话语权，基于自身国情以及产业发展现状针对SEP善意许可谈判发布了不同的文件与规定指引，但实践中SEP领域案例仍频发。SEP许可生态的改善是立体、动态、系统性的，不仅需要立法、司法以及执法层面的环环配合，更需要SEP权人与实施者达成善意、合作、共赢的共识。SEP领域案例多数与许可费（率）相关，指责对方许可费（率）为非善意。许可费（率）背后体现的是利益分配问题，利益分配是许可谈判的难点。尤其是随着车联网时代的到来，汽车标准必要专利许可是全球汽车产业共同瞩目的问题，如何构建一个更科学的FRAND许可机制值得进一步研究。

　　不同于其他司法区域的情况，我国立法层面的SEP许可谈判框架、司法层面的SEP裁判与执法层面均应当坚持均衡利益保护。均衡利益保护不仅是SEP领域健康、持续发展的本质之道，亦符合我国当前既有SEP权人与实施者、5G快速发展的产业布局与现状。未来我国官方或者半官方或可参考日本出台善意谈判指南，指南亦应坚持均衡利益分配，旨在实现SEP领域的共赢。

　　注释：

　　1.Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. , Court of Justice, Case C-170/13.

　　2.https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=setting+out+the+EU+approach+to+Standard+Essential+Patents&lang=da&type=quick&qid=1702890035277&page=4.

　　3.Microsoft Corp., 864 F. Supp. 2d at 1035.

　　4.Apple, Inc. v. Qualcomm Inc., 2017 WL 3966944, at *12 (S.D. Cal. Sept. 7, 2017) (“Apple is not obligated to accept a worldwide FRAND license from Qualcomm. Apple, therefore, has not contracted away its right to ask foreign courts for declaration that their products do not infringe upon Qualcomm's SEPs because those SEPs are either non-essential, invalid, or exhausted under foreign law.”).

　　5.https://www.justice.gov/atr/guidelines-and-policy-statements-0/public-comments-draft-policy-statement-licensing-negotiations-and-remedies-standards-essential.

　　6.秦乐：《中国信通院秦乐：日本<标准必要专利许可的善意谈判指南>解读》，载微信公众号“中国信通院CAICT”，2022年4月7日。

　　7.倪晓微、李旭仪等、指导教师：仲春：《日本专利局标准必要专利许可谈判指南征求意见稿（译文版）》，载微信公众号“知产财经”，2022年5月20日。

　　8.欧盟通常将善意谈判与认定滥用市场支配地位挂钩，我国将其规定在《关于标准必要专利领域的反垄断指南（征求意见稿）》第一章总则中，没有将其规定在第三章的滥用市场支配地位一章中。

　　9.参见广东省深圳市中级人民法院（2016）粤03民初816号、840号民事判决书。

　　10.2016年华为就三星的专利侵权行为向深圳市中级人民法院提起2起诉讼，其中（2016）粤03民初816号对应专利为201110269715.3号，（2016）粤03民初840号对应专利为201010137731.2号。