据知产财经获悉, 11月4日英国高等法院公开的一份判决显示,在诺基亚和OPPO的英国诉讼中,英国法官没有支持OPPO提出的反对英国法院管辖全球费率的主张,判定英国法院对此案有管辖权,是审理此案的方便法院,且在中国重庆法院审理全球费率的诉讼期间,不会中止英国法院对全球费率的审理程序。
该判决意味着,任何拥有英国SEP专利的权利人,始终可以在英国提起侵权诉讼,并同时寻求判决全球FRAND条款,而无需考虑英国法院是否是最合适的管辖地。如其他外国法院均效仿英国法院的做法,这可能会导致本已相当复杂的SEP许可问题更加复杂化。
此前,中国最高人民法院在“OPPO v 夏普”案中,裁定中国法院有权确定全球FRAND许可费率,在本次诺基亚与OPPO的英国诉讼中,英国法官承认,中国法院拥有管辖权,且有能力裁定FRAND费率。但是这并不影响英国法院的管辖权,可以预料的是,平行诉讼最终可能出现冲突判决的结果。OPPO也极有可能将对该判决提起上诉。
案件背景
诺基亚与OPPO的这次纠纷主要是因为之前的专利许可协议于2021年6月30日到期,而双方未能就新的许可协议、交叉许可协议达成一致。
2021年7月1日,诺基亚在协议到期后立即在英国提起诉讼,向OPPO提出索赔。
2021年7月13日,OPPO在重庆市第一中级人民法院对诺基亚技术和诺基亚集团其他成员提起两项诉讼,一项诉讼请求法院裁定诺基亚SEP全球FRAND许可费率,一项诉讼请求法院裁定诺基亚在许可谈判时的行为是非FRAND的。
2021年8月3日,OPPO英国被告以英国法院并非案件方便法院为由请求英国法院中止审理,等待重庆法院裁定后再行审理。9月,OPPO非英国被告同样以英国法院非案件方便法院为由,提出管辖权异议申请。
英国高等法院11月4日公开的这份判决主要是针对OPPO的两项管辖权异议主张进行论述。
相比于重庆法院,英国法院是否为本案的方便法院?
根据该判决书,英国高等法院开篇即引用了英国最高法院的“UP v 华为”案、“康文森 v华为/中兴”案,作为英国法院有裁定全球FRAND许可费率管辖权的正当性依据。
对此,OPPO则回应道,自本案提诉以来国际背景已有两点重要变化:一是中国最高人民法院在“OPPO v 夏普”案中,裁定中国法院有权确定全球FRAND许可费率;二是欧盟法律,尤其是欧盟理事会第1215/2012条例已经不再适用于英国。
并且OPPO指出,本案与“康文森 v华为/中兴”案的案件背景存在不同。
第一,在“康文森 v华为/中兴”案中,侵权判断是案件的争议焦点,如果不存在被侵权的有效的英国SEP专利,就不会有授权全球许可的争议;相比之下,本案的全球许可争议独立于任何侵犯英国SEP专利的诉讼,可以且将在重庆得以解决。
第二,如果在判断法院是否为方便法院时,重要的理由为“这是一项侵犯英国专利的诉讼”,那么英国法院将始终是解决FRAND条款的方便法院。同理,对于其他外国法院,只要权利人拥有该司法辖区的SEP专利,该法院就是审理侵权诉讼的方便法院。将诺基亚与OPPO之间的争议全部视为专利侵权争议,这是与现实情况不符的。双方在中国、德国、印度和印度尼西亚也采取了诉讼行动的唯一原因是,彼此未能就全球FRAND许可条款达成一致。
不同于“康文森 v华为/中兴”案(该案中英国法院是管辖全球费率的唯一法院),基于“OPPO v 夏普”案中国最高人民法院的判决,本案存在另一更适合的有管辖权的法院,即中国重庆市第一中级人民法院。OPPO认为,根据中国最高人民法院确定的5项管辖原则,中国法院才是本案的方便法院。
对OPPO的主张,诺基亚反对,其认为即便该案件应属中国法院管辖,有管辖权的法院也应该是北京法院,而非重庆法院。
Hacon法官认为,英国法院是审理本案争议的方便法院。本案争议与英国最高院康文森案争议一致,即,判定涉诉的诺基亚英国专利的对标性/有效性及侵权认定,以及基于英国SEP侵权判定结果的相应救济措施(法院裁定FRAND许可条件/全球费率),依据该判例规则,英国法院是管辖本案的方便法院。本案中,即使重庆法院会就双方的全球费率作出裁定(重庆法院不会对英国专利的有效性/必要性及侵权问题作出判定),也不会改变双方英国案件的争议本质。Hacon法官并不认可OPPO提出的有关案件背景发生变化的观点,认为在康文森案中有关管辖权的限制仍适用于本案。
英国法院是否只需审理英国SEP的侵权问题,而中止对全球费率/FRAND问题的审理程序?
OPPO提出,如果不能以非方便法院为由中止本案审理,退一步的,英国法院应中止本案有关全球费率/FRAND问题的审理,仅就本案专利侵权部分继续审理。
OPPO基于以下5点理由认为英国法院应中止有关全球费率/FRAND问题的审理:
第一,如不中止审理,英国法院将花费3-4周的时间进行不必要的FRAND审判,此时中国也在进行平行诉讼,且可能形成冲突裁判的结果;
第二, 根据OPPO委托的一家上海律师事务所合伙人提供的证据,该案的FRAND条款问题如能在中国解决,将比英国更快;
第三, 如果诺基亚同意,可以从中国确定的FRAND条款中剥离出英国范围内的许可,诺基亚针对英国范围内的FRAND许可问题可继续提起诉讼;
第四, 本案争议与中国更为密切,OPPO超过50%的销售额在中国,在英国的销售额不到0.5%;
第五, 如不中止审理,则意味着SEP权利人总是可以以SEP侵权诉讼为由,选择一个符合其最大利益的司法辖区去解决FRAND条款问题,这将不公平地强化了SEP权利人的诉讼优势地位,损害实施人的利益。
诺基亚对此提出9点不同意见:
第一,诺基亚认为,如果FRAND许可费率问题最终在北京或者重庆解决,这将无法解决诺基亚向英国法院提交的FRAND问题,因为OPPO与诺基亚之间的交叉许可问题未能得到解决,诺基亚授予OPPO的许可无法反映交叉许可后的折扣。
第二,诺基亚授予的许可不适用于除OPPO品牌设备以外的其他设备。而基于以上两点原因,本案应该在英国管辖区内进行审判。
第三,如果中国的判决和英国的判决涵盖到了同样的问题,它们不一定是不可调和的,诺基亚引用了“UP v 华为”案,法院认为可能存在不止一套条款符合FRAND原则。
第四,虽然诺基亚将根据中国法律在中国得到公正对待,但诺基亚可能会因为在中国确定的许可费费率低于英国法院所确定的费率而受到损害。
第五,作为失去合法优势的进一步争论,有关FRAND条款的争议必须适用法国法律。诺基亚提出,重庆一中院在确定FRAND费率时仅适用中国法律,诺基亚有权适用法国法律的法院确定FRAND费率。
第六,有证据表明,一旦重庆一中院确定了其认为的FRAND条款,诺基亚将被迫根据这些条件向被告提供许可。诺基亚不应被要求在实施制裁的司法管辖区内解决FRAND条款争议。
第七,诺基亚对有关FRAND条款争议在两国法院作出裁判结果的速度进行了不同分析,包括一方面在中国上诉,另一方面在英国提出上诉。诺基亚基于其诉讼代理人北京律师事务所合伙人提供的证据认为,与英国相比,中国将在两年后就FRAND条款争议作出决定。Bird & Bird律所合伙人在证人证言中陈述,最终结果的延迟会给诺基亚造成损害,并给被告带来好处,这是因为延迟支付将增加应追溯支付许可费的比例。他认为,应该对返还的许可费适用较低的税率。他还表示,实施者拖延支付许可费的时间越长,其通过收取较低价格获得市场份额的时间就越长。
第八,英语是本案争议中出现问题的核心。ETSI文件、双方之间的谈判、可比协议都是英文文本。诺基亚预期的所有证人都会说英语。
第九,英国法院在裁定FRAND争议时将适用法国法律,重庆法院没有审理FRAND条款争议的经验。
对于是否应中止FRAND问题的审理,Hacon法官认为,全球费率/FRAND问题是本案SEP争议的一部分,中止本案FRAND问题的审理需要非常充足的理由(例如,在平行诉讼中,中止审理会节省开支和带来巨大的便利),涉诉双方均未提供足够的证据来证明中止FRAND问题的审理更有益于司法平衡,法官最终拒绝了OPPO中止申请的请求。
对于诺基亚提出的主张,Hacon法官就其中多项主张作出明确的反驳:
第一,针对诺基亚提出的重庆法院判定的FRAND费率不会包含OPPO品牌之外的产品的主张,Hacon法官接受了OPPO方提供的证据,并假设重庆法院裁定的FRAND许可费率将包括OPPO品牌设备以外的设备;
第二,针对诺基亚重庆法院判定的费率会比英国法院低的主张,Hacon法官认为,其不能假设中国法院必然会裁定一个仅适合于中国销售价的统一许可费率;
第三,针对诺基亚所称应适用法国法,而中国法院只会依据中国法裁判的主张,Hacon法官认为,向ETSI声明所产生的义务受法国法律管辖,但并不一定意味着声明人提供的条款必须根据法国法律而非任何其他法律被承认为是FRAND的。
第四,针对诺基亚主张的因为谈判及相关文本使用的是英文,进而英国法院具有管辖权,Hacon法官明确表示,“我不相信诺基亚的观点,即英语为相关理由。正如英国法院经常处理翻译后的文本或者证人证言一样。我深信重庆一中院在处理英文文本及证人证言时,不存在任何困难”。
第五,针对诺基亚主张的重庆法院没有审判FRAND争议经验的观点,Hacon法官同样未被说服,“诺基亚的该主张同样不能说服我,即使相对于重庆法院,本院确实拥有更多的经验,但没有理由认为因为重庆法院是第一次审理该问题,其结果就不可靠”。
根据该判决,英国法院在论述管辖权问题时,大量引用在先判决康文森案。尽管OPPO明确指出了本案与康文森案件存在关键事实的不同,即:本案英国法院无需进行专利有效性或者侵权与否的判断。法官也表示,其依据的前提是 OPPO 已承诺按照中国法院判定的条件获取许可——这意味着 OPPO 将按照中国法院裁判的条件获取许可,无论英国专利是否有效和侵权。然而,该判决中法官仍认为本案与康文森案中的特征相同,关键在于存在英国专利的侵权问题,从而维持了英国法院的管辖权。
结束语
对于SEP全球费率管辖的争夺战远未结束,中国最高人民法院在“OPPO v 夏普”案确立中国法院对全球费率的管辖权只是开始,预计在将来包括深圳市中级人民法院、重庆市第一中级人民法院等更多中国法院会更频繁地出现在国际视野中,成为中国参与知识产权全球治理规则制定的司法先行者。