4月26日,在Sisvel公司与小米及OPPO的专利侵权及MCP专利池FRAND费率之诉案的审理过程中,英国高等法院(UK High Court of Justice)就第二件涉诉专利EP1925142B1(涉及无线电链路控制的非确认模式信头优化技术)作出判决,认定小米及OPPO不侵犯Sisvel所声称的LTE无线通信专利技术。
此次英国法院的不侵权判决,是小米在其与专利机构Sisvel的诉讼中取得的又一次胜利。此前,在Sisvel于荷兰发起的两件临时禁令诉讼的一审及上诉程序以及一件专利侵权之诉中,小米均获得胜诉。
激进的Sisvel,专利巨头or专利流氓?
知产财经了解到,Sisvel成立于1982年,负责管理和许可由意大利电子制造商Indesit开发的与电视相关的专利组合,现已发展成为专利池管理人。其总部位于卢森堡,在欧洲、亚洲和美国设有办事处,并与飞利浦、松下和电子与电信研究院(ETRI)等联合许可方合作,提供与技术相关的SEP(标准必要专利)池,包括无线蜂窝通信、数字音频和视频编码、DSL和Wi-Fi。在90年代末及2000年初期,该公司管理了与MP3标准相关的MPEG音频池,并在欧洲范围内实施了600多次民事诉讼或海关拘留请求。
相关业内人士表示,Sisvel是一家极具进攻性的专利组织。据不完全统计,Sisvel仅在无线通信技术领域所持有或间接代理的专利,全球范围内涉及的诉讼案件已达53起。被诉方覆盖中兴、联想、HTC、戴尔、LG、TCL、特斯拉等众多大型企业,覆盖美国、德国、荷兰、意大利、西班牙、日本等多个区域。
此外,Sisvel专利许可费率过高问题一直为相关企业所诟病。从其官网对MCP专利池许可项目的介绍来看,一百多族移动通信3G、4G标准必要专利收费在0.88欧元每台。以保守估计全球声明的SEP专利一万件来计算(由于不同机构统计维度,方式以及数据库的不同,全球声称SEP专利的总数并无准确定论,数量从几千到两万不等),若以Sisvel官网MCP项目的费率标准进行推算,一台手机对通信领域所有SEP专利缴纳的专利费用累积高达88欧元。
Sisvel在全球发起对小米的专利侵权之诉
2019年4月起, Sisvel挑选其MCP专利池中三件专利(EP1471657B1, EP1925142B1, EP2254259B1)在英国高等法院起诉小米及OPPO侵权,并请求英国法院判决整个MCP专利池的全球许可费率。只要有一件专利侵权,则当小米、OPPO不接受以英国高等法院判决的许可费率向Sisvel缴纳许可费时,其手机将在英国被禁止销售。英国作为全球费率之诉的最热门诉讼地,近年来成为权利人判决全球许可费率的首选,因此英国法院成为Sisvel与小米全球SEP专利诉讼的主要战场。
随后,Sisvel将专利侵权战事延伸到更多国家。首先在意大利、荷兰以MCP专利池中6件专利发起诉讼。其中在荷兰的两起案件中,Sisvel均向法院寻求临时禁令,请求禁止小米公司在荷兰销售手机。从策略来看,Sisvel拿出快过期专利,在专利侵权审判程序最快的国家之一荷兰请求临时禁令,意欲快速施压小米接受其费率。
面对Sisvel以多件SEP专利在多法域的并行诉讼,以禁令风险施压小米缴纳高昂许可费的行为,小米在中国北京知识产权法院提起反垄断之诉及费率之诉,请求最密切管辖地的中国法院对Sisvel MCP专利池的中国许可费进行裁决。并对Sisvel多件专利提起无效请求。据调查,截至2021年6月,小米全部无效Sisvel 6件专利,部分无效1件。
SEP专利费率之诉的必争之地——英国
严谨的诉讼程序安排,充分的法庭辩论,以及合理而成比例的证据开示制度,使得英国法院对标准必要专利全球费率审理信心满满。
近些年,英国在重要的专利判决方面频繁出手,每一起重要案件的动态都吸引着人们的眼球。英国业内早就有着这样的声音,即希望将英国打造成全球优选的专利诉讼裁决地,以凸显英国的地位。从英国法院受理专利案件的数量上来看,事实也是如此。越来越多的专利权利人选择在英国发起诉讼,但是英国法院的知识产权法官数量却捉襟见肘,急迫需要扩大和补充知识产权法官队伍。Sisvel和小米一案的主审法官詹姆斯·麦勒(James Mellor)2021年2月刚刚进入英国高等法院,是一位擅长审理专利案件的新法官。
新任法官也给英国法院带来了新气象,作为詹姆斯·麦勒(James Mellor)法官履新后审理的第一批专利案件,庭审首次采用了英国法院全新的远程视频审理系统,将证据在线提交和远程演示功能也集成在内。詹姆斯·麦勒在庭审后的一次采访中也谈到了疫情挑战下,英国法院对审理模式的调整和改变。据知情人士透露,詹姆斯·麦勒自从担任法官以来,还从没有到法院里开过庭,全部审理工作都是在家中和租用的办公室里完成。
Sisvel诉小米及OPPO案为英国法院提出新问题
本案也是詹姆斯·麦勒在担任英国高等法院法官后作出的第一个专利案件判决,有趣的是,原定于2020年12月开庭的对第一件专利侵权的审理,因Sisvel撤回案件而告终,其精挑细选的第一件3G专利(EP1471657B1)成为“哑炮”。不知是否预感到自身武器威力不足,Sisvel随后又将一件新专利加入该诉讼程序。
2021年3月,法院对剩余三件专利(EP1925142B1,EP2254259B1,EP1903689B1)进行了近一个月的集中庭审。2021年4月26日,法院作出EP1925142B1专利的不侵权判决。在判决书中,法官詹姆斯·麦勒对权利要求范围解释、字面侵权、等同侵权进行详尽评述。其中对等同侵权Actavis Test适用的详细分析在英国近期判例中并不多见。最终法官认定该专利并非符合4G(LTE)标准手机所必须实施的专利,从而小米手机并不因为符合4G通信标准而侵犯Sisvel的该专利权。
上述判决是Sisvel与小米在英国诉讼中的第一个重要判决,由于唯一剩余的涉案专利属于MCP专利池成员三菱公司所有,Sisvel自身拥有的专利无一例外均未幸存。这使得Sisvel在英国诉讼中的劣势愈发明显,也使得案件的走向又出现新的不确定性。首先,若作为共同被告的三菱公司剩余两件专利被法院认定无效或者小米产品不构成侵权,从而无一件专利侵权成立,则原定2021年10月份的FRAND费率庭审是否还有依据继续进行?英国专利侵权诉讼程序允许权利人在一次诉讼中加入新的专利,使其能在一次诉讼中充分行使权利,也避免多次起诉而浪费司法资源。因此若所有涉案专利均不侵权或无效,为了保住FRAND费率之审,Sisvel必然会引入新的专利。由于此情况并无先例,则原定FRAND费率之审会先于新加入专利的侵权之审进行,还是与新的专利同时审理,抑或是推迟至有一件专利侵权成立再进行审理,将会是英国法院庭审安排中的新问题。第二种可能性,即剩余两件专利侵权成立,由于专利所有人三菱并非专利池管理者,而专利池管理者Sisvel又不是该侵权专利的所有者。Sisvel作为池管理者,以什么权利基础请求法院决定整个专利池的费率?三菱作为专利池中成员之一,是否只有权要求三菱自身所有专利的费率裁决?上述种种都可能成为英国法院所要面临的新问题、新挑战。