作者：丁文 知产财经全媒体 IPE@ipeconomy.cn
今年5月6日，美国特拉华州联邦地区法院对华大基因美国子公司诉因美纳公司（Illumina）专利侵权案，以及Illumina反诉华大基因美国3家子公司侵权案件作出判决，陪审团认定Illumina的DNA测序系统故意侵权华大基因子公司的两项专利，须赔偿3.338亿美元，而Illumina反诉中主张对方侵权的3项专利被认定无效，原因在于陪审团认为涉案专利技术是“显而易见的”。由于专利权被认定无效，Illumina在这次与华大基因的交锋中暂居下风。
这不是华大基因与Illumina的第一次诉讼交锋，也不是华大基因对Illumina持有专利权的首次无效挑战。去年年初，CG、BGI和MGI针对Illumina提起反竞争诉讼，主张Illumina两项专利因在申请时违反IDS披露义务应被宣告无效。
从供应商到对手
Illumina与华大基因同为全球顶尖基因测序公司，两者最初为供应关系，Illumina是华大基因的上游基因测序仪供应商，华大基因早期靠大量购买Illumina公司测序仪起家，两家公司互相成就。2005年随着第二代测序技术出现，Illumina开始进行自主研发，并在2006年以6亿美元天价收购Solexa从而进入测序仪行业。与此同时，其他竞争对手也在不断通过收购合并操作，抢占市场份额。华大基因为保证其市场份额，于2012年斥资1.18亿美元收购了硅谷的DNA测序公司Complete Genomics。2013年，Illumina通过收购Verinata Health（非侵入性胎儿预测技术）继续强化市场地位。[1]
随着基因技术的发展以及人们对精准医学检测的需求日益增强，基因技术行业的竞争愈发激烈，华大基因和Illumina公司产生矛盾后，两家公司关系恶化，竞争的火药味越来越浓。
2019年3月，Illumina公司向德国杜塞尔多夫地区法院提起专利诉讼，指控华大智造侵犯Illumina公司的一项专利。随后，Illumina又向丹麦海事和商业高等法院对华大基因子公司BGI Europe A/S提起了另一项专利侵权诉讼。同年5月，华大智造美国子公司CG在美国特拉华州地区法院对Illumina公司提起专利诉讼。2020年3月，Illumina又在其总部所在地美国加利福尼亚北区联邦地区法院提起诉讼。
截至2020年，双方已在美国、德国、比利时、瑞士、英国、瑞典、法国、西班牙、中国香港、丹麦、土耳其、芬兰12个国家或地区发起诉讼，涉及专利侵权、商标侵权和不正当竞争的相关诉讼案件共计23起。[2]
目前影响较大的判决分别由美国加州北区法院、美国特拉华州法院作出。
相对而言，美国加州北区法院的判决一直有利于Illumina，不仅判决华大基因向Illumina赔偿800万美元，还颁布了禁令。2019年6月27日，Illumina针对华大基因向美国加州北区法院提交了第一份诉状，指控华大基因在美国销售其“标准MPS（“大规模并行测序”，可用于产前唐氏综合征筛查）”技术构成故意侵犯Illumina的第7,566,537号和第9,410,200号美国专利。2020年2月27日，Illumina向该地方法院提起第二次诉讼，指控华大基因出售其CoolMPS技术，构成故意侵犯Illumina的第7,541,444号、第7,771,973号和第10,480,025号美国专利。华大基因根据美国专利法案（美国法律汇编第三十五卷）的第101条、第102条、第103条和第112条进行了不侵权和专利无效性的抗辩。法官William H. Orrick审理了这2起案件，并于2020年9月23日授予了有利于Illumina的初步禁令，禁止华大基因在美国制造、使用、销售、进口或出售涉嫌侵权的技术。2021年11月15日至22日，该案件被庭审，陪审团于11月30日作出裁决：认定Illumina的第7,541,444专利无效，其他四项专利有效；华大基因侵犯了Illumina的专利，需向其支付800万美元赔偿金。[3]即便如此，这一金额也远低于Illumina寻求的2540万美元赔偿。双方于4月下旬向联邦法院提出上诉。
对于上述判决，华大基因的回应总结起来有两点：一是已起诉Illumina专利侵权，二是已针对Illumina提起反垄断诉讼。第一点中的专利侵权诉讼即为今年5月美国特拉华州法院审理并裁决的案件，华大基因在该案中扳回一局。当然，由于Illumina已经上诉，最终结果尚未可知。第二点中的反垄断诉讼具体是Complete Genomics, Inc.(CG)、BGI Americas Corp.(BGI)和MGI America's Inc. (MGI)于2021年1月向美国加州北区地方法院提起针对Illumina的诉讼，指控其违反联邦反垄断法规和加州不正当竞争法。诉状中称，Illumina以非法、反竞争的方式获得了Illumina针对CG主张的至少三项专利，分别为第7,541,444号、第7,771,973号、第10,480,025号美国专利，其中两项专利因对美国专利商标局(USPTO)的欺诈行为而无效。目前该案尚在审理中。
什么是IDS披露义务
通过对华大基因与Illumina诉讼往来的梳理，不难发现华大基因善于利用专利无效策略获得诉讼优势。针对Illumina专利，华大基因的无效理由主要有两点：第一，Illumina的专利是显而易见的；第二，Illumina在专利申请时违反IDS披露义务，构成对USPTO的欺诈。第一点无效事由比较好理解，对应到我国的专利审查标准，即申请人要求保护的技术方案对于本领域的技术人员来说是显而易见的，不具有创造性，因此不应被授予专利权保护。第二点中提到的IDS披露义务相对陌生，在我国的专利审查制度中没有完全对应的规定。
信息披露声明（information disclosure statement，简称IDS）是美国专利法中重要且独特的制度。在美国，申请人在向美国专利商标局（USPTO）提交专利申请直至获得专利授权的整个过程中，需要遵守美国《联邦行政规定汇编》第37编第1.56条关于“Duty to disclose information material to patentability”的规定，也即我们通常所说的向USPTO诚实和坦白披露专利申请人所知悉的对专利审查有重要影响的现有技术的IDS制度。简单来讲即申请人需要将自身所知道的所有与该专利申请相关的现有技术资料提交给USPTO进行审查。违反该项披露义务的规定，由于恶意或故意的不正当行为，实施或企图欺诈USPTO的专利申请，将不会被授予专利权。
北京康瑞律师事务所合伙人吴贵明律师在接受知产财经采访时介绍到，在CG、BGI和MGI诉Illumina的反垄断与不正当竞争一案中，华大基因主要的起诉理由即是Illumina通过欺诈行为获得授权的美国第7,541,444号和第7,771,973号（以下简称’444号和’973号）专利应当无效。Illumina专利的发明人通过抄袭和剽窃《四面体通讯》期刊上Teréz Kovács & László Ötvös的“Simple Synthesis of 5-Vinyl- and 5-Ethynyl2′Deoxyuridine-5′-Triphosphates”论文的内容，提交了第’444号专利申请，且向USPTO隐瞒了这一事实。如果当时USPTO审查员知道作为现有技术的该“Kovács”论文的存在，该论文与其他现有技术结合将直接影响第’044号专利权利要求3的可专利性，也就不可能对第7,541,444号专利中的权利要求3予以授权，该权项正是Illumina在起诉CoolMPS产品侵权时使用的。Illunina未履行其披露义务，隐瞒“Kovács”论文的存在以及其他不正当行为，通过欺诈行为获得的第7,541,444号专利是无效的。Illumina用于发起侵权诉讼的第7,771,973号专利，属于第7,541,444号专利的分案，其专利的说明书内容与’444号专利相同，用于起诉侵权的权利要求13的内容与“Kovács”论文相关，从而’973号专利受到污染影响，同样属于通过欺诈而获得授权的专利，应当被认定无效。
相对于欧洲、中国、日本、韩国的专利申请流程，美国专利申请流程更加繁琐复杂，只要专利申请流程尚未结束，申请人的IDS披露义务就一直存续，可以一直提交IDS。另外，根据申请在审查过程所处的阶段，递交IDS的时限会有不同，在有些情况下还可能产生官费，在以下四个时间点提交IDS是免费的：(1)在美国提交专利申请之日起3个月内；(2)PCT国际专利申请进入美国国家阶段之日起3个月内；(3)在就实质性问题发出第一次审查意见之前；(4)提交继续审查请求（RCE）后发出第一次审查意见前。[4]
美国IDS制度发展延用到今天，其利弊已非常明显，有利的一面是专利局审查员可以更全面地审视包括申请人提供的参考资料在内的现有技术，更客观、全面、准确地判定专利申请项目是否具备新颖性与非显而易见性，提高授权专利的稳定性。不利的一面在于大量增加了专利局审查员的工作量，尤其是当申请人将不是很相关的成百篇参考文献提交给专利局时，审查员往往疲于审核这些巨量的现有技术，无形中延缓了专利审批的时间。
再来看中国的情况，吴贵明律师指出，虽然没有明文规定，但实际上中国也是有类似美国的IDS提交制度的，在《专利法》第三十六条第一款中就明确规定“发明专利的申请人请求实质审查时，应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料”，该条第二款又具体规定了提交相应的外国检索与审查资料的要求。但是，由于《专利法》中虽要求专利申请人提交与其发明有关的参考资料，却没有规定未提交会有哪些后果，因此实践中很少有专利申请人会主动提交相关的参考资料。换另一个角度来看，在每年国家知识产权局审理并作出的发明专利无效宣告请求审查决定中，专利权被全部无效的比例超过了30%。可见相当一部分已授权专利的稳定性还是较低的。
2021年3月，国家知识产权局发布《关于规范申请专利行为的办法》，坚决打击各类非正常申请专利行为，确保实现专利法鼓励真实创新活动的立法宗旨，全面提高专利质量。[5]今年3月，国家知识产权局印发关于《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2022）》的通知。其中提到，持续严格规范专利商标申请行为，严厉打击非正常专利申请和恶意商标注册申请，严防非正常申请外溢造成国际影响。国家知识产权局陆续处理了多家专利代理机构，规范专利申请，促进专利申请质量提升。[6]
美国IDS制度虽有弊端，但一定程度上也可以为我国所借鉴。吴贵明律师建议：“我国可以在权衡提交参考资料制度利弊的基础上，考虑完善可具操作性的中国专利法中关于提交与其发明相关参考资料的制度，增加相应的惩罚性条款，例如对于故意未提交者，其授权的专利不能用于维权，或者可以将此不正当行为列为可请求宣告专利权无效的理由等。”
注释:
[1]https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8E%E5%A4%A7%E5%9F%BA%E5%9B%A0.
[2]https://company.stcn.com/gsxw/202012/t20201208_2606635.html.
[3]https://xueqiu.com/9923533025/204934404.
[4]http://www.metis-ip.com.cn/zhongwenmetis/wap_doc/15480994.htm.
[5]http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-03/13/content_5592724.htm.
[6]http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/22/content_5680443.htm.
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