文 | 陈为  浙江省高级人民法院审判员

　　【裁判要旨】

　　驰名商标认定应坚持“按需认定”原则，主要包括：1.当事人是否以侵害商标权为由提出驰名商标认定申请；2.涉案商标核定使用的商品或服务与被诉侵权商品或服务是否构成相同或类似；3.是否可以通过其他途径获得充分救济。商标权人使用自有商标时，应严格按照核定使用的标识和类别标注自有商标标识，其超出核定商品的范围或者改变显著特征、拆分、组合等方式使用自己注册商标的行为，仍可能构成对在先注册商标专用权的侵害。

　　【案号】

　　一审：浙江省宁波市中级人民法院（2019）浙02民初971号

　　二审：浙江省高级人民法院（2020）浙民终1181号

　　原告：宁波方太厨具有限公司（以下简称方太公司）

　　被告：永康市康顺工贸有限公司（以下简称康顺公司）、慈溪市周巷彩芬日用百货店（以下简称彩芬百货店）

　　方太公司拥有第970814号“”、第1918833号“”、第5298880号“”三枚商标，核定使用类别为第11类油烟机、燃气灶。方太公司经过多年使用和宣传，使上述三枚商标具有较高的知名度。康顺公司拥有第1555572号“”注册商标，注册使用在第8类刀具上，其在销售的产品和外包装上以及网店中单独或突出使用了“方太”文字，并将天猫店铺名称命名为“方太家居旗舰店”。彩芬百货店销售康顺公司的上述刀具产品。方太公司请求认定涉案三枚商标为驰名商标，并认为康顺公司、彩芬百货店侵害了方太公司商标权以及构成不正当竞争，要求康顺公司停止侵权、消除影响，赔偿损失500万元，彩芬百货店停止侵权并赔偿损失20万元。

　　【审判】

　　一审法院认为：本案驰名商标的认定将禁止或限制康顺公司对其享有的第1555572号注册商标“”的使用，故方太公司可通过商标行政程序解决，不属于本案审理范围，对涉案商标是否驰名不予审查。本案中康顺公司作为涉案商标的合法权利人，应在法律规定的范围内合理使用注册商标，但其未经方太公司许可，实施的被诉侵权行为客观上攀附了方太公司方太品牌形成的商誉，引人误认为与方太公司商品或与方太公司存在特定联系，损害了方太公司及消费者的合法权益，应认定构成不正当竞争。遂于2020年9月26日判决：康顺公司立即停止不正当竞争行为；赔偿方太公司经济损失400000元（包括合理开支）。

　　方太公司、康顺公司、彩芬百货店均不服一审判决，提起上诉。

　　二审法院认为：第一，本案中，方太公司请求法院认定涉案三枚商标均为驰名商标。涉案商标核定使用的类别和被诉侵权商品的类别在功能、用途、生产部门、销售渠道等方面均存在一定差异，不属于相同或类似商品。因此，本案需要对方太公司第970814号商标在被诉侵权行为发生时是否驰名做出相应审查，从而划清两个注册商标之间的权利界限，更好地规范商标注册人的使用行为。第二，在案证据可以证明涉案第970814号商标经过方太公司的长期使用和宣传，已为我国相关公众广为知晓，在本案被诉侵权行为发生的2019年，已达到驰名程度。第三，本案中康顺公司单独或突出使用了与涉案商标标识文字相同的“方太”中文标识，并在旁边打上“?”标，明显改变了其自有商标的显著特征；天猫店铺名称“方太家居旗舰店”亦系超出了其自有商标核定使用的商品类别。因此，该些被诉侵权行为均不属于合理使用行为，构成对涉案商标权的侵害。第四，对康顺公司构成不正当竞争予以维持。遂于2020年12月25日判决，撤销一审判决，改判康顺公司立刻停止商标侵权行为和不正当竞争行为，彩芬百货店停止商标侵权行为，康顺公司在《浙江日报》刊登声明以消除影响，赔偿方太公司经济损失100万元（含合理费用）。

　　【评析】

　　2009年《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《驰名商标解释》）第一次明确了“按需认定”原则，即第二条：在商标民事纠纷案件中，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定。之后《商标法》2013年修订中以法律的形式确认了“按需认定”原则，即第十四条：驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。2019年修订中该条也得以保留。可以说，经过多年的规范和实践，驰名商标保护已彻底摘掉了之前司法认定“异化”的标签，而“按需认定”原则发挥了重要作用。但是，近些年司法实践对“按需认定”原则的内容及其适用出现了矫枉过正的现象，即法院以拒绝认定驰名商标为原则，忽视了这一原则用来保护已达到驰名程度商标的作用，从一个极端走向另一个极端。本案的审理，厘清了“按需认定”原则的界限，丰富了这一原则的内容，有效保护了驰名商标权利人的权益，具有一定的典型意义。

　　一、“按需认定”原则的内容

　　驰名商标“按需认定”原则，是司法对于驰名商标制度异化现象的回应，它与禁止对“驰名商标”字样予以商业使用的规定一起确保驰名商标保护制度不被滥用。“按需认定”原则从字面上主要涉及对于“需”的理解，对“应谁之需”“什么是需”以及“如何为需”三个问题的回答构成了这一原则的主要内容。

　　（一）应谁之需。驰名商标认定应当根据当事人的请求，这是“按需认定”原则的应有之意。商标民事案件审判以“不告不理”这一基本审判原则为基础，当然应当事人请求才能得以启动，这是对之前行政机关认为驰名商标“批量认定、主动保护”模式影响司法审判的正本清源，强调从当事人角度对“按需认定”原则的理解，即当事人本身的认定需要及提出请求是驰名商标认定的法定要件。从当事人请求的角度理解这一原则，其内涵还包括这仅仅是当事人的请求，最终是否需要进行认定的审查权在于法院。因此，“按需认定”原则要求既不能在当事人没有提起认定需求的情况下主动进行审查，也不能在当事人一提起认定需求就进行是否驰名的审查。

　　（二）什么是需。当事人请求之后，按需认定应该为了处理案件需要再进行认定，即应当从案件的实际情况出发，如果通过其他方法能够使权利人的利益获得保护，则法院不再对商标驰名进行判断；如果被诉侵权标识与权利商标使用的商品不属于同一类别，且权利商标面临淡化之风险，确需进行跨类保护，法院应当对商标驰名与否进行认定。实质意义上而言，需就是保护之需，如世贸中心案件中[1]，权利商标注册在第41类会展服务以及第35类不动产服务上，被诉侵权标识虽然系在第35类不动产服务上使用，但权利商标在会展上的使用主要是通过将城市的标志性建筑命名为“世界贸易中心”的方式扩大其知名度，因此法院认为，被诉侵权标识的服务类别与涉案商标的服务类别在服务对象、类别、方式上均较为类似，因而无需通过驰名商标认定来进行保护。

　　（三）如何为需。从广义上说，如何为需包含了前两个问题，但前两个问题解决的是需的内涵问题，此处的“如何”解决的是需的外延问题，即认定驰名商标的范围和情形。如果权利人在同一个案件中对多个商标提起了认定驰名的请求，或者权利人已在同一类别注册了“防御商标”的情况下，仍就非类似类别的商标提出认定驰名的请求，这时法院该如何确定需要。本案就属于前一种情况，方太公司在同一类别上拥有三枚知名度较高的注册商标，其请求法院认定三枚商标均为驰名商标；索菲亚案[2]属于第二种情况，权利人虽然拥有与被诉侵权标识使用类别相同的防御商标，但其仍请求认定自己主要使用类别的商标为驰名商标。如何为需解决的是法院审查必要性的程度问题，法院需从驰名商标保护制度的初衷去衡量认定与不认定之间的损害与收益。

　　二、“按需认定”原则适用存在的问题

　　为制止驰名商标荣誉称号化引发的虚假诉讼问题而推出的“按需认定”原则，在达到其规范和整顿驰名商标认定制度的同时，也出现了驰名商标认定越来越严格的趋势，全国法院最终认定的驰名商标保护的案件屈指可数。[3]这一现象反映了“按需认定”适用过程中出现了矫枉过正的问题。

　　（一）类似商品认定不客观。“按需认定”原则包含的案件处理之需的内涵要求商品或服务类别相同或类似就无需认定驰名商标，而在司法实践中，这一条件使商品类似的“灵活认定”成为某种需要，使类似商品认定的主观性大大增强。有些案件中，商品类似的判断脱离了商品本身是否类似的本意，为了达到不进行驰名商标审查的目的，使类似商品的标准随着所涉商标知名度的不同而不同，大大降低了商品类似与否的判断结论的稳定性，产生同类案不同判的情形。司法实践中，大量不认定驰名商标案件的理由均为：因商品或服务构成类似因而无需认定，虽不至于出现将本来类别跨度极大的商品认定为类似商品的情形，从个案实质正义的角度也没有太大问题，但其代价是动摇了类似商品的认定标准，使该标准在具体适用中趋于随意化。[4]

　　（二）其他救济途径认定不适当。司法实践中对于不认定驰名商标的另外一种较多的理由为认为权利人可以通过其他方式进行救济，如在被告也拥有自己注册商标的情况下，往往认为系涉及两个商标之间的冲突应由行政程序解决。本案一审法院的观点就认为如果认定方太公司涉案商标为驰名商标，将会影响或限制康顺公司自有商标的使用。但事实上，康顺公司并没有按照核定使用的类别进行使用，也没有进行规范使用，而是对自有注册商标进行了拆分，单独或突出使用了“方太”文字，此种情形当然不属于行政程序进行解决的问题。对于其他救济途径的不当认定使驰名商标认定制度保护驰名商标的初衷受到了动摇，司法保护主导作用的发挥受到了一定影响。

　　（三）权利人保护不充分。驰名商标由于其知名度较普通商标高，而被赋予了特殊的保护，其实质在于当使用与驰名商标相近似商标的行为不会造成混淆的情况下，即使该使用行为是在非类似商品上时，出于保护驰名商标商誉和维持商标显著性的考虑，仍然认为玷污商誉或减损显著性的相关行为构成侵权。因此，严格适用按需认定原则后虽然部分能通过构成混淆从而认定商标侵权这样的结果来保护权利人，但只能通过认定驰名商标才能弥补被诉侵权行为对驰名商标淡化造成的损害却得不到弥补了，更不论因不能认定驰名商标而不构成商标侵权的案件使权利人的诉讼请求完全得不到支持。

　　三、“按需认定”原则的正确适用

　　考察“按需认定”原则的出台过程，其与驰名商标认定制度异化现象的出现紧密相关，在这一原则已经得到较好贯彻的当下，尤其是在已经禁止将“驰名商标”作为广告宣传的情况下，之前适用“按需认定”原则的社会现实已经发生了巨大变化。为此，需要重新审视“按需认定”原则的各项内容，回归该原则加强保护的制度本意。

　　（一）“只有需要才认定”。驰名商标并非是一种独立类型的商标，商标法中并未赋予驰名商标与一般注册商标不同的概念特征，驰名商标与一般商标之间的区别主要在于其所具有的较高的知名度，而对该商标“驰名”表述的赋予体现的是法律对于经营者经过长期的培育和创造性劳动所形成的“商誉”的一种尊重。[5]因此，必要性审查要以当事人申请为启动要素，因为系其请求权所依据的事实而需要由法院作出具体审查，这是“只有需要才认定”的第一层含义。如本案中，方太公司向法院提出的诉讼请求中明确了要求认定其涉案三枚注册商标为驰名商标，一、二审法院对此均作了必要性的审查，虽然结果不同，但均进行了审查。“只有需要才认定”的第二层含义是指要存在需要认定驰名商标的法律争议或纠纷时，才能进行认定，即出于处理案件需要或保护需要。对驰名商标进行认定，其目的在于进行更好的保护，非有保护之目的则无认定之需要。[6]本案中，二审法院分析了必要性审查的三个方面，即当事人是否请求，商品类别是否相同或类似，是否还有其他救济途径予以充分救济。实际上，隐含的前提还包括康顺公司的行为构成复制、摹仿且损害了方太公司的利益，由于在论述商标侵权时需要再行论述，故在必要性审查中就进行了省略。因此，“按需认定”原则的适用可以先假设如果权利商标能被认定为驰名商标，被诉侵权标识的使用是否构成对驰名商标的复制、摹仿或翻译，以及是否出现因被诉侵权标识的使用而使驰名商标出现淡化性的损害。“只有需要才认定”贯彻的是结果导向，从节约司法资源的角度考虑，在进行必要性审查的情况下，认定驰名商标的结果必然是侵权成立，如果认为两商标使用商品相差甚远，不会误导公众，被诉标识未构成对权利商标的复制、摹仿或者翻译，不会贬损或者淡化权利商标，则无需认定。“只有需要才认定”的第三层含义是指在权利人提出认定多个商标为驰名商标的请求时，结合案件事实，如认定其中一个就可以达到保护之目的，就无需对所有商标均进行认定。本案中，方太公司要求认定其三枚注册商标均为驰名商标，但方太公司“方太”文字商标注册时间较早，康顺公司使用的亦是“方太”文字，在认定“方太”商标为驰名商标就足以保护方太公司权益的情况下，无需对另外两枚商标作出驰名与否的认定。

　　（二）“只要需要就认定”。驰名商标作为一种特殊保护，为达到商标权人利益与公共利益之间的平衡，有必要对认定驰名商标的启动进行限制，明确驰名商标保护与商标法一般保护这两种救济方式间的分工。但是，严格适用“按需认定”原则，对某些本应作驰名认定的商标不予认定也会进一步脱离驰名商标制度的本意，导致舍本求末。[7]对此，首先应对商品的类似性作严格判断，不使商品类似与否的判断结果取决于个案因素而摇摆不定。本案中，权利商标核定注册在第11类油烟机、燃气灶上，被诉侵权标识使用在第8类刀具上，康顺公司在刀具上享有其含有方太文字的商标的事实已经说明在注册时两者非类似类别，方太公司未能将康顺公司自有商标无效的事实进一步说明两者的类别存在差异。一审法院在对驰名商标不予审查的情况下，认为两者构成类似的结论实质上过于强调知名度因素在商品类似性判断中的比重，扩大了类似性的认定范围。二审法院则以客观性为标准，认定两者不构成相同或类似商品，而将两者在销售对象、范围、渠道等有一定的关联性作为判断是否构成对权利商标造成损害的判断标准，避免为了不认定商标驰名而任意性扩大商品类似范围对裁判标准统一造成的影响。其次，贯彻“只要需要就进行认定”，还需要对通过其他途径获得救济进行正确理解。本案中，一审法院对需通过行政程序解决两个商标之间冲突的错误理解是导致其认为无需对驰名进行审查的主要原因。一方面本案的情形不属于法律规定需要通过行政程序解决的两个商标之间的冲突，司法对于康顺公司未规范使用其注册商标的行为当然应予审查；另一方面，本案中虽然一审法院在不认定驰名商标的情况下对方太公司进行了一定的救济，但相对于康顺公司侵权行为对方太公司驰名商标造成的贬损或淡化的损害是没有得到救济的。在前述索菲特案件中，一审法院为了避免认定驰名商标，不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的选择，则商标权人的合法利益就更难得到充分保障。因此，只有在权利人可以通过其他途径获得充分救济的情况下，才可以不进行驰名商标认定必要性的审查；如果其他途径并不能填补驰名商标权利人损害的状态，则应当进行驰名商标认定，以维持正常商标市场的秩序。

　　“按需认定”原则作为规范驰名商标认定与保护以及防止驰名商标异化现象的手段得以产生，其内涵和外延应当随着驰名商标认定与保护司法实践的不断发展而不断丰富和充实。“只有需要才认定”和“只要需要就认定”就是“按需认定”原则两条指导原则，但发展到现阶段，在驰名商标异化现象已得到根本性解决，驰名商标已经不允许作为广告宣传的情况下，应该更侧重“只要需要就认定”，坚持保护导向，使驰名商标保护制度真正保护驰名商标权利人。

　　注释：

　　[1] 案号：浙江省高级人民法院（2020）浙民终652号。

　　[2] 案号：浙江省高级人民法院（2016）浙民终794号。

　　[3] 在中国裁判文书网按照“民事”“驰名商标”“《中华人民共和国商标法》第十三条”“中院”“一审”“判决”为条件进行搜索，2017年为32篇、2018年为25篇、2019年为39篇、2020年为24篇，最后访问日期2021年4月10日。

　　[4] 廖继博：《论驰名商标按需认定原则的保留与限制》，《网络法律评论》2017年第1期，第116页。

　　[5] 郑成思著：《知识产权论》，法律出版社2003年10月第3版，第60页。

　　[6] 汪泽：《论驰名商标保护要件的适用顺序》，《知识产权》2015年第6期，第51-52页。

　　[7] 杜颖、何吉：《驰名商标“按需认定”原则辨析》，《电子知识产权》2020年第8期，第28页。