作者：
蔡伟 福建省高级人民法院民三庭副庭长
【裁判要旨】
外观设计专利侵权诉讼中被告引用现有设计抗辩，在审理思路上应先将被诉侵权设计与现有设计进行比对。如果现有设计与被诉侵权设计相同则应认定抗辩成立。如果二者并不完全相同，此时不宜简单认定被诉侵权设计与现有设计近似或者不近似。可以按照三步对比法，将被控侵权设计、现有设计和外观设计专利三者分别进行比对，然后作出综合判断。如果经比对，授权外观设计，被诉侵权设计与现有设计三者之间均存在近似的设计要素，应当在确定区别性设计特征的基础上，判断现有设计抗辩是否成立以及被诉侵权设计是否落入专利权的保护范围。
【案号】
一审：福建省厦门市中级人民法院（2022）闽02民初579号民事判决；
二审：福建省高级人民法院（2022）闽民终1723号民事判决。
【案情】
上诉人（原审原告）：谢某。
被上诉人（原审被告）：晋江市陈埭镇高陆鞋业商行（以下简称高陆鞋行）。
谢某于2018年4月25日向国家知识产权局提出名称为“鞋垫”的外观设计专利申请，并于2018年11月9日获得授权公告，专利号为ZL201830176266.0，目前处于有效状态。专利的简要说明记载：“案涉专利的用途为用于鞋里面的一种鞋垫；案涉专利的设计要点在于产品的形状；最能表明设计要点的图片或照片为立体图”。2020年12月14日，国家知识产权局出具《外观设计专利权评价报告》，初步结论为全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。谢某以被告高陆鞋行实施了生产、销售、许诺销售侵害涉案专利的产品为由向法院提起诉讼。要求高陆鞋行停止侵权、赔偿经济损失。高陆鞋行辩称被诉侵权产品实施的是现有设计且与涉案专利并不相同。
被诉侵权产品与案涉外观设计均为鞋垫，两者为相同产品。二者比对相似点为：1.从正面看，脚趾位置即前端均有5个凸出的软垫，对应着5个脚趾。足弓位置均有一个凸出的半月型设计软垫。脚掌位置均有太极、花生图案的凸出软垫。脚跟位置均有椭圆形的凸出软垫。其余位置均有凸出小颗粒软垫。2.从后视图看，上半部分有五条横，其余位置有凹凸软垫构成。二者比对的区别点：1.脚趾部位：5个圆形凸起的“脚趾”软垫排列布局不完全相同。案涉专利设计的“脚趾”软垫由左向右第一个、第二个呈横向错位排列，依次的第三个至第五个“脚趾”软垫朝右侧、弧向轻微倾斜排列；而被诉侵权产品的第一、第二个“脚趾”软垫呈横向排列，依次的第三个至第五个朝右下侧、弧向深度倾斜排列。2.脚掌部位：案涉专利设计由“太极图案”“花生图案”及“月牙图案”呈“三点三角形”分布；而被诉侵权产品由“太极图案”“花生图案”“心型图案”及一个不规则图案呈“四点矩形”分布，该“矩形”朝左上侧倾斜。3.足弓部位：案涉专利设计的月牙状圆弧弧度及面积占比设计均相对小于被诉侵权产品。4.脚跟部位：案涉专利设计椭圆形凸起软垫是上小下大的椭圆，而被诉侵权产品的脚跟椭圆形凸起软垫是上下大小几乎相同的椭圆。
高陆鞋行提交的现有设计为名称为“贴合足部曲面形状的功能型鞋垫”的实用新型专利设计。该专利的“摘要”内容为：一种贴合足部曲面形状的功能型鞋垫，含有鞋垫本体，在鞋垫本体上设有若干个功能性凸起软垫，所述的鞋垫本体分为前端的脚趾肚接触区、脚掌区、中部的足弓区、后部的脚跟区，所述的脚趾肚接触区与脚掌区之间设有五个与脚趾匹配的凸起的脚趾软垫，所述的足弓区设有与足弓形状匹配的凸起足弓软垫，所述的脚跟区设有防震垫。
附：涉案外观设计专利立体图（1）、被诉侵权产品设计（2）及现有设计主视图（3）
【审判】
福建省厦门市中级人民法院一审经审理认为，经比对，被诉侵权设计与涉案专利构成近似，落入涉案专利的保护范围。将被诉侵权设计与现有设计进行比对，二者除细微差别外，并无实质性差异，二者构成近似，故认定被告提出的现有设计抗辩成立，判决驳回原告的诉讼请求。
一审宣判后，谢某不服提起上诉。谢某上诉的主要理由是：按照“整体观察、综合判断”的外观设计比对规则，被诉侵权产品与涉案专利设计在整体视觉效果上不存在实质性差异，构成近似设计，落入了涉案专利的保护范围。而被诉侵权产品与现有设计在主视图和后视图存在若干区别设计特征，已经使两者从整体视觉效果上存在实质性的差异，而上述区别点亦是涉案专利与现有设计的区别特征，故被上诉人现有设计抗辩不能成立。
福建省高级人民法院经二审审理认为，经比对，被诉侵权设计与现有设计并不属于相同的外观设计。二者是否构成整体视觉效果上无实质性差异的近似设计，应当结合涉案专利的外观设计的区别性设计特征，在对被诉侵权设计、现有设计与涉案专利设计进行三方比对的情况下作出综合判断。通过三方比对可见，被诉侵权设计、现有设计和专利设计三者的共同点在于五个脚趾、脚掌部位、足弓部位、脚跟部位均有相应的凸起软垫设计，这种为实现与脚底各部位契合的形状设计，必然使得相应凸起软垫在鞋垫上的整体布局与排列大体相似，可以认定属于该类功能性鞋垫的惯常设计。因此，可以认定涉案专利区别于现有设计的区别性设计特征在于脚掌部位的凸起形状及鞋垫整体上布满规则排列的凸点。由于脚掌部位的凸起形状及鞋垫整体上布满规则排列的凸点为涉案专利的区别性设计特征，该区别性设计特征对外观设计的整体视觉效果更具有影响。而被诉侵权设计区别于现有设计的不同点亦在于脚掌部位的凸起形状及鞋垫整体上布满规则排列的凸点，鉴于该区别点对外观设计的整体视觉效果更具有影响，根据“整体观察、综合判断”的比对原则，应当认定被诉侵权设计与现有设计以一般消费者的判断标准，并不构成近似。原审法院认定被诉侵权设计与现有设计的差别属于细微差别，对整体视觉效果不产生实质性影响的认定不当。高陆鞋行主张的现有设计抗辩不能成立。根据比对，被诉侵权设计包含有涉案专利区别于现有设计的全部区别性设计特征。这些设计特征对整体视觉效果更具有影响。至于被诉侵权设计与涉案专利存在的差异点，均属于细微差别，被诉侵权设计脚掌部位的心形凸起亦属于在涉案专利设计基础上增加的图案。而这些差别对整体视觉效果不产生实质性影响，故以一般消费者的知识水平和认知能力进行判断，二者在外观上构成近似，应当认定被诉侵权设计落入涉案专利的保护范围，构成专利侵权。遂撤销原审判决，判令高陆鞋行停止侵权、赔偿损失。
【评析】
审判实践中，现有设计（或称为在先设计）抗辩是外观设计专利侵权诉讼中常见的一类抗辩事由。现有设计抗辩制度的必要性和实践基础主要是由于外观设计专利在授权过程中不经过实质审查，而评价报告只是最初级的对于专利稳定性的检索报告，不能保证结果的正确性，因此完全可能存在缺乏新颖性却被不当授权的情形。在这种情况下，被诉侵权人可以使用现有设计抗辩制度进行救济，如果抗辩成立，则法院依法认定不侵权，从而减轻被诉侵权人另行提起专利无效的诉累。现有设计抗辩与外观设计专利无效制度并存的原因在于现有设计抗辩制度有利于简便高效地保护公众使用现有设计的自由。
一、现有设计的概念及抗辩要件
关于现有设计的法定概念。《中华人民共和国专利法》（下称《专利法》）第二十三条第四款规定：“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。”关于现有设计的范围。《专利审查指南》第四部分第五章规定：“现有设计包括申请日以前在国内外出版物上公开发表过、公开使用过或者以其他方式为公众所知的设计。”关于现有设计抗辩的构成要件。《专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称《解释》）第十四条规定：“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。”《解释》第十四条对于是否系实施现有设计的判断标准表述为“相同或者无实质性差异”。但如何掌握“无实质性差异”的判断标准，《解释》未给出进一步的具体说明。在审判实务中，一般认为在标准上应当与《解释》第十一条规定的侵权判断的标准相同。也就是以“整体观察、综合判断”为原则，应当对现有设计、被诉侵权设计可视部分的全部设计特征进行观察、对能够影响产品外观设计整体视觉效果的所有因素进行综合考虑后作出判断。
二、现有设计是否影响专利有效性和组合比对问题
在提出现有设计抗辩的民事侵权诉讼中，法院只对被诉侵权设计与现有设计进行比对。如果构成现有设计，则认定现有设计抗辩成立，法院并不对专利的有效性进行直接评判。但实际上如果被诉侵权产品采用的是现有设计，其实也意味着专利早在申请前就已经被公开，并不具备授予专利的条件。对于在专利民事侵权诉讼中对涉案专利是否具备可专利性作出评判是存在争议的。在再审申请人罗宣安与被申请人广州市明静舞台灯光设备有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案件中，最高人民法院明确指出：明显属于现有设计的外观设计专利依法不予保护。最高人民法院认为，对于那些专利权人已经在申请日前主动公开，明显“属于现有设计”，本不应获得授权的外观设计专利权，显然已不属于专利法保护的“合法权益”，人民法院在侵权诉讼中依法不予保护。[1]可见，按照最高法院的观点，可以在民事侵权诉讼中附条件对专利有效性作出评判。笔者认为，在专利民事案件中附条件直接审查专利有效性有利于提升诉讼效率、实质上解决纠纷并实现最终的公平正义。虽然在判决中不宜直接明确外观专利的效力，但已经实现了对其效力予以否定的法律效果，这是司法积极发挥主导作用，有所作为的表现。
一般情况下，主张现有设计抗辩，只能提交一个完整的在先设计用于证明被诉侵权设计已经被完全公开。而不能采用组合方式来证明被诉侵权设计方案在不同在先设计中被公开。但如果被诉侵权设计与现有设计的区别在于将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素时，则属于被诉侵权产品是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合的情况，现有设计抗辩同样成立。北京高院《专利侵权判定指南（2017）》第139条规定：“现有设计抗辩，是指被诉侵权外观与一项现有设计相同或者相近似，或者被诉侵权产品的外观设计是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合，则被诉侵权外观构成现有设计，被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利。”事实上，由于一般消费者作为判断外观设计相同或者相近似的主体对现有设计中的惯常设计和常用设计手法有一定的了解，因此，不同外观设计之间在惯常设计或者常用设计手法上的相同或者相近似之处对于二者在一般消费者眼中的整体视觉效果不具有显著影响。
三、现有设计抗辩中的比对顺序和三方比较
判断现有设计抗辩是否成立，在比对的顺序上首先应将被诉侵权设计与一项现有设计相对比，确定两者是否相同或者无实质性差异。如果被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异，则可以直接确定被诉侵权设计所实施的设计属于现有设计。一旦认定现有设计抗辩成立，即可作出不构成侵权的判决，无需就被诉侵权设计是否落入专利权保护范围进行判断。如果现有设计抗辩不能成立，则进行比对的下一步，将被诉侵权设计与授权外观设计进行比对，判断是否落入专利权的保护范围。但实际上，对于被诉侵权设计是否落入外观设计专利权的保护范围的判断与现有设计抗辩是否成立的判断的先后顺序，实践中存在不同的做法，也存在一些争议。有观点认为，从法理上讲，现有设计抗辩既然是一种抗辩权，故应先判断被控侵权设计是否落入原告外观设计专利权的范围。如果落入，再审查被诉侵权人的现有设计抗辩是否成立。但是，首先，倘若现有设计很明显与被诉侵权设计相同或相似，则当然可径行提出不侵权的结论，在这种情况下，再去审查被控侵权设计是否落入外观设计专利权的范围没有实质意义，也不经济。其次，对于现有设计抗辩的审查，某种程度上也可以视为对被控侵权设计是否落入外观设计专利权的审查。因为现有设计一定处在涉案外观设计专利权之外。一旦认定被诉侵权设计属于现有设计，也就相当于确定了被诉侵权设计未落入涉案外观设计专利权之内。当然，在司法实践中，为了最大程度地查明事实，可以对被控侵权设计是否落入外观设计专利权的保护范围和是否成立现有设计抗辩两者都进行审查。
如前所述，现有设计抗辩就是将被诉侵权设计与现有设计进行比对，从而认定是否构成现有设计抗辩。如果被诉设计与现有设计完全相同，认定现有设计抗辩成立并无争议。但实践中争议在于，如果出现被诉侵权设计与现有设计并不完全相同的情况下，是否仅凭被诉侵权设计和现有设计二者之间的比对，就可以作出近似或者不近似的判断。还是需要考虑通过其他方法作进一步的比对判断。特别是在被诉侵权设计、现有设计和授权外观设计三者构成近似的情况下，这个问题更为突出。有观点认为，在三者存在近似的情况下，应当是以被诉侵权设计更接近现有设计还是更接近授权外观设计来作出现有设计抗辩成立或者侵权成立的认定。这个观点好像有一定道理，但实践中却缺乏可操作性，因为没有形成比对的具体标准。因为在三者构成近似的情况下，认定被诉侵权设计更接近现有设计，还是更接近授权外观设计如果缺乏标准，那么在判断上本身就是主观的，自然得出的结论也是不客观的。北京市高级人民法院认为，对于被诉侵权设计是否落入外观设计专利权的保护范围的判断与现有设计抗辩是否成立的判断的先后顺序，按照《解释》的规定，径行比对被诉侵权产品使用的外观设计是否属于现有设计，而简单地得出侵权与否的结论，可能存在一定的问题。因此，在符合特定要件的情形下，应当进行三方比对。[2]
如何处理这个问题，最高人民法院的裁判观点值得借鉴。最高人民法院认为，当现有设计与被诉侵权产品的外观设计之间存在差异的时候，对差异是不是实质性的判断是相对的。如果仅仅简单地进行被控侵权产品设计与现有设计的两者对比，可能会忽视二者之间的差异以及这些差异对二者整体视觉效果的影响，从而导致错误判断，出现被控侵权产品设计与现有设计和外观设计专利三者都相近似的情况。因此，在被控侵权产品设计与现有设计并非相同的情况下，为了保证对外观设计专利侵权判定作出准确的结论，应以现有设计为坐标，将被控侵权产品设计、现有设计和外观设计专利三者分别进行对比，然后作出综合判断。在这个过程中，既要注意被控侵权产品设计与现有设计的异同以及对整体视觉效果的影响，又要注意外观设计专利与现有设计的区别及其对整体视觉效果的影响力，考虑被控侵权产品的设计是否利用了外观设计专利与现有设计的区别点，在此基础上对被控侵权产品设计与现有设计是否无实质性差异作出判断。[3]
综上分析，笔者认为，判定现有设计抗辩是否成立，稳妥的方法可以采用三步对比法，以确保比对的结论合法、理性、客观。即，首先，对比被诉侵权设计与现有设计，判断其是否相同；其次，若被诉侵权设计与现有设计不相同，则进行三方对比，确定区别设计特征；再次，分析区别设计特征对整体视觉形象的影响。其中，“三方比对”的核心在于要确定区别性设计特征。找出三方的区别设计特征后，应当分析被诉侵权设计是否利用了授权外观设计区别于现有设计的设计特征，具体可以分三种情况：一是被诉侵权设计根本没有利用授权外观设计区别于现有设计的任何设计特征，则授权外观设计与被诉侵权设计一般不可能具有相同或近似的整体视觉效果；二是被诉侵权设计利用了授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征，则一般可以认定两者产生了相同或近似的整体视觉效果；三是被诉侵权设计只利用了授权外观设计区别于现有设计的部分设计特征，则需要进一步分析该部分区别设计特征对授权外观设计和被诉侵权设计的整体视觉效果的影响。[4北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第144条规定：审查现有设计抗辩是否成立，应当判断被诉侵权设计是否与现有设计相同或相近似，而不应将专利外观设计与现有设计进行比对。但是，当被诉侵权设计与专利外观设计相同或相近似，且被诉侵权设计与现有设计视觉差异较小的情况下，如果被诉侵权设计使用了专利外观设计的设计要点，则应当认定现有设计抗辩不能成立；否则，现有设计抗辩成立。
具体到本案，被诉侵权设计与现有设计经比对，并不属于相同的设计。在此情形下，就不宜仅通过对二者的比对直接得出是否构成实质性相似的结论，应当通过对被诉侵权设计、现有设计和授权外观设计的三方比对进行综合判断。通过比对现有设计与授权外观设计，可以认定授权外观设计区别于现有设计的要点在于鞋垫外观的脚掌部位的凸起形状及鞋垫整体上布满规则排列的凸点。由于脚掌部位的凸起形状及鞋垫整体上布满规则排列的凸点为涉案专利的区别性设计特征，该区别性设计特征对外观设计的整体视觉效果更具有影响。而被诉侵权设计区别于现有设计的不同点亦在于脚掌部位的凸起形状及鞋垫整体上布满规则排列的凸点，鉴于该区别点对外观设计的整体视觉效果更具有影响，根据“整体观察、综合判断”的比对原则，应当认定被诉侵权设计与现有设计以一般消费者的判断标准，并不构成近似。因此，高陆鞋行主张的现有设计抗辩不能成立。而反观被诉侵权设计与授权外观设计，被诉侵权设计使用的正是授权外观设计的设计要点，按照前述分析，显然落入了专利权的保护范围，构成专利侵权。一审法院在被诉侵权设计与现有设计并不完全相同的情况下，仅凭对二者的比对得出无实质性差异的结论并支持现有设计抗辩显然不当。二审法院按照三方比对的方法，在准确界定区别性设计特征的基础上，通过综合判断，认定现有设计抗辩不成立并进而认定被诉侵权设计与授权外观设计无实质性差异，落入专利保护范围是符合法律规定及裁判逻辑的。
注释：
1.参见《最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）》：（2019）最高法民再136号案件。
2.参见吉罗洪主编、北京市高级人民法院知识产权审判庭编：《专利侵权判定指南（2017）理解与适用》，知识产权出版社2020年版，第753页。
3.参见最高人民法院（2010）民提字第189号民事判决。
4.陆凤玉、朱秋晨：《现有设计抗辩的三步对比法》，来源“上海法院网”。
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