隐性反向假冒商标侵权的司法认定
——涉工业自动化机器人去标改装商标侵权纠纷案
【裁判要旨】
反向假冒类商标侵权行为的构成要件包括三个方面:一是实施更换商标的行为,二是未经商标注册人同意,三是将更换商标后的产品投入市场。关于更换商标的行为,不仅包括去标后重新贴标的行为,还包括将去标改造的产品用于商业经营活动的行为。对于未经商标注册人同意,行为人未经许可对产品进行改造,且改造后的产品与原产品具有密切关联的,属于未经商标注册人同意的情形。关于投入市场的行为,不应局限于销售行为,通过更换商标将原商标权利人积累的商誉转化为行为人商业经营活动的助力,也属于投入市场的行为。
【基本案情】
原告上海某匠公司、吉林某匠公司系工业自动化机器人领域的科技型创新企业,在机器人等商品类别上注册有“某匠”“*STRONG”等商标。原告经调查发现,被告某维公司未经其授权,拆卸两原告生产的“BQ1200型机器人”部分组件,并将机器主体上的原告商标“某匠”“*STRONG”及原告公司logo等标识抹去后,改装为被告的检测机器人,在上海新国际博览中心举办的展会中进行展示。同时,被告拆卸涉案产品部分组件并去除标识后,还将其作为被告的产品印于其宣传彩页并广泛对外分发。原告认为,原告在其机器人使用说明书中已有载明,不得随意拆卸、替换机器人上的零部件。被告的上述行为构成对原告注册商标专用权的侵犯并构成不正当竞争,故诉请判令被告停止商标侵权及不正当竞争行为,向原告公开赔礼道歉并赔偿损失1元。
【裁判结果】
浦东法院经审理认为,反向假冒商标侵权的构成要件包括:1.更换商标;2.未经商标权人同意;3.将更换商标后的产品投入市场。对于“更换商标”行为的理解,不应机械限定为去标后重新贴标的行为。去标改造后的产品虽未物理贴附被告的商业标识,但被告在宣传中将该产品与被告的公司名称及服务业务进行关联,该行为属于商标使用行为,产生了商标更换的效果。关于“未经商标权人同意”的构成要件,被告未经商标注册人同意擅自改造涉案产品,且改装前后的产品均使用于光伏板特定场景,面向的客户群体具有同一性。履带式行进主体是机器人自动化的根基,光伏行业经营者在选择产品时会对其进行来源识别。因此,被告去标改造涉案产品的行为影响了商标功能的正常发挥,损害了消费者的知情权,既不属于商标的合理使用,也不属于商标权利用尽的情形。关于“投入市场”行为的理解,销售是产品投入市场最典型的表现,但并非唯一表现。被告将改装去标后的产品作为其提供检测服务的工具进行对外宣传,将原属于原告的商标信誉,通过更换标识,转化为被告从事光伏板检测服务类商业经营活动的助力。这种转化掩盖了商品真实来源,挤占了原告进一步拓展市场的空间,也使消费者对商品来源产生误认,应受法律规制。综上,法院认定被告构成反向假冒的商标侵权行为,支持原告关于停止侵权的诉请,并在肯定原告坚决维护自身合法权益态度的基础上支持其1元赔偿请求。
一审判决后,原、被告均未提出上诉,判决现已生效。
【典型意义】
本案系一起商标隐性反向假冒案件,对反向假冒行为的构成要件与行为本质进行了探讨,丰富了该类案件的审判实践。一是从立法目的角度出发,明确商标侵权认定中对于类似商品的判断,应基于销售渠道、消费对象和上下游行业关系等因素综合考量。二是从司法导向角度出发,明确对于反向假冒行为的认知与判断,应随着知识产权保护力度的加强和促进新质生产力发展的目标而不断深入更新。三是从产业创新角度出发,保护商标权人的合法利益,防止其业务发展因反向假冒行为受到不正当的限制。本案判决依法维护了民营企业的合法权利,有助于激发民营企业的创新创造活力,为我国企业积极参与国际竞争、打造更多具有国际影响力的中国品牌提供司法保障。