商标是企业的“命根子”,是品牌立足国内外市场的关键。然而,我国光伏产业链企业出海开拓欧美市场过程中,遭遇同为中国企业的商标“背刺”,法律该如何平等保护双方合法权益,维护公平公正的市场秩序?
近日,江苏省苏州市中级人民法院对两家中国光伏企业之间侵害商标权及不正当竞争纠纷案作出终审判决,适用《欧盟商标条例》审查案涉商标权的归属和内容,并适用我国法律审查商标侵权责任,最终判决太仓某公司在波兰国际展会上使用相关标识的行为,构成对无锡某公司欧盟注册商标权的侵害,依法维持一审太仓某公司赔偿无锡某公司5万元的判决。
无锡某公司与太仓某公司均为中国光伏产业链企业。前者自2016年成立以来,逐步从单一组件销售发展为业务覆盖光伏全产业链的企业,其核心商标“SUNOVASOLAR”于2021年在中国获准注册,并于2022年通过马德里体系申请国际注册,业务覆盖欧盟、美国等28个市场。后者主营光伏支架产品,2020年成立后使用“Sun-Nova New Energy”作为企业英文标识。
2023年5月,太仓某公司参加波兰光伏展,在展位海报显著位置使用“Sun-Nova New Energy”图文标识。无锡某公司认为该标识与其欧盟注册商标“SUNOVASOLAR”构成近似,且双方产品均面向光伏发电领域,易导致消费者混淆,于是以商标侵权及不正当竞争为由提起诉讼。一审法院适用中国法律审理后认为,太仓某公司在波兰光伏展的宣传海报上突出使用“Sun-Nova New Energy”图文标识构成商标侵权,未突出使用的情形虽不构成不正当竞争,但应当规范使用企业英文名称,并添加合理区分标识,据此,法院判决太仓某公司赔偿无锡某公司经济损失5万元。太仓某公司不服,提起上诉。
本案特殊之处在于,案涉商标侵权行为发生在波兰,但诉讼在中国法院进行,二审争议焦点为太仓某公司在波兰光伏展上使用被控侵权标识的行为是否构成商标侵权。
关于法律适用,苏州中院认为,本案系具有涉外因素的商标侵权案。根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》相关规定,我国对于知识产权的冲突规范采用的是分割制,关于知识产权的归属和内容只能适用被请求保护地法律,不能由当事人意思自治,即知识产权归谁所有、知识产权的成立、生效、维持、排他范围、期限、终止等问题,均应适用被请求保护地法律,但对于知识产权的侵权责任包括归责原则、禁令救济、损害赔偿等问题则优先适用当事人协议选择的法院地法。由于本案的商标权是欧盟授予的,欧盟法律能对涉案商标权给予保护,因此欧盟法律是涉案商标权的被请求保护地法律。经当事人一致同意,本案商标权的侵权责任适用中华人民共和国法律。
综上,本案适用欧盟法律审查商标权的归属和内容,适用中华人民共和国法律审查商标侵权责任。
关于欧盟法律的查明问题,苏州中院委托华东政法大学知识产权学院教授查明关于欧盟商标法权利归属、权利内容等相关规定。专家受理委托事项后,以法律查明意见书的形式提供了《欧盟商标条例》的相关内容,并对有关语词、条文进行了解释。法院同时听取了双方当事人对法律查明意见书的意见,经审核后对查明的《欧盟商标条例》相关内容予以确认并依法予以适用。
本案无锡某公司主张保护的“SUNOVASOLAR”商标为字母商标,其中后半部的“SOLAR”为独立的英文单词,具有特定含义,且是与太阳能直接相关的语义,故而在太阳能相关产品的识别语境下,其核心识别要素为“SUNOVA”。鉴于被诉侵权标识“Sun- Nova New Energy”中“New Energy”亦具有特定含义,故其主要识别要素为“Sun-Nova”,从相关公众的认读角度比较,“SUNOVA”与“Sun-Nova”两者构成近似。且无锡某公司商标在行业内具有一定的知名度,太仓某公司未经许可,在类似商品上使用与无锡某公司商标近似的标识,容易导致相关公众的混淆及误认,构成对该注册商标权的侵害。
最终,法院综合涉案商标知名度情况、被诉侵权行为的具体情节等因素,认为一审判决认定事实基本清楚,适用法律有所不当,但裁判结果正确,依法维持一审判定的太仓某公司赔偿无锡某公司5万元赔偿数额。
法官说法
对于涉外知识产权侵权纠纷,应按照分割法确定法律适用,即关于权利内容和归属的审查适用被请求保护地法;关于侵权责任的审查则优先适用当事人协议选择的法院地法。本案裁判确立了“权利认定-责任划分”二元法律适用规则,为“一带一路”跨境商事纠纷解决提供了示范样本。?在上述分割制法律适用规则之下,势必涉及对于域外法律的准确查明和精准适用问题。本案中,法院通过委托专家学者完成了欧盟法律的查明工作,明确了马德里国际注册商标在欧盟区域的权利内容和归属主体,破解《欧盟商标条例》等区域性立法的查明和适用难题。?本案判决是在知识产权案件中适用欧盟法律的重要探索,彰显了中国法院对接国际司法规则的实践能力,同时对年出口额超300亿美元的中国光伏产业,以及近年来频频出海的各领域中国制造企业作出提醒,必须高度注意海外侵权风险,特别在参与国际展会时,需同步审查目标市场知识产权布局,防范“无意识侵权”风险。
专家点评
云某公司案的国际私法裁判,经典有望
——对(2024)苏05民终13609号判决书的评论
宋晓 南京大学法学院授、博士生导师
各国囿于知识产权地域性原理,一度狭隘地认为一国知识产权法的效力只及于境内,知识产权法并不存在真实冲突,一国法院不可能适用外国知识产权法。这一狭隘认识极不利于知识产权的跨国保护,严重阻碍了国际贸易和知识产权的跨国交易。从20世纪90年代以来,知识产权国际私法才在国际社会逐渐发展起来。我国《涉外民事关系法律适用法》(2010)对知识产权问题极为重视,专辟一章(第七章)来规定涉外知识产权的法律适用问题,在国际上引领风骚。
《涉外民事关系法律适用法》关于涉外知识产权的法律适用,与国际主流一致,确立了适用被请求保护地法的基本规则。但是,在2010年立法之前,我国并无适用被请求保护地法规则的司法实践,该规则对于我国司法来说,属于全新事物,而被请求保护地法这一概念本身就抽象难懂,近乎是整部《涉外民事关系法律适用法》中最令人费解的概念。因此,我国司法实践在适用该规则过程中难免出现诸多误解,例如,有将被请求保护地法等同于法院地法的,也有将被请求保护地法等同于侵权行为地法的,不一而足,该规则用以促进知识产权跨国保护的立法宗旨因而难以实现。
苏州中院在新近案例“云某公司诉尚某公司商标侵权纠纷案”((2024)苏05民终13609号)中,不仅实质性解决了双方当事人的纠纷,而且还全面、科学地阐释了《涉外民事关系法律适用法》中的知识产权冲突规则,格外引人注目。
该案作为二审案件,法院概括争议焦点是“尚某公司在波兰展会上使用被控侵权标识的行为是否构成商标侵权。”法院对相关冲突规则的解释和适用包含了如下四个层次:
首先,法院着眼于我国知识产权冲突规则的立法体系,对此进行了结构性解剖,指出:“我国对于知识产权的冲突规范采用的是分割制,关于知识产权的归属和内容只能适用被请求保护地法律,不能由当事人意思自治,即知识产权归谁所有、知识产权的成立、生效、 维持、排他范围、期限、终止等问题,均应适用被请求保护地法律,但对于知识产权的侵权责任包括归责原则、禁令救济、损害赔偿等问题则优先适用当事人协议选择的法院地法,当事人未协议选择法院地法的,才适用被请求保护地法。”法院不仅指出了知识产权的“权利问题”和“侵权问题”在结构上的分立,还详细列明了权利问题和侵权问题的各自范围,赋予简明的立法规则以丰富的实践内涵。
其次,法院明确指出“被请求保护地法律不能等同于法院地法律。云某公司主张其在我国法院起诉,请求我国法院保护其在欧盟的商标权,对在欧盟侵犯其商标权的行为进行规制,因此被请求保护地法为中华人民共和国法律……对此,本院认为, 云某公司的主张实际是将被请求保护地法等同于法院地法,要求 在本案中适用法院地法律,该主张与上述法律规定不符。”我国过往的司法实践动辄陷入误区,将被请求保护地法等同于法院地法,而该案中法院不仅指出了当事人的认识误区,更是矫正了过往实践对于被请求保护地法的认识偏差。
再次,法院在指出被请求保护地法不同于法院地法之后,从正面阐述了何谓被请求保护地法。对此,法院是这样论述的:“基于知识产权地域性和独立保护原则,各国分别依据其实体法对知识产权客体赋予权利,并提供保护。因此,上述法律规定的被请求保护地法律是指请求人寻求获得保护所依据的实体法所属国家或地区的法律, 实质上就是授予知识产权,并给予保护的国家或地区的法律。本案的商标权是欧盟授予的,欧盟法律能对涉案商标权给予保护,因此欧盟法律是涉案商标权的被请求保护地法律。”法院正确阐明了适用被请求保护地法和知识产权的地域性原理并不矛盾、两者反而是相辅相成的关系。
最后,法院就本案涉外商标侵权的法律选择问题,厘清了适用被请求保护地法和当事人意思自治之间的关系,指出欧盟商标的归属和内容适用欧盟法的同时,并不妨碍将侵权损害赔偿问题分割出来,允许双方当事人合意选择适用法院地法即中国法。
综上,该案判决不仅在冲突规则的适用方面,而且还在对外国法(欧盟法)的解释和适用等方面,均展现了深邃细密的裁判风格;不仅精深透彻地阐释了国内的复杂立法,而且还展现了宽广的国际视野。该案有望成为我国涉外知识产权审判的标杆性案例,也将成为我国国际私法教学的经典案例。
附判决:
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