作者：
白海戎 天津自由贸易试验区人民法院法官
李明伟 天津自由贸易试验区人民法院法官助理
根据相关司法解释规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，法院告知原告向有关行政主管机关申请解决。但是，如果有充分证据证明被告使用的商标系模仿原告在先商标等手段恶意取得注册，并借此不具有实质合法性的权利外观故意实施仿冒混淆侵权行为，则存在违反诚实信用原则，构成权利滥用的可能。为了避免侵权损害结果扩大，防止被告利用行政案件周期拖延时间，逃避责任，故在商标侵权纠纷民事案件中，判令被告承担侵权责任。
基本案情：
原告北京某公司，于2003年在北京成立，前身是1996年开办的成都市新津县某公司，主营豆瓣酱生产销售。2000年，成都市新津县某公司根据其法定代表人岳某的家族姓氏，创作并注册了第1384609号“岳轩及图”商标，核定使用商品包括调味品（辣）、豆豉等，后成都市新津县某公司将“岳轩”商标转让给本案原告。原告使用该商标生产一款黄桶包装的“岳轩红油豆瓣”商品，销售地包括河北保定等地农副产品批发市场。
被告天津某食品厂，经其“合作商”甲（化名）的授权，使用了甲申请注册的“黄岳轩”商标，生产一款与原告商品包装装潢近似的“黄岳轩红油豆瓣”，销售地同样包括河北保定等地农副产品批发市场。在案证据显示，被诉侵权商品于2021年5月开始生产，2022年10月甲向被告出具了使用诉争“黄岳轩”商标的书面授权。
另查，案外人甲于2020年9月申请第43100309号“黄岳轩”商标，并被核准注册，此后原告提出无效宣告申请，2021年10月国家知识产权局以“黄岳轩”商标与原告“岳轩”商标在相同类似商品上构成近似商标为由，予以无效宣告。甲不服该裁定，提起行政诉讼，2023年10月北京知识产权法院一审判决维持无效宣告。此后，甲又提出上诉，至本案判决作出时，行政上诉案件尚未审结。此外，2021年前后，甲还申请注册了多件包含“岳轩”文字或与“岳轩”近似的商标，这些商标均因为原告提出异议，被商标局决定在与原告“岳轩”商标核定使用的“调味品”等类似商品上不予注册。
原告主张，被告法定代表人乙（化名）曾是其前身成都市新津县某公司的员工，甲曾是原告产品的销售商。被告明知甲在后非善意取得“黄岳轩”商标，通过“打擦边球”方式攀附原告“岳轩”商标商誉，违反诚实信用原则，侵害其商标专用权。
裁判内容：
法院生效裁判认为，根据《中华人民共和国商标法》第七条的规定，民事主体申请注册和使用商标，应当意图诚实、善意、讲信用，行使权利时不得损害他人现有的在先权利。通常在商标侵权纠纷案件中，被控侵权人援引已获准注册的商标专用权作为合法权利抗辩的情况下，争议双方应当先行通过相应的行政程序解决两注册商标之间的冲突。但是如果存在权利滥用的可能，则应当对被诉侵权人据以抗辩的权利基础进行必要性审查，综合考虑在先商标与被诉商标的实际使用情况，被诉侵权人使用该商标的主观意图，被诉行为造成的损害后果，在个案中合理判定被诉使用行为是否构成权利滥用。本案中，被告明知原告就“岳轩”注册商标享有在先权利，而“黄岳轩”商标存在争议的情况下，仍通过合作商甲的授权，以极易造成混淆的方式使用该商标，损害了原告在先注册商标的识别功能。被告的行为，违反诚实信用原则，有悖于商标法律制度防止混淆和保护商誉的价值取向，构成权利滥用，故判令被告停止侵害原告注册商标专用权，并赔偿损失。
案例评析：
一、商标恶意注册与权利冲突
商标注册制，是指取得注册商标专用权，应当经过法定的注册程序，经核准注册的商标为注册商标，注册人享有的商标专用权受法律保护。依据该制度，即使尚未投入使用的商标，也可以获得注册，优势在于可以使商标权人安心进行商标商誉凝结上的投资，实现法律保护商业标识的功能。【1】
但是，因为注册制不需要提供使用证据，因此也带来囤积商标、抢注商标等问题。《商标法修订草案（征求意见稿）》第二十二条将恶意申请商标的行为进行了类型化归纳，即包括损害公共利益的商标注册行为，如不以使用为目的，大量申请商标注册，占用公共资源；也包括侵犯私益的恶意注册行为，如违反保护在先权利规定，故意损害他人合法权利或者权益，或者谋取不正当利益。【2】对申请人恶意申请商标注册的主观状态，有学者总结为“认识因素”和“意志因素”两个方面，其中认识因素应当包括“明知在先权利”或者“明知侵害注册秩序”，意志因素包括“仍然追求或放任侵害后果发生”（直接故意和间接故意）。【3】
因此，明知他人就同一对象享有在先权利，自己的注册使用行为，可能造成混淆或其他损害后果，仍然追求或放任损害后果发生，属于侵害私益的商标恶意注册行为。被告若使用该恶意注册商标开展生产经营活动，侵害原告在先权利，在商标民事侵权案件中，常导致注册商标与他人在先权利的冲突问题。
二、注册商标权利冲突的解决路径
商标知识产权案件中的权利冲突，按照权利类型划分，可区分为不同种类的权利冲突，如注册商标与著作权、外观专利、企业名称，也可分为同种类的权利冲突，指注册商标同在先已注册商标的权利冲突。
按照权利产生依据，因外观专利、企业名称和注册商标专用的产生，都要经过行政授权程序，因此又可区分为经行政授权产生权利的冲突，与非经授权产生权利的冲突。因为经过了行政授权程序，所以相互冲突的两个权利至少都具有形式合法的权利外观，只是由于一方缺乏实质的合法性，存在被撤销或者无效的可能。那么，在该权利被撤销或者无效之前，能否通过民事诉讼程序，判令一方行使权利构成侵权，径行要求承担民事责任？对此问题，在知识产权审判的认识和发展过程中，经历了形式主义阶段、折衷主义阶段、和实质主义阶段的认知变化。【4】主要体现在注册商标与企业名称等不同种类权利冲突纠纷的处理方式中，形式主义认为只要被诉知识产权具有行政程序取得的合法外观，则应由行政程序解决此类争议。折衷主义认为，应当采取行政程序前置，在不能获得行政救济时再由民事处理。如《最高人民法院关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》（1998年），“凡涉及权利冲突的，一般应当由当事人按照有关知识产权的撤销或者无效程序，请求有关授权部门先解决权利冲突问题后，再处理知识产权的侵权纠纷或者其他民事纠纷案件。经过撤销或者无效程序未能解决权利冲突的，……人民法院应当按照民法通则规定的诚实信用原则和保护公民、法人的合法的民事权益原则，依法保护在先授予的权利人或在先使用人享有继续使用的合法的民事权益。”实质主义则认为，可以不经过行政程序前置，直接提起民事诉讼。如《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（2008年），规定原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合《民事诉讼法》第一百一十九条规定的，人民法院应当受理。
但是对于两注册商标之间的权利冲突，目前司法政策一直坚持应当采取形式主义。《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》规定，“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据《民事诉讼法》第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。”《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（2009年）也指出，“除注册商标之间的权利冲突民事纠纷外，对于涉及注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷，包括被告实际使用中改变了注册商标或者超出核定使用的商品范围使用注册商标的纠纷，只要属于民事权益争议并符合民事诉讼法规定的受理条件，人民法院应予受理。”不过有所突破的是，在该意见中，又强调对驰名商标加大保护力度，“被诉侵权商标虽为注册商标，但被诉侵权行为是复制、摹仿、翻译在先驰名商标的案件，人民法院应当依法受理”。
但是，根据权利性质，不论知识产权是否经过行政授权程序，都不改变知识产权权利的私权属性，即便是同类型的两种知识产权冲突，本质上仍为民事权利的冲突，在法理上不存在不能适用民事诉讼程序的障碍。司法解释中关于行政程序前置的要求，更多是出于对历史背景的考量。有专家学者介绍：我国注册商标数量多，注册商标之间是否冲突的判断标准有一定弹性，若将注册商标之间的权利冲突作为侵权案件而纳入民事诉讼受理范围，在目前的情况下是否会引起注册和使用秩序的混乱，至少没有太大把握。【5】
其实，并非所有同类型、经过行政授权程序的知识产权权利冲突纠纷都需要行政程序前置。在两专利权的冲突中，就可以进行是否侵权的民事责任判定。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》规定，被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围，被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的，人民法院不予支持。
因此，两注册商标之间权利冲突的处理方式，采取形式主义，即要求经过行政程序先行解决商标效力问题，更多是基于历史背景和维护商标集中授权制度稳定性的考量，在司法政策上采取的更稳妥的措施。但是，基于民事权利保护的特别需要，也可以适当进行政策的动态的调整，比如出于驰名商标强保护的需要，司法政策已经允许对复制、摹仿、翻译在先驰名商标的注册商标，可以提起民事侵权诉讼。
三、通过恶意注册取得商标权利外观，并故意实施侵权行为，构成权利滥用
商标权滥用是针对商标注册人获得商标专用权后行使商标权的方式而言，通常指商标注册人违反法律保护商标的目的和精神，违反诚实信用原则，以损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益为主要目的行使商标权的行为。【6】商标权滥用的常见行为表现有：恶意注册商标后，再通过向实际使用人出售抢注标识，投诉、诉讼索赔等方式谋取不正当利益；或故意妨碍他人正当使用商标；或故意实施仿冒混淆等各类搭便车行为。
在本案中，被告即是在明知其获得授权的商标系通过恶意注册，权利基础存在重大瑕疵的情况下，仍以极易造成混淆的方式故意实施侵权行为，违反诚实信用原则，构成权利滥用，其行为损害了商标法律制度防止混淆和保护商誉的价值功能，应当受到规制。本案的裁判，考虑到虽然《商标法》赋予在先权利人提出无效宣告的行政救济渠道，但行政救济结果的生效，可能历经行政裁定、行政诉讼的多个程序，耗费时间成本和经济成本，无法立即阻断侵权行为。本案的商标恶意申请人在诉争商标经过行政裁定宣告无效后，又提出行政诉讼一审、二审，被告则与商标申请人合作，在无效宣告裁定尚未生效期间，实施了侵权行为，给原告造成损害。如果不在民事诉讼中判令停止侵权，则被诉行为存在持续的可能，对原告的商品市场甚至存在不可逆的损害风险。因此，本案裁判侧重救济手段效率价值的考量，在有充分证据证明诉争商标系恶意注册，被告行为构成权利滥用的情况下，在民事诉讼程序中判令被告停止侵权。
近年来的司法实践中，也有法院探索在民事诉讼程序中，依据诚实信用原则，对注册商标权利滥用行为给予否定性评价。如在沈阳久圣公司与重庆盛百利公司商标侵权及不正当竞争案件中，二审法院认为，自愿合法申请注册并使用商标，同样建立在诚实信用原则前提之上。原审被告在后注册使用的商标，在具体商品可能存在种类归属不清之时，理应对同种或类似商品上的在先商标进行合理避让，以保护在先的合法权利或利益，避免对他人已有合法权益的入侵或掠夺。行为人不能依据其在后非善意取得使用的注册商标专用权对他人的正当使用行为主动提起侵权之诉，同理，亦不能成为其作防御性抗辩时的保护伞。【7】
笔者认为，虽然已有民事诉讼案例以诚实信用原则、禁止权利滥用原则为指导，对注册人恶意取得商标注册后滥用商标权利的行为进行了否定性评判，但鉴于司法解释明确规定对两注册商标发生冲突的情况，应当先行经过行政程序解决商标效力问题。因此在民事诉讼案件中，应当遵循司法政策的要求，维护商标集中授权制度的稳定性。除非基于个案情况的特殊考量，不得不作出适度突破，如本案为避免侵权损害结果进一步扩大，防止被告逃避责任的特殊情况，从而判令停止侵权，但也应当建立在能够确定恶意注册和权利滥用的基础之上，避免诚实信用原则性条款的扩大适用。
注释：
【1】张鹏 ：《规制商标恶意抢注规范的体系化解读》，载《知识产权》2018年第7期。
【2】《商标法修订草案（征求意见稿）》第二十二条：申请人不得恶意申请商标注册，包括：（一）不以使用为目的，大量申请商标注册，扰乱商标注册秩序的；（二）以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的； （三）申请注册有损国家利益、社会公共利益或者有其他重大不良影响的商标的；（四）违反本法第十八条、第十九条、第二十三条规定， 故意损害他人合法权利或者权益，或者谋取不正当利益的；（五）有其他恶意申请商标注册行为的。其中违反第二十三条，即指违反保护在先权利的规定。
【3】刘维：《〈商标法修订草案（征求意见稿）〉新增恶意抢注商标条文的主要问题和相关建议》，载《知识产权家》2024年2月17日。
【4】孔祥俊：《任何人不能通过形式合法而获利——知识产权审判中民事处理与行政程序的关系》，载《法律适用》2009年第5期。
【5】同四。
【6】刘义军 ：《恶意注册后滥用商标权的司法规制》 ，载《电子知识产权》2022年第7期。
【7】重庆市高级人民法院民事判决书（2021）渝民终96号。
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