特意排除规则对等同原则适用的限制
——（2020）最高法知民终1310号
【裁判要旨】
本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书后，认为专利申请人或者专利权人在权利要求中特意强调某一特征的用语含义而有意排除特定技术方案的，不应再通过适用等同原则将被排除的技术方案纳入专利权保护范围。
【关键词】
实用新型专利 侵权 特意排除 等同原则
【基本案情】
上诉人深圳市鑫华隆科技有限公司（以下简称鑫华隆公司）与被上诉人邓育智侵害实用新型专利权纠纷案中，涉及专利号为ZL201420474545.1、名称为“PCB板的印锡贴片焊接治具”的实用新型专利（以下简称涉案专利）。
邓育智认为，鑫华隆公司未经其许可，制造、销售落入涉案专利权保护范围的产品，侵害了其专利权，故向广东省深圳市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令鑫华隆公司停止侵害并赔偿经济损失及维权合理开支22.711万元。
一审法院认为，被诉侵权产品技术特征d与涉案专利权利要求1技术特征D的区别仅在于在治具托盘设置边位推拉装置的数量。
在已具备角位夹持PCB板予以固定的情况下，只在治具托盘相对的两个边上设置边位推拉装置与四边上设置边位推拉装置对于稳固夹持PCB板的功效基本相同，两者构成等同。被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围。
一审法院判决鑫华隆公司停止侵害，并赔偿邓育智经济损失及维权合理开支共计15万元。鑫华隆公司不服，向最高人民法院提起上诉。
最高人民法院于2020年12月25日判决撤销原判，驳回邓育智的诉讼请求。
【裁判意见】
最高人民法院二审认为，关于等同原则的适用，一方面，在专利侵权判定中，等同原则是对专利权利要求字面保护范围的扩张，是对专利权字面侵权的适当补充，等同原则的适用为专利权人提供了切实有效的法律保护，鼓励了技术创新。
另一方面，专利制度本身又要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性，不因滥用等同原则致使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众的利益。
具体到本案，判断被诉侵权产品技术特征d与涉案专利技术特征D是否构成等同技术特征的关键在于，本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书后，是否认为专利权人或者专利申请人特意强调某一特征用语，并排除特定技术方案。
如果对于本领域普通技术人员而言，专利权人或专利申请人在权利要求中特定强调并有意排除特定技术方案的，不宜再通过适用等同将其纳入专利权保护范围。
涉案专利技术特征D“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”明确限定了在“每个边上”设置边位夹持装置，结合专利说明书[0011]段关于涉案专利有益效果的描述，角位夹持和边位夹持结合的结构一方面方便PCB板固定与拆装，另一方面在回流锡焊过程中能够实现对PCB板的稳固夹持。
由此，本领域普通技术人员可知，在已具备角位夹持PCB板予以固定的情况下，只在治具托盘相对的两个边上设置边位推拉装置与每个边上设置边位推拉装置对于稳固夹持PCB板的功效基本相同，二者并无实质性差异。
由此，因涉案专利技术特征D“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”特意强调了“每个边上”的限定作用，本领域普通技术人员在阅读权利要求书和说明书后可以理解，权利人在专利申请时存在排除被诉侵权产品技术特征d“在治具托盘相对的两个边上活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”的意思，故不应将该技术方案再以等同认定纳入专利权保护范围。
被诉侵权产品技术特征d与涉案专利技术特征D不相同也不等同，未落入涉案专利权的保护范围。
下附判决书：
中华人民共和国最高人民法院
民 事 判 决 书
（2020）最高法知民终1310号
上诉人（原审被告）：深圳市鑫华隆科技有限公司。住所地：广东省深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道106号新南天工业厂区3号厂房102-1。
法定代表人：郭秀香，该公司总经理。
委托诉讼代理人：马戎，广东良马律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）:邓育智。
委托诉讼代理人：刘勇慧，广东莞恒律师事务所律师。
上诉人深圳市鑫华隆科技有限公司（以下简称鑫华隆公司）因与被上诉人邓育智侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广东省深圳市中级人民法院于2020年5月12日作出的（2019）粤03民初1995号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年8月10日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。
鑫华隆公司上诉请求：撤销原审判决，依法改判驳回邓育智的诉讼请求，本案一、二审诉讼费由邓育智承担。事实和理由：被诉侵权产品不具备技术特征D，未落入涉案专利权利要求1的保护范围。权利要求1的技术方案所解决的是PCB板在治具中容易晃动和拆装不便的问题，涉案专利通过采用推拉装置进行固定，实现拆装方便；通过四角和四边设置推拉固定装置，实现结构稳定。被诉侵权产品使用的技术方案系在一对边上设置边位固定装置，与权利要求1要求保护的技术方案相比减少了两个固定装置，拆装更为方便，二者技术效果不同。等同原则的适用是为了弥补权利要求的瑕疵，在文字记载的技术方案的保护范围外，将等同方案纳入到保护范围，而不应当用于填补专利代理师未将技术方案进行合理上位概括而形成的权利要求保护范围较小的实质缺陷。原审判决对上述特征构成等同的认定不当，对权利要求保护范围进行了扩张。
邓育智辩称，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求予以维持。理由为：被诉侵权产品的推拉装置结构与涉案专利的技术特征相同。本案中，角位的夹持对PCB板的固定起到了主要和决定性的作用，边位的夹持仅起到辅助作用，因此在已具备角位夹持PCB板予以固定的情况下，只在治具托盘相对的两个边上设置边位推拉装置与四边上设置边位推拉装置对于稳固夹持PCB板的功效基本相同。故二者系以基本相同的手段实现基本相同的功能与效果，且本领域普通技术人员对于这种变换无需经过创造性劳动，二者构成等同。
邓育智向原审法院起诉，原审法院于2019年4月23日立案受理，邓育智请求判令鑫华隆公司：1.立即停止生产、销售侵害专利权产品的行为，并销毁侵犯邓育智专利权的产品。2.赔偿邓育智经济损失及合理维权费用共计227110元。3.承担诉讼费用。鑫华隆公司辩称，被诉侵权产品不具有涉案专利“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的推拉装置”技术特征，故不落入其保护范围。
原审法院认定事实：一、涉案专利的基本情况。2014年8月22日，邓育智向国家知识产权局申请了名称为“PCB板的印锡贴片焊接治具”的实用新型专利，并于2015年2月18日获得授权，专利号为ZL201420474545.1。该专利缴纳了年费，处于合法有效状态。邓育智庭审时明确请求保护的权利范围为权利要求1。前述权利要求在授权公告时记载：一种PCB板的印锡贴片焊接治具，其特征在于，包括方形状的治具托盘,所述治具托盘上设有用于放置PCB板的方形凹槽，且治具托盘的每个转角上均活动安装有用于夹持PCB板角位的角位推拉装置，治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置；每个角位推拉装置上均设有角位夹持片、第一弹簧和第一推拉杆，所述第一推拉杆通过第一弹簧与角位夹持片弹性连接，所述角位夹持片与PCB板角位相适配贴合；每个边位推拉装置上均设有平面夹持片、第二弹簧和第二推拉杆，所述第二推拉杆通过第二弹簧与平面夹持片弹性连接，所述平面夹持片与PCB板边位相适配贴合。
涉案专利说明书中的背景技术[0002]段载明：印锡贴片的PCB板在进入使用之前需要经过印刷锡膏的工序，由于PCB板非常的薄，因此在采用焊接治具方面需要极其小心，而现有采用的焊接治具虽然可以完成印锡回流焊工序，但由于固定不稳定，在印锡贴片回流焊锡过程中很容易出现晃动及PCB板容易从治具中脱出现象，造成焊接不便、焊接速度慢、焊接精度低等，且拆装PCB板极其不便，稍有不小心，就会造成PCB板及电子元件的报废，进而浪费了资源。发明目的[0003]段载明：针对上述技术中存在的不足之处，本实用新型提供一种结构稳定、拆装PCB板方便快捷、焊接速度快、焊接精度高及焊接效率高的PCB板的印锡贴片焊接治具。发明内容[0011]段中载明：本实用新型的有益效果是：与现有技术相比，本实用新型提供的PCB板的印锡贴片焊接治具，由角位推拉装置上的角位夹持片、第一弹簧和第一推拉杆配合对PCB板角位进行活动拆装，由边位推拉装置上的平面夹持片、第二弹簧和第二推拉杆配合对PCB板边位进行活动拆装；该结构的改进不仅方便了PCB板的固定与拆装，而且在回流焊锡过程中PCB板边位和角位都得到稳固的夹持，不会出现晃动及PCB板容易从治具中脱出现象，提高了焊接的效率和焊接精度；另外，仅需操作对应的推拉杆就可以实现所有两个装置的活动，实现了PCB板拆装的便捷性。本实用新型具有结构稳定、操作便捷、PCB板拆装焊接速度快、焊接精度高及焊接效率高等特点。
2015年6月5日，国家知识产权局对涉案专利作出的评价报告显示的初步结论为：全部权利要求1-7未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。专利权评价意见记载：对比文件具有方形开孔的基板（相当于本专利的放置PCB板的具有方形凹槽的治具托盘），夹持装置7（相当于本专利的夹持PCB板边位的边位推拉装置），该夹持装置包括夹边6、移位槽5、调节柄4，而本专利的边位推拉则设有平面夹持片、第二弹簧、第二推拉杆，结构并不相同，并且本专利的技术特征角位推拉装置也没有公开。权利要求1保护的技术方案同对比文件公开的技术内容相比，其区别技术特征在于，角位推拉装置及边位推拉装置的结构。
二、被诉侵权行为及技术比对情况。邓育智在本案中指控鑫华隆公司制造、销售被诉侵权产品。根据（2018）深证字第37011号公证书的记载：2018年3月22日，邓育智的委托代理人张正飞向深圳市深圳公证处申请电话购物保全行为公证。在公证员丁某和工作人员卢某的监督下，当日张正飞使用其本人苹果手机（手机号码185××××4028）免提拨打联系人标记为“鑫华隆，黄旭华”的电话号码，通话时间自上午十一时十五分至上午十一时二十分止，随后将货品信息、收货人、收货人的联系方式、收货地址通过微信发送给“黄旭华鑫华隆”。根据（2018）深证字第37012号公证书的记载：2018年3月28日，邓育智的委托代理人张正飞在公证员丁某和工作人员卢某的监督下，来到深圳市福田区，张正飞从快递人员处收取货物一件，张正飞对包裹的外观、包裹内的物品及相关单据进行拍照。上述行为完毕后，公证员对包裹内的物品进行了封存，封存后的物品及相关单据一并交张正飞保存。
原审庭审时，当庭拆封公证封存的包裹，内有被诉侵权产品10个。每个被诉侵权上标示有“鑫华隆治具2018/03/26-1”；另附有收款收据2张（显示款项为3000元，盖有鑫华隆公司的业务专用章）；抬头为鑫华隆公司名称的送货单，显示数量为10个、单价300元，盖有鑫华隆公司的业务专用章。鑫华隆公司对制造、销售被诉侵权产品的行为没有异议。
权利要求1可分解为以下技术特征：A、一种PCB板的印锡贴片焊接治具；B、包括方形状的治具托盘,所述治具盘上设有用于放置PCB板的方形凹槽；C、治具托盘的每个转角上均活动安装有用于夹持PCB板角位的角位推拉装置；D、治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置；E、每个角位推拉装置上均设有角位夹持片、第一弹簧和第一推拉杆；F、所述第一推拉杆通过第一弹簧与角位夹持片弹性连接；G、所述角位夹持片与PCB板角位相适配贴合;H、每个边位推拉装置上均设有平面夹持片、第二弹簧和第二推拉杆；I、所述第二推拉杆通过第二弹簧与平面夹持片弹性连接；J、所述平面夹持片与PCB板边位相适配贴合。
分解被诉侵权产品特征，如下：a、一种PCB板的印锡贴片焊接治具；b、方形状的治具托盘,治具盘上设有用于放置PCB板的方形凹槽；c、治具托盘的每个转角上均活动安装有用于夹持PCB板角位的角位推拉装置；d、在治具托盘相对的两个边上活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置；e、每个角位推拉装置上均设有角位夹持片、第一弹簧和第一推拉杆；f、第一推拉杆通过第一弹簧与角位夹持片弹性连接；g、角位夹持片与PCB板角位相适配贴合；h、两个边位推拉装置上均设有平面夹持片、第二弹簧和第二推拉杆；i、第二推拉杆通过第二弹簧与平面夹持片弹性连接；j、平面夹持片与PCB板边位相适配贴合。
经比对，A与a、B与b、C与c、E与e、F与f、G与g、H与h、I与i、J与j相同。
鑫华隆公司认为被诉侵权技术方案中未包括专利技术特征D。理由为：专利技术特征D限定了治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置，而被诉侵权产品只在相对的两个边上设置了边位推拉装置。邓育智认为两者系以基本相同的手段实现基本相同的功能与效果，且本领域普通技术人员对于这种变换无需经过创造性劳动。
三、邓育智请求赔偿的有关情况。关于赔偿数额问题,邓育智请求法院酌情确定。维权费用的票据包括律师费20000元、公证费1960元、购买侵权产品支出3000元、取证材料费（U盘）150元等。
原审法院认为，邓育智涉案专利被授权后，缴纳了专利年费，该专利处于合法有效状态，依法应受到法律保护。根据双方当事人的诉辩意见和原审法院查明的事实，本案争议焦点为：一、被诉侵权产品是否落入诉请保护的权利要求范围。二、若构成侵权，鑫华隆公司如何承担民事责任。
关于焦点一，根据我国专利法相关规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求为准。人民法院作侵权判断时，应将专利权利要求书记载的全部技术特征与被诉技术方案的技术特征进行对比，被诉技术方案缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，应当认定其没有落入专利权的保护范围。邓育智在本案中，其固定请求保护的权利范围为权利要求1。经对比，D与d的技术特征存在争议。根据说明书的记载，现有采用的焊接治具存在固定不稳定、在印锡贴片回流焊锡过程中容易出现晃动及PCB板从治具中脱出、拆装PCB板极其不便的问题。涉案专利由角位推拉装置上的角位夹持片、第一弹簧和第一推拉杆配合对PCB板角位进行活动拆装；由边位推拉装置上的平面夹持片、第二弹簧和第二推拉杆配合对PCB板边位进行活动拆装；该结构的改进不仅方便了PCB板的固定与拆装，而且在回流焊锡过程中PCB板边位和角位都得到稳固的夹持，不会出现晃动及PCB板容易从治具中脱出现象，提高了焊接的效率和焊接精度。由此可见，涉案专利技术方案通过角位与边位的夹持解决PCB板稳固的问题，通过角位推拉装置与边位推拉装置的结构特征实现对PCB板拆装的便捷性。本案被诉侵权产品亦系通过结构相同的角位推拉装置与边位推拉装置来夹持PCB板并实现对PCB板的便捷拆装，区别仅在于只在治具托盘相对的两个边上设置了边位推拉装置。对此，原审法院认为在已具备角位夹持PCB板予以固定的情况下，只在治具托盘相对的两个边上设置边位推拉装置与四边上设置边位推拉装置对于稳固夹持PCB板的功效基本相同。故两者系以基本相同的手段实现基本相同的功能与效果，且本领域普通技术人员对于这种变换无需经过创造性劳动，两者构成等同。综上，被诉侵权产品落入诉请保护的权利要求范围。
关于焦点二，根据查明的事实，被诉侵权产品系鑫华隆公司制造与销售，邓育智诉请法院判令鑫华隆公司立即停止制造、销售侵权产品的行为，销毁库存侵权产品，理由正当且符合法律规定，原审法院予以支持。关于赔偿数额的问题，邓育智未能提交证据证明其因侵权所受到实际损失及鑫华隆公司因侵权的获利，邓育智在庭审时请求法院适用酌情判定原则。原审法院综合考虑专利类别、鑫华隆公司侵权行为的性质、情节、邓育智所支出的合理维权费用等因素，酌情确定赔偿数额为150000元。邓育智为制止本案侵权行为所支出的合理费用，计算在赔偿损失数额范围之内。
综上，原审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条第二款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决：一、鑫华隆公司于判决生效之日起立即停止制造、销售侵害邓育智ZL201420474545.1号专利权的产品，销毁库存侵权产品。二、鑫华隆公司于判决生效之日起十日内赔偿邓育智经济损失及合理支出共计150000元。三、驳回邓育智的其他诉讼请求。判决生效后，鑫华隆公司若未按判决指定的期限履行判决确定的给付金钱义务的，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，鑫华隆公司应向邓育智加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4706.65元，由鑫华隆公司负担。
二审中，当事人未提交新证据。
原审法院查明的事实属实，本院予以确认。
本院认为，本案二审的争议焦点问题为：被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围，即被诉侵权产品的技术特征d与涉案专利技术特征D是否构成等同技术特征。
本案中，鑫华隆公司上诉称被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围，主要理由为，根据专利说明书的记载，涉案专利权利要求1的技术方案所解决的是PCB板在治具中容易晃动和拆装不便的问题，而解决这两个问题的是技术特征C“每个转角上均活动安装有用于夹持PCB板角位的角位推拉装置”和技术特征D“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”。从必要性上来说，只要在不同的两个方向上设置固定装置都可以实现结构稳定，故被诉侵权产品在治具托盘的相对的两个边上而不是每个边上设置边位推拉装置，不应认定为技术特征D的等同技术特征。邓育智则抗辩称，本案中，角位的夹持对PCB板的固定起到了主要和决定性的作用，边位的夹持仅起到辅助作用，因此在已具备角位夹持PCB板予以固定的情况下，只在治具托盘相对的两个边上设置边位推拉装置与四边上设置边位推拉装置对于固定夹持PCB板的功效基本相同，与技术特征D构成等同技术特征。
本院认为，关于等同原则的适用，一方面,在专利侵权判定中,等同原则是对专利权利要求字面保护范围的扩张,是对专利权字面侵权的适当补充,等同原则的适用为专利权人提供了切实有效的法律保护,鼓励了技术创新;另一方面,专利制度本身又要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性,不因滥用等同原则致使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众的利益。具体到本案，判断被诉侵权产品技术特征d与涉案专利技术特征D是否构成等同技术特征的关键在于，本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后，是否认为专利权人或者专利申请人特意强调某一特征用语，并排除特定技术方案。对此，本院具体分析如下：
（一）关于权利要求的解释。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十二条规定：“权利要求采用‘至少’‘不超过’等用语对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同技术特征的，人民法院不予支持。”据此，权利要求具有公示性，上述特征用语对专利权保护范围具有限定作用，专利权人在专利申请阶段对于上述特征用语的表述应给予足够的注意。如果对于本领域普通技术人员而言，专利权人或专利申请人在权利要求中特意强调并有意排除特定技术方案的，不宜再通过适用等同将其纳入专利权保护范围。
（二）关于技术比对。本案中，涉案专利技术特征D“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”明确限定了在“每个边上”设置边位夹持装置，结合专利说明书[0011]段关于涉案专利有益效果的描述，角位夹持和边位夹持结合的结构一方面方便PCB板固定与拆装，另一方面在回流锡焊过程中能够实现对PCB板的稳固夹持。由此，本领域技术人员可知，在已具备角位夹持PCB板予以固定的情况下，只在治具托盘相对的两个边上设置边位推拉装置与每个边上设置边位推拉装置对于稳固夹持PCB板的功效基本相同，二者并无实质性差异，邓育智对此亦予以确认。由此，因涉案专利技术特征D“治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”特意强调了“每个边上”的限定作用，本领域普通技术人员在阅读权利要求书和说明书后可以理解，权利人在专利申请时存在排除被诉侵权产品技术特征d“在治具托盘相对的两个边上活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置”的意思，故不应将该技术方案再以等同认定纳入专利权保护范围。
综上，被诉侵权产品技术特征d与涉案专利技术特征D不相同也不等同，未落入涉案专利权的保护范围。相应的，鑫华隆公司无需承担停止侵权、赔偿损失等民事侵权责任。原审法院以被诉侵权产品技术特征d与涉案专利技术特征D构成等同为由，认定被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围，并判令鑫华隆公司承担停止侵权、赔偿损失的民事责任，认定事实和适用法律有误，本院予以纠正。
综上所述，鑫华隆公司的上诉请求成立，应予支持。依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、撤销广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03民初1995号民事判决；
二、驳回邓育智的全部诉讼请求。
一审案件受理费4706.65元，二审案件受理费3300元，均由邓育智负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 徐燕如
审 判 员 刘晓梅
审 判 员 马 军
二〇二〇年十二月二十五日
法官助理 毛 涵
书 记 员 翟雨晶
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京公网安备 11010502049464号