作者：高山
美国当地时间2024年10月17日，德克萨斯州东区法院Pantech诉OnePlus专利侵权案件，在经历两次陪审团审理后，新陪审团将第一次庭审上千万美金的赔偿额调整为一百万美金，这在以专利权人友好闻名的德州东区法院属于重大翻转，案件的发展结果值得关注。
一、案件背景介绍
原告为韩国主体Pantech Corporation及其美国全资子公司Pantech Wireless，而前者由Ideahub, Inc.全资持有。Ideahub, Inc.[1]是一家以专利货币化为主营业务的NPE，于2019年12月13日在特拉华州成立，总部位于韩国首尔。OnePlus Shenzhen（下统称OnePlus）是深圳一家小众的智能手机公司，以专注高性能旗舰手机为行业熟知，多年来深耕海外市场，在美、欧、印获得良好知名度和口碑。
2020年5月，原告Pantech（以下Pantech代指两个原告主体）获得由Pantech Inc.[2]（泛泰）开发的200多项美国专利资产，并于次年开始了针对该专利组合的诉讼。先后在美国起诉BLU、ASUS、Coolpad、LG等，在德国起诉Sony。2022年6月，Pantech以8件专利在德州东区法院起诉OnePlus，涉及LTE和5G通信标准专利及基于触摸功能的软件交互专利，主张专利侵权与过往赔偿以及律师费赔偿等，请求陪审团裁决，该案由德州东区法官Robert W. Schroeder III负责审理。
二、案件历史经过
1、起诉至首次Trial阶段（2022.6 - 2024.4）
根据公开数据库检索结果显示，Pantech声称双方于2020年5月开始专利许可谈判，由于长时间未能达成许可，2022年6月3日，在德州东区法院正式起诉。起初Pantech通过8件专利（4件SEP和4件非SEP）起诉OnePlus，仅主张要求法院认定专利侵权与过往赔偿以及律师费，随后其在诉状修改中逐渐增加了针对原告未来持续侵权产生的利息、开销等损失赔偿诉求，最后又要求法院认定原告故意侵权及判赔惩罚性赔偿。
经过马克曼听证、侵权与无效抗辩，最终仅5件专利进入到Trial，由于简易判决的裁定内容未被公开无法查阅，根据美国程序，除少数明显因101条款导致专利主体不适格或不公正行为（inequitable conduct）等瑕疵，法官才会在简易判决程序中直接针对专利的有效性进行裁定，更少的案例显示法官会在简易判决程序中因为新颖性与创造性或者专利描写不清晰等瑕疵裁定专利无效，专利侵权与否和无效与否均属于事实问题，法官更倾向于让陪审团进行审理，所以笔者推测Pantech大概率根据攻防成效、被告证据强度、101抗辩等主动撤回了其中3件专利（1件SEP和2件非标）的权利主张。
双方均提起多个简易判决动议，要求法官针对以下争议进行裁定，包括但不限于：
（1）涉诉专利是否侵权、有效性、101条款适格性
（2）证据披露是否违反证据开示规则（discovery rule）问题
（3）损害赔偿额计算问题（源数据适用、原告经济学家采取一刀切乘数上调赔偿额问题、起算时间点问题）
（4）其他程序性相关的争议问题
法官最终同意就双方针对上述争议问题，在2024年2月6日召开一次听证会，双方针对证据的时效性与及时性进行了激烈争论，根据一份临近听证会的裁定（2024年2月5日），可以看出，OnePlus的大部分证据获得法官Schroeder准许在简易裁决程序中呈现。
简易程序后双方随之开启庭审准备工作，包括陪审员问卷格式文本确认、陪审团判决文书文本格式确认、庭审中陪审团宣读指示材料确认、陪审团遴选程序等，虽然美国庭审对外公开，公民、媒体与双方公司代表均可以出席庭审旁听非保密内容审理，但上述过程中的大多数材料均未进行公开，特别是涉及陪审员信息的内容属于严格保密信息，外界无从知晓。
首次Trial在2024年3月25日开始，持续5天时间，从公开的法院庭审记录来看，原被告针对双方公司证人、三位专家证人进行了质证与反质证，最终陪审团的判赔在4月1日进行公开，陪审团认定5件专利有效且侵权，OnePlus构成故意侵权，针对3件SEP（US247、US954、US839）和2件非SEP专利（US654、US8893052，简称US052）判赔高达741万美金和285万美金，合计1026万美金，远高于原告经济学家所主张的金额。
2、庭审后（Post trial）答辩阶段（2024.4.2-2024.8.14）
陪审团判决后，双方向法院确认了Post trial程序中答辩议程安排，根据联邦民事诉讼程序规则rule 50，Jury Trial中对于涉争议事项，双方可能随时提及JMOL（Judgement as a matter of law），要求法官而不是陪审团针对该问题进行依法判决。OnePlus JMOL动议中的主要诉求包括：
（1）是否存在故意侵权
（2）US052和US654专利无效且存在101适格问题
（3）主张New Trial并表示法官可以在考虑New Trial的条件下依职权主动降低赔偿额（remittitur）。其中remittitur在美国专利诉讼中并非不常见，法官会在案件中自由裁量，根据双方证据提供一个更为合理的数额成为remittitur作为一审结论，或者同时提供remittitur与New Trial的方案供原告选择。
OnePlus在一份联合动议中强调会增加基于缺乏资格驳回案件动议（Motion to Dismiss for Lack of Standing）抗辩点，从motion类别以及OnePlus递交的动议内容推测，在原告Pantech从Pantech Inc和Goldpeak Innovations，Inc.（下称Goldpeak） 两家公司手中获得专利转让的过程中，基于Pantech Inc和Goldpeak与第三方在先许可协议的权利负担存在，该抗辩点能够从根本上否定Pantech具备涉诉专利的所有权或者处分权，若该争议点获得法官认可，案件将因原告不拥有涉诉专利而直接不复存在。除所有权归属问题，OnePlus还主张该案件不应适用惩罚性赔偿，且不属于例外案件不应该由被告承担律师费等。
法官在8月15日公开了一份涂黑版裁定，针对双方在首次Trial后的诸多动议进行了详细说明，也是本案中双方争议性较大的法律事项，具体分析在案件核心争议章节进行说明。法官裁定进行再审（New Trial），且认定一件非标专利有效但不侵权，该裁定将双方角力的天平从首次Trial的高额赔偿偏向Pantech，又拉回到原点。
3、New Trial阶段（2024.8.15-2024.10.17）
再审的工作准备和之前一致，双方在对方证据是否被限制呈现上进行了激烈争夺，根据法官在10月3日针对证据限定动议（motion in limine）的裁定可以推测，Pantech在首次Trial中大概率使用了暗示应惩罚被告承担律师费、要求陪审团进行惩罚性赔偿确定等煽动性陈述，最终让陪审团判出原告主张近7倍多的不合理赔偿，更有趣的是，在该裁定的第二项证据使用限制性的要求“References, suggestions, or argument disparaging Korean or Chinese companies, people, or products due to nationality, ethnicity, political beliefs, and preclude evidence or argument regarding choice to testify in native language.”，同样也出现在首次Trial前的证据限定动议的裁定中，但是庭审中Pantech律师是否依然借助语言表达强调中国公司、政治有关描述以说服陪审团，从庭审表现看确实会有这种可能，否则7倍多的不合理赔偿的确毫无依据。从法官的多项裁定可以看出，法官希望在New Trial进行单纯的赔偿额讨论，这也是为何New Trial的排期时间仅为首次trial的一半。
第二次庭审于2014年10月15日-17日继续在德州东区法院进行。双方在法律程序上又经历了挑选和组建陪审团、证人作证和法庭陈述等，区别于第一次庭审的是，本次只审理赔偿额，不审理专利侵权与无效等问题。经过3天审理，陪审团作出判决：3件SEP赔偿额为739708.43万美元和1件非SEP专利赔偿额为260291.57万美元，合计100万美元。相比第一次陪审团判决赔偿额大幅下降，不足首次判赔的1/10。OnePlus针对赔偿数额实现了翻盘，且明显看出该判赔额更加接近Pantech在第一次庭审中主张金额。
三、案件核心争议，法官对首次Trial中不合理的判决内容进行纠正
OnePlus通过New Trial将首次Trial的赔偿额从8位数打到7位数，可以推测双方经济学专家的赔偿额主张在庭审中是重要战场。专利侵权、无效、赔偿额的确定是本次案件的核心争议，尤其是赔偿内容，但考虑到双方经济学家的主张涉及保密信息均未进行公开。根据公开的一份涂黑版Post-trial的裁定，法官对于首次Trial的双方各自动议进行较为详细的说明。总体来说，OnePlus通过Post Trial阶段的观点论述，成功获得New Trial准许，并再次打掉1件非标专利，这也是为什么我们在New Trial的陪审团判赔中只看到4件专利的原因，这份裁定应该是除去法官最终一审判决书之外最为重要的一份含有法官意见陈述的材料，直接决定了双方案件在一审的最终走向。
（1）Pantech针对涉诉专利是否缺乏起诉资格（Standing）
法官认定由于OnePlus首次在Trial中才提及该争议，放弃了挑战法定资格（Statutory standing），核心争议在于是否Pantech针对涉诉专利具备不可放弃的宪法资格（Constitutional standing），结合涂黑部分猜测，法官认为分属纽约州法与特拉华州法对于合同执行的权利负担问题分析结论接近，但导致转让协议自始至终无效的权利负担条款应当进行缩小解释，且参考保密条款的尺度，转让条款的限制同样适用较宽松规则，法官认为Pantech针对涉诉专利存在宪法资格。
（2）OnePlus针对5件专利JMOL动议的认定
法官认定所有5件涉诉专利有效，且针对US839和US954两件专利不存在权利用尽，其中US052这件非标，法官更加倾向于OnePlus对于权要中技术特征的解释，且根据原告技术专家的经验假设，无法直接得出“存在相同结构和功能实现的相同结果"的结论，故不存在直接侵权，OnePlus无需对这1件专利进行损害赔偿，法官整体上仍然尊重陪审团的在首次Trial中的决定，仅对少数内容进行依职权的判定，最终仅有四件专利进入到再审。
（3）OnePlus主张New Trial或remittitur是否合理
法官认为原告经济学专家在其报告中仅主张5件涉诉专利139万美金赔偿，即使陪审团可以在此主张基础上确定更高的赔偿额，根据原告总结陈词中的论点，考虑到诉讼折扣，Pantech经济学专家主张金额可以为340万美金，陪审团的判决却是前者的7倍和后者的3倍，法官认为毫无疑问陪审团的判决时超出正常水平且无法获得证据支持。其次法官认为陪审团的判决依据可能基于激情与偏见证据，Pantech在庭审中使用大量不该由陪审团考虑的事项，诸如：OnePlus在德国与英国的案件、Pantech一直强调陪审团应该提高赔偿额、Pantech宣称此案件为特殊案件等，意在寻求陪审团对OnePlus进行惩罚，再者，法官认为在Pantech反复强调其整个专利包的实力，特别是从SEP赔偿额结果来看，陪审团忽略了赔偿对象仅为5件涉诉专利，最终法官考虑到340万美金从未在陪审团前进行讨论，且法院无法决定陪审团是否会不考虑诉讼折扣，故支持了OnePlus New Trial的动议主张而不是依职权提供remittitur。
从这份裁定来看，法官对于大多数事实问题的判断仍然倾向于尊重陪审团的意见，只不过在明显缺乏证据支撑或者明显应该由法官确认但陪审团错误地代为考虑后，才会通过裁定进行纠正，专利侵权中常见的由陪审团负责审理的事项包括被告的产品是否侵权、原告的专利是否有效、原告是否进行了故意侵权、侵权赔偿数额的计算、双方证据的可信度等，但惩罚性赔偿的数额确定、是否应该由被告承担原告律师费、原告的陈述是否因违反证据限定的裁定应该被驳回、双方证据是否可以被呈现到庭审中等均应该由法官进行判定，若原告企图借助庭审技巧造成上述规则的混乱，造成不合理的高额赔偿，法官都会进行纠正。
四、案件启示
（1）尽管OnePlus通过New Trial中成功翻盘，但德州东区仍然是权利人友好型法院
此案为中国公司出海提供了直接启示，面对在专利权人友好管辖法院频繁发起诉讼的NPE，若无法通过和解获得有利许可，诉讼或许能够赢得谈判筹码，本案中，双方在庭审前均进行大量证据限定的动议讨论，该过程至关重要，陪审团是非专业人士，判决依据完全依靠庭审中的证据呈现与律师、专家证人的讲述，且庭审中存在非常多非理性的影响因素，能够将哪些重要证据送到陪审团面前直接决定了庭审律师的发挥空间，从案例网站有限公开的材料中，双方围绕此次赔偿额计算的核心方法应该是可比协议，根据OnePlus排除围绕hold up与hold out证据获部分准许的一项证据动议可以看出，陪审团根据原告的证据作出了不合理的高额赔偿 ，由于陪审团的天然属性，判赔不合理高额赔偿的风险始终存在。
（2）NPE可能利用美国庭审制度将专利诉讼作为牟利工具
根据Patent center网站查询显示，美国律所Bayes近期针对Pantech的4件专利提起EPR程序，已有两件被同意立案，正在等候审查员下发第一次OA，再者通过USPTO官网网站查询，LG有8件专利被IPR成功立案，这8件专利为地方法院的涉诉专利，但因为和解IPR程序已一并终止，我们仍然不知道OnePlus不提起IPR程序的原因，但从上述涉诉专利被批量立案成功的结果来看，Pantech的专利质量存在被挑战的可能，这也是绝大多数美国诉讼在进入Trial之前即通过和解解决的原因，地方法院的诉讼与USPTO的IPR程序均只是双方获得谈判筹码的工具。从查询OnePlus的被诉历史来看，该案件为第一件走到Trial的案件，其他案件均在临近Trial前进行了和解，笔者推测这可能与Pantech在许可谈判中与被许可方报价差异过大有关，否则按照OnePlus历年案件早期和解的策略，不会在德州东区法院与权利人对抗到底。
根据涉诉专利存活的数量的变化，可以明确看出，专利权人的专利价值存在虚高，New Trial中存活则专利比例仅为起诉阶段的50%，若缺乏诉讼经验与经济实力的中小型实施人，面对接近上十件的专利起诉，因为疲于应对，必然会答应专利权人不合理的谈判条件，面对这种不对称的信息查，NPE通常会在不检验自身专利实力的情况下，进行大量起诉。
Pantech诉OnePlus案涉诉专利存活情况
从Pantech母公司Ideahub官网的一项发布，Idea为开展专利授权业务进行社会资金的众筹[3]，再加上2024年7月初，美国众议员Darrell Issa提出“2024 年诉讼融资透明度法案”[4]，该法案要求确保透明度，若卷入联邦民事诉讼，并且有商业企业（聘请的律师除外）将根据诉讼结果获得报酬，需向法院和所有其他各方披露该外部资助者信息，且须在达成此类协议后10天内或提起诉讼时（以较晚时间为准）以书面形式完成，并要求原告向法院和所有各方分享有关诉讼资助者已投资诉讼并将根据诉讼结果获得报酬的任何协议，除非法院另有规定或命令，预计有政府官员察觉到了诉讼作为牟利工作所带来的负面影响，通过公开背后“金主”的方式，对于频繁诉讼的原告进行一定程度的规制。
（3）美国诉讼陪审团制度的利与弊
最后本案为我们提供了一个观察美国陪审团制度的最佳窗口。陪审制度是美国法治和美国诉讼制度的组成部分，体现其司法精神。但针对具有技术难度的专利诉讼案件，涉及技术判断与赔偿额确定由非专业人士进行确定，一直以来都广受质疑，本案经历了两次陪审团审理，第一次审理由于明显超出合理范围，且被法官认为该超出原告主张近7倍的赔偿额受到了原告激情与偏见性证据的影响，从侧面反映出这一制度给被告带来的风险。但法官通过Post trial程序与裁定，对相关程序进行了纠偏，但获准New Trial的案件仍然属于少数，这也是为何包括像苹果、谷歌这类美国本土的科技公司同样忌惮在德州地方法院应诉，陪审团审理复杂专利案件尽管在New Trial程序中得到了纠正，但巨额诉讼成本也是原被告双方均无法跳过的话题。陪审团审理案件的制度是美国宪法第七修正案规定的公民权利，即使认为专利案件应该避免通过陪审团审理的专业人士越来越多，但这一现状至少在短期内不会有任何改变。
注释：
1.Ideahub在其公开网站上表示，它于2016年成立，宣传提供三项服务：知识产权货币化（将大学、研究机构和企业等客户拥有的优秀、未使用的专利转化为有价值的资产）、共享（通过共享Ideahub获得的专利，帮助中小企业解决专利纠纷并进军海外）和投资（为个人投资者提供分配Ideahub获得的专利使用费的投资机会）。
2.Pantech Co., Ltd.成立于1991年，2015年重组和收购后更名为Pantech, Inc
3.https://www.ideahub.co.kr/bbs/board.php?bo_table=broadcast&wr_id=36
4.https://issa.house.gov/media/press-releases/issa-introduces-discussion-draft-legislation-reforming-third-party-financed
（本文仅代表作者观点，不代表知产财经立场）
