文 | 周丹丹、王若婧  北京允天律师事务所律师

　　一、知识产权惩罚性赔偿制度的立法沿革及司法现状

　　我国的侵权责任法关于损害赔偿的计算方式主要是吸收借鉴大陆法系的填平原则，在知识产权领域亦是如此。但随着中国知识产权保护意识的不断加强，立法部门已经意识到，在知识产权领域仅靠“填平原则”已不足以遏制恶意侵权和重复侵权的行为，因此，在2013年修订《商标法》时，首次引入了英美法系的惩罚性赔偿制度，以实现提高知识产权侵权赔偿数额、加大对知识产权侵权行为打击力度的目的。

　　2013年,《商标法》修订首次规定了商标惩罚性赔偿条款。随后几年在国家政策层面，中共中央、国务院先后出台系列文件，要求探索实施知识产权惩罚性赔偿制度【1】。在国家政策的强力推动下，2019年，《反不正当竞争法》在修订时引入了侵犯商业秘密的惩罚性赔偿制度，同期,《商标法》在修订时将惩罚性赔偿的倍数调整到“一倍以上五倍以下”。2020年，新修订的《专利法》《著作权法》也均明确规定了“一倍以上五倍以下”惩罚性赔偿，而且《民法典》也在侵权责任编，确立了知识产权惩罚性赔偿的一般规则。可以说，惩罚性赔偿写入《民法典》，对于我国强化知识产权的保护具有重要意义。

　　在司法实践层面，2013年《商标法》虽已规定了惩罚性赔偿，但实际适用的案例却少之又少，根据深圳市福田区人民法院课题组的调研数据，截至2019年9月，全国明确适用惩罚性赔偿的判决仅有33份，仅占商标侵权纠纷案件的6.5%。【2】

　　本文拟通过对既有典型案例的研究，尤其基于笔者代理的“小米生活案”【3】，并参考北京市高级人民法院2020年4月出台的《关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》（以下简称“《北京高院指导意见》”），全面梳理、总结惩罚性赔偿的司法适用及举证维度，以期有助于知识产权惩罚性赔偿在司法实践中的更广泛运用。

　　二、知识产权惩罚性赔偿适用的基本原则

　　从北京市高级人民法院、天津市高级人民法院【4】、深圳市中级人民法院【5】等发布的有关惩罚性赔偿的指导意见可见，惩罚性赔偿还是要坚持“依请求原则”，即法院不宜直接适用，而应当基于原告的主张进行裁量，同时，在主张的时间节点上，与普通诉请一致，应在一审法庭辩论终结前。“依请求原则”体现了司法适用惩罚性赔偿的慎重性，防止惩罚性赔偿被滥用。

　　需要明确的是，我国构建知识产权惩罚性赔偿制度在当下的司法环境中虽具有合理性和现实意义，但损害赔偿的基本原则仍然是以补偿为主、惩罚为辅，惩罚性赔偿作为填平原则的例外，仅应在符合现行法律规定的适用条件下审慎适用。

　　三、知识产权惩罚性赔偿的适用条件及举证维度

　　《商标法》第六十三条规定，对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以按照已确定赔偿额的“一倍以上五倍以下确定赔偿数额”。一般认为，惩罚性赔偿的适用可以分为几个步骤：首先，侵权行为的成立是前提；其次，能够认定侵权人存在主观恶意以及侵权行为属于情节严重；第三，能够依法确定惩罚性赔偿的计算基数【6】。因此，在对侵权行为定性之后，能否最终适用惩罚性赔偿的关键要素，是被告主观上存在恶意（故意）与侵权行为客观上情节严重，二者属于并列适用的关系，缺一不可，该主客观因素的考量也是司法实践中原告举证和法院司法适用的难点。

　　(一)关于对被告主观上是否具有恶意之考量

　　主观要件在《著作权法》《专利法》以及《民法典》中都采用“故意”的用语，而《商标法》与《反不正当竞争法》则使用了“恶意”一词，从字面表述来看，恶意确立的条件略高于故意【7】。故意和恶意确实存在区别,但是两者均是指明知行为侵权而故意为之,即明知故犯【8】。因目前新修订的《著作权法》《专利法》尚未生效，未见相关案例，故本文统一采用“恶意”的术语进行讨论。基于司法实践中的典型案例及部分法院的指导意见，有关“恶意”的判断要素及举证维度主要包括：

　　1、原告商标已达到驰名状态，被告抢注原告驰名商标

　　如在“小米生活案”中，被诉侵权标识“小米生活”系被告的注册商标，原告通过举证“小米”商标在被告“小米生活”商标申请注册前已达到驰名状态，证明被告抢注驰名商标具有明显的主观恶意。一般来说，如原告商标为驰名商标，被告对原告商标的高知名度是应知明知的，在此情况下，如仍注册与驰名商标相同或近似标识，足以证明具有主观恶意。

　　2、被告攀附驰名商标声誉

　　关于被告的攀附行为，在“小米生活案”中体现的非常典型，被告全方位的攀附行为包括：

　　1）围绕原告的“MI”“小米”“米家”“智米”等商标进行了持续的、广泛的商标抢注；

　　2）将原告的“米家”“智米”商标登记为企业字号，共同实施侵权行为；

　　3）注册“小米生活电器.com”“xiaomi68.com”域名开展侵权经营；

　　4）在产品上使用原告特有的橙白配色；

　　5）在品牌宣传语上刻意模仿原告，原告的品牌宣传语是“为发烧而生”“做生活中的艺术品”，被告的是“为品质而生”“我们只做生活中的艺术品”；

　　6）设立并运营“小米生活之家”的微信公众号，并使用“米粉”等极易使一般消费者产生混淆的称呼。

　　由上可见，被告实施了从商标、字号、域名到产品装潢、广告宣传语、微信公众号名称的全方位攀附，足以认定侵权的主观恶意。

　　3、被告假冒原告注册商标

　　所谓假冒商标，即在相同商品上使用相同商标，“MOTR案”【9】所涉侵权行为即为典型的假冒注册商标行为。该案中，“被告使用的侵权标识与原告的权利商标标识完全相同，且二者使用于相同产品上，产品的款式、颜色、商标的标识位置等几乎完全相同”的情节被法院认定：此种假冒原告注册商标及产品的行为足见被告侵犯原告商标权的主观意图明显，最终成为该案适用惩罚性赔偿的首要考量因素。

　　4、商标在授权程序中被驳回、宣告无效等后，被告仍继续使用

　　实践中，被告为使其侵权行为披上合法的“外衣”，往往会选择抢注原告商标。如在“小米生活案”中，被告在不同类别上注册了与原告驰名商标近似的“小米生活”商标，在二审中，原告举证了关联案件判决【10】，以证明被告的“小米生活”商标经北京知识产权法院审理，已被宣告无效，但直至二审期间，被告仍在持续宣传、销售被控侵权产品，最终法院认定具有明显的侵权恶意。在“斐乐案”【11】中，被告则是选择在相同类别上注册权利人的近似商标，在申请阶段被商标局予以驳回，法院认为被告显然已经充分知晓原告在先注册的“FILA”系列商标，在明知其使用涉案被诉标识可能会给消费者造成严重误导，导致商品来源混淆误认的情况下，仍然继续生产和销售侵权商品，其主观恶意明显。

　　5、被告在原告警告或受到行政处罚后，仍继续侵权

　　在发现侵权行为后，原告经常会发送律师函或者进行工商投诉，在函告或投诉无果后再启动诉讼，如被告在收到警示后仍持续侵权，将被认定为具有主观恶意。如在“MOTR案”中，被告早在2011年已因出口西班牙的产品涉嫌侵权而被原告发函警告，并最终与原告签署和解协议，被告承诺今后不会从事任何可能侵犯或妨碍原告所拥有的知识产权的活动，但时隔几年之后，被告再次生产销售侵犯原告注册商标专用权的产品。被告此种不信守承诺、无视他人知识产权的行为，被法院认定违背诚实信用原则，具有侵权恶意。如在“巴洛克案”【12】中，法院认定被告存在主观恶意，除存在原告发出侵权警告后仍继续实施侵权行为的情节之外，还包括被告在全国各地的多家经销商因商标侵权和不正当竞争被当地的市场监督管理局予以了行政处罚，但被告依旧不停止侵权行为。

　　6、被告与原告存在劳动、劳务关系或代理、合作等关系，明知原告知识产权的存在

　　在“维生素E技术秘密案”【13】中，作为被告的自然人俞某为原告的前员工，后被聘用为被告公司的副总经理，俞某在明知原告技术秘密的情况下，为被告实施侵权行为，被法院认定系故意侵权。在“巴洛克案”中，原被告曾有过多年的O E M代工合同关系，在双方合作期间内以及合同解除后，被告从事针对涉案商标的侵权行为，被法院认定为属于基于对涉案商标的了解，恶意从事谋取该商标所蕴含的商业利益的行为。

　　7、被告拒不履行行为保全裁定

　　在前述“巴洛克案”中，法院在一审诉中曾下达了行为保全禁令，裁定被告停止侵权行为。但在禁令送达之后，被告拒不履行已经发生法律效力的裁定，继续实施侵权行为，法院认定其侵权恶意极其严重。

　　此外，根据《北京高院指导意见》的规定，被告或其控股股东、法定代表人等在生效判决作出后，重复或变相重复实施相同侵权行为或不正当竞争行为；被告存在掩盖被诉行为、伪造或毁灭侵权证据等行为，均可作为认定被告具有恶意的判断要素。

　　(二)关于侵权行为在客观上是否情节严重之考量

　　有关“情节严重”的判断要素及举证维度主要包括：

　　1、侵权行为持续时间长

　　在“小米生活案”中，被告自2017年2月开始使用被诉侵权标识，在2018年11月原告起诉后，被诉侵权行为一直在持续，截至2019年二审期间，仍有侵权产品在销售。在“维生素E技术秘密案”中，被告从开始批量生产侵权产品至一审判决前夕，仍持续销售被诉侵权产品。被告侵权行为持续时间长，尤其是在诉讼过程中仍持续侵权的情节一般会被法院作为认定情节严重的考量因素。

　　2、侵权范围广

　　被告的侵权范围取决于原告的举证，一般来说主要涉及被告的生产经营规模、侵权产品的销售渠道、涉及的地域范围等方面。如在“小米生活案”中原告对被告的销售情况进行了全面的公证保全，销售范围包括京东、淘宝、拼多多等主流电商平台的23家店铺，其中销售产品涉及挂烫机、电饭煲、电风扇等共计12种商品，考虑到电商平台突破了地域限制，可认定侵权产品的销售范围十分广泛。在“吉尼斯案”【14】中，涉案侵权活动共在16个城市举办过，且通过互联网在全国范围内进行了大量的宣传，侵权行为影响大、范围广，被法院认定属于情节严重。

　　3、侵权获利巨大

　　在“小米生活案”中，原告基于公证保全的店铺中显示的商品销售量进行了初步举证，并申请法院调取了主要电商平台的销售数据，最终法院认定被控侵权产品的销售总额超过6000万元，同时被告提交的商标许可合同显示，其中约定“小米生活”商标的许可费2000万元，也充分佐证了被告侵权获利巨大。在“维生素E技术秘密案”中，被告大规模制造、销售使用了原告核心技术秘密的产品，其开票金额超过一亿元，被法院认定为惩罚性赔偿的考量因素之一。该两案也是目前生效的适用惩罚性赔偿的两个最高额判决。

　　4、侵权行为导致原告商誉受损，侵权后果严重

　　在“MOTR案”中，被告的侵权行为不仅造成市场混淆，而且侵权产品还存在脱胶的质量问题，法院认为被诉侵权行为会使得消费者误购并误认为原告的产品存在质量问题，会给原告通过长久努力积累起来的商业信誉带来负面评价，侵权后果较为严重。

　　此外，主要以侵害知识产权为业、被诉行为同时违反了食品、药品、医疗、卫生、环境保护等法律法规，可能危害人身安全、破坏环境资源或者严重损害公共利益的，也是司法实践中认定“情节严重”的判断要素。

　　四、知识产权惩罚性赔偿的计算基数及倍数

　　惩罚性赔偿最终能适用的一个重要前提是，根据当事人主张，能够基本确定损害赔偿的数额，也就是惩罚性赔偿的基数，基数无法确定则惩罚性赔偿无从适用。实践中适用惩罚性赔偿的案例较少，很大一部分的原因也是在于大多数知识产权侵权案件中，原告方无法给出精确化的损害赔偿计算方式。惩罚性赔偿的计算基数主要包括权利人损失、侵权人获利、许可费倍数。

　　1、以权利人损失为计算基数

　　实践中，以权利人损失计算损害赔偿的案例非常少，其中主要原因在于难以实证原告实际损失与被告侵权行为存在直接的因果关系。

　　在“巴洛克案”中，原告主张以实际损失确定损害赔偿，关于实际损失与侵权行为的因果关系，则主要考虑：首先，被告开始以低于原告的价格向其经销商私下发货的时间与原告整年的销售收入下降时间吻合，因经销商选择向被告订货后，原告的订单量势必减少，同时，被告销售规模的扩大与原告销售下降具有高度的关联性；其次，原告为了应对被告低价销售带来的冲击，于2015年11月采取了力度较大的降价措施，结果该月的销售收入成为2015年下半年唯一一个同比销售收入增长的月份，进一步佐证了原告销售下降与被告侵权行为之间的关联关系。

　　在明确了因果关系后，损失的计算上，原告提供了两种计算维度：第一，因销售流失而造成的损失，即侵权行为导致原告未能实现其原本能实现的销售业务而损失的利润，计算公式为：损失的利润=损失的销售额*被侵权产品的净利润率；第二，因价格侵蚀而损失的利润，即因侵权产品的竞争迫使原告降低价格或者无法实现较高的价格而导致销售利润的损失，由经销商申请降价的总额乘以降幅金额得出。法院最终适用惩罚性赔偿，全额支持了原告的1000万元损害赔偿主张。

　　2、以侵权人获利作为计算基数

　　实践中，以侵权人获利计算损害赔偿的案例较为多见，一般是以销售量乘以该产品的单位利润计算，如“斐乐案”“MOTR案”，在单位利润无法获取的情况下，也可先按照售价计算出全部销售额，再以行业平均利润率进行折算。如在“小米生活案”中，原告主张以侵权人获利作为损害赔偿的计算依据，并给出了计算公式，即被告销售额*利润率。

　　首先，关于被告的销售额，主要来自线上的销售，如上文所述，原告主张以公证保全的电商显示的涉案侵权商品销售价格乘以该商品的评论数量计算出被告的侵权获利。为进一步查明侵权产品销售的准确数据，在诉讼中，原告通过申请法院调取淘宝、京东两家直营店铺的销售流水，最终确定了被告的销售总额为6000余万元。

　　其次，关于行业利润率，原告举证了美的公司小家电产品利润率为29.69%、格力公司的利润率为37.01%，主张取两者的平均值33.35%。法院在考虑了被告属于典型的以侵权为业的企业，其研发成本、广告宣传成本几乎为零，同时侵权商品主要通过线上销售，其销售成本更低等因素后，支持了原告关于利润率的主张。

　　3、以许可费倍数作为计算基数

　　在“吉尼斯案”中，法院酌定一场世界纪录认证活动的商标许可使用费为6万元，被告在全国16个城市举办涉案活动对原告造成的经济损失为96万元，最终以此为计算基数确定损害赔偿额。

　　确定惩罚性赔偿的计算基数，权利人一方面应全方位积极举证、积极申请法院调查取证，另一方面也要善于运用举证妨害规则。如在“M O T R案”中，原告以销售量乘以产品单位利润，推算出被告侵权产品的获利区间。法院为进一步查明侵权产品的销售获利精确数额，责令被告提交有关销售数据、财务账册和原始凭证，但被告拒绝提交，法院认定其行为已构成举证妨害，根据《商标法》第六十三条第二款规定，法院依法采信了原告关于侵权获利的主张。

　　另外，关于损害赔偿的倍数的认定，目前的司法案例中未见相关的裁判标准，参考《北京高院指导意见》的规定，在法定倍数范围内酌情确定。

　　五、结语

　　2013年修订的《商标法》第六十三条，是惩罚性赔偿制度在我国知识产权领域的首次引入。通过对现有典型案例的汇总分析，及对部分法院司法指导意见的比照学习，对正确理解和适用该条款有重要的参考价值。尤其对于惩罚性赔偿制度刚刚生效的专利法、著作权法领域的具体运用也可以提供具有可操作性的适用指引。特别值得期待的是，最高人民法院办公厅于2020年3月19日发布的《最高人民法院2020年度司法解释立项计划》中，已将“关于知识产权侵权惩罚性赔偿适用法律若干问题的解释”作为2021年上半年完成的项目，届时，惩罚性赔偿制度的具体适用规则也将有更权威、更明确的司法指引。

　　注释：

　　【1】主要有：2015年国务院发布的《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》；2016年中共中央、国务院发布的《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》；2019年11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》；2019年12月，中共中央、国务院发布《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》等。

　　【2】广东省深圳市福田区人民法院课题组：《商标侵权惩罚性赔偿的制度构建》，《知识产权》，2020年5期。

　　【3】小米科技有限责任公司、小米通讯技术有限公司与中山独领风骚生活电器有限公司、江苏苏宁易购电子商务有限公司、麦大亮、中山奔腾电器有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷，一审：江苏省南京市中级人民法院（2018）苏01民初3207号；二审：江苏省高级人民法院（2019）苏民终1316号。

　　【4】指天津市高级人民法院于2020年10月印发的《关于知识产权侵权案件惩罚性赔偿适用问题的审判委员会纪要》。

　　【5】指深圳市中级人民法院于2020年12月发布的《关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见》。

　　【6】同注释2。

　　【7】参见曹新明：《知识产权惩罚性赔偿责任探析——兼论我国知识产权领域三部法律修订》，《知识产权》，2013年第4期；冯术杰、夏晔：《警惕惩罚性赔偿在知识产权法领城的泛用—以商标法及其实践为例》，《知识产权》，2018年第2期；陈建民、姜开锋：《〈民法典〉关于惩罚性赔偿的规定与商标侵权惩罚性赔偿的适用——论商标侵权惩罚性赔偿中主观要件的认定》，《中华商标》，2020年08期。

　　【8】王利明：《论我国民法典中侵害知识产权惩罚性赔偿的规则》，《政治与法律》，2019年第8期。

　　【9】平衡身体公司与永康一恋运动器材有限公司侵权商标权纠纷，上海市浦东新区人民法院（2018）沪0115民初53351号。

　　【10】北京知识产权法院（2018）京73行初9673号行政判决书。

　　【11】斐乐体育有限公司与刘俊、瑞安市中远电子商务有限公司、浙江中远鞋业有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷，一审：北京市西城区人民法院（2017）京0102民初2431号；二审：北京知识产权法院（2017）京73民终1991号；再审：北京市高级人民法院（2018）京民申4666号。

　　【12】巴洛克木业(中山)有限公司与浙江生活家巴洛克地板有限公司、太仓市城厢镇门迪尼地板商行、福建世象家居有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷，一审：江苏省南京市中级人民法院(2016)苏05民初41号；二审：江苏省高级人民法院(2017)苏民终1297号。

　　【13】福建省海欣药业股份有限公司、福建省福抗药业股份有限公司、俞科与浙江新和成股份有限公司侵害技术秘密纠纷，浙江省高级人民法院（2017）浙民终123号民事判决书。

　　【14】吉尼斯世界纪录有限公司与奇瑞汽车股份有限公司、安徽奇瑞汽车销售有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷，广东省高级人民法院（2017）粤民终2347号。