作者：王春北京康瑞律师事务所律师、专利代理师

　　【摘要】本文试图厘清各个等同侵权原则的限制性规则之间的关系，从一个立体视角审视这些规则与等同侵权原则的关系及其运用顺序和运用方式，以期为等同侵权原则的限制性规则进行立体画像。

　　【关键词】等同侵权原则；立体性限制规则；全面覆盖原则；技术构思不同规则；捐献原则；禁止反悔原则；可预见性规则

　　一、引言

　　我们知道，专利侵权判定引入等同侵权原则的初衷和目的是，弥补使用文字描述专利权利要求保护范围导致的不足以准确地界定专利的保护范围和描述发明的精妙之处，防止理性的侵权者对别人的发明创造稍作非实质性的改变或替换就能盗用专利的实质技术从而逃避侵权责任。有时专利权人在申请专利过程中由于客观原因而难以使其撰写的权利要求书在字面上全面覆盖在授权后出现的侵权产品，从制度设置的法理本源看，等同侵权原则主要是针对这种情况而给予专利权人的对其专利字面保护范围予以适度放宽解释的一种补救措施。等同侵权原则的确立主要是为了解决因不能归咎于专利权人的外在原因所导致的权利要求字面保护范围被写窄的问题。[1]从而等同侵权原则是对权利要求字面保护范围的扩张，是对相同侵权的补充。

　　于是，最高人民法院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条正式确立了等同原则：专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

　　如果将专利侵权判定比作一棵大树，那么相同侵权或字面侵权为大树的主干，而等同侵权则为大树的枝叶。因此，枝叶的伸展方向和范围要受到多重因素的制约和限制，不能无序扩张，不合理地侵占他人或公众利益的空间。同样，等同侵权原则也要受到多重制度的立体性限制，以平衡专利权人与社会公众间的利益关系。

　　二、专利等同侵权原则的立体性限制

　　等同侵权原则的限制性规则数量众多，适用条件也纷繁芜杂。本文试图厘清各个限制性规则之间的关系，从一个立体的视角审视这些规则与等同侵权原则的关系及其运用顺序和运用方式，以期为等同侵权原则的限制性规则进行立体画像。

　　1、全面覆盖原则——从基础上对等同侵权原则进行限制

　　《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

　　以上为对“全面覆盖原则”的司法解释规定，其作为专利侵权判定制度的基石，属于专利侵权判定这棵大树的根部，不单是作为大树主干的相同侵权的根基，也是作为大树枝叶的等同侵权的基本概念和适用前提。全面覆盖原则将等同侵权原则限制至特征等同的范畴，不再将等同原则放任在技术方案“整体等同”的范畴内横行。其要求必须先通过“全面覆盖原则”将被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求技术方案的技术特征逐个进行对比，进而获得区别技术特征，然后通过“三基本相同一联想”考察权利要求中的区别技术特征是否可以轻而易举地替换成被诉侵权技术方案中的对应技术特征，从而判定是否等同。

　　全面覆盖原则也从基础上对等同侵权原则的另一种形态“多余指定原则”进行了排除。所谓多余指定原则，是指在专利侵权判定中，在解释专利独立权利要求和确定专利权利保护范围时，将记载在专利独立权利要求中明显多余的特征略去，仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权利保护的范围，判定被控侵权物（产品或方法）是否覆盖专利权保护范围的原则。多余指定原则实际上是一种不全面覆盖原则，与“整体等同”有相通之处，使得等同原则的适用具有更多的随意性，不当地略去必要技术特征，削弱了授权权利要求的公示性，从而不当地损害公众利益。

　　2、技术构思不同规则——从方向上对等同侵权原则进行限制

　　北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第55条规定：权利要求与被诉侵权技术方案存在多个等同特征，如果该多个等同特征的叠加导致被诉侵权技术方案形成了与权利要求技术构思不同的技术方案，或者被诉侵权技术方案取得了预料不到的技术效果的，则一般不宜认定构成等同侵权。

　　该规则可以说是从整体上考察被诉侵权技术方案与权利要求技术方案的技术构思、技术路线和技术效果是否相同或实质相同，如果技术构思完全不同或者被诉侵权技术方案取得了预料不到的技术效果，则一般不构成等同侵权。这相当于从整体上反向限制了等同侵权原则的适用。因为两个技术方案整体上等同不一定构成等同侵权，只有细化至各具体对应特征之间等同时才构成等同侵权；但反过来，如果两个技术方案整体不等同，则不构成等同侵权。因此，在进行专利侵权判定时，可以先在技术方案整体上进行判定是否等同，如果整体不等同，则无须再看具体的技术特征是否等同，如果整体等同，则再具体对比对应的技术特征是否等同，如果特征等同则可判定为等同侵权。

　　可见，技术构思不同规则从侵权判定的方向为等同侵权原则给出了指引——先整体后局部，也相当于为等同侵权原则这些大树枝叶给出了生长方向。

　　3、捐献原则——在专利文本范围内对等同侵权原则进行限制

　　《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条规定：对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

　　捐献原则是通过对比权利要求记载的技术方案和说明书或附图记载的技术方案的多少来适用，只有在权利要求记载的技术方案少于说明书或附图记载的技术方案的情况下才适用。权利人捐献出去的必须是明确记载在说明书或附图中但未记载在权利要求中的技术方案，如果没有明确记载在说明书或附图中，则不存在捐献的可能。因此，捐献原则的适用比较简单直接，仅通过专利文本的内容（包括摘要、权利要求、说明书和附图），比较授权权利要求与说明书的差异即可适用。

　　4、禁止反悔原则——在专利文本的延伸范围对等同侵权原则进行限制

　　《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

　　禁止反悔原则是民法诚实信用原则的一种体现，是为了合理平衡专利权人与社会公众的利益，避免专利权人出尔反尔，两头得利。禁止反悔原则是用专利权人自己作出的修改或意见陈述来避免其通过等同原则过分扩张保护范围，故禁止反悔原则是被诉侵权人进行防御的武器之一，其与等同原则是盾与矛的关系。[2]

　　禁止反悔原则考察的是专利权人在授权或无效程序中对权利要求、说明书的修改或者意见陈述，更多关注的是专利权人/申请人的书面陈述、专利审查档案以及生效的法律文书等从专利文本延伸出来的附属于专利文本的文件，而非专利文本本身。因此，捐献原则主内，禁止反悔原则主外。

　　但捐献原则与禁止反悔原则也有竞合的时候，例如，一件专利的权利要求在授权或无效过程经过修改从保护说明书中的多个实施例变为只保护说明书中的一个实施例，那么此时被诉侵权人既可直接比较权利要求和说明书的内容，主张其实施的技术方案属于记载在说明书中而未保护在权利要求中的实施例，适用捐献原则；也可通过调取专利审查档案证明专利权人在授权或无效过程放弃了部分技术方案，而被诉侵权人自己实施的技术方案正好是专利权人放弃的技术方案，主张适用禁止反悔原则。此时对于捐献原则和禁止反悔原则的选择权在被诉侵权人，但多数情况由于捐献原则相对成本低效率高，被诉侵权人会选择捐献原则。

　　可见，捐献原则和禁止反悔原则在大树枝叶本身的生长布局和生长范围对等同侵权原则进行限制。

　　5、可预见性规则——在专利文件之外对等同侵权原则进行限制

　　北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第60条规定：对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。

　　可预见性规则是为数不多的未被写入司法解释的对等同原则进行限制的规则。但该规则在一些司法案例中有所体现和适用，例如上海市高级人民法院审理的重机株式会社诉浙江宝石缝纫机股份有限公司、上海贝一机械科技有限公司侵害发明专利权纠纷案，以及最高人民法院审理的再审申请人孙某义与被申请人任丘市博成水暖器材有限公司侵害实用新型专利权纠纷案。

　　可预见性规则要求专利申请人/专利权人及其代理人在撰写或修改权利要求时要尽到较高的谨慎和注意义务，要将现有技术中已知的或者站在本领域普通技术人员角度足以预见到的可替代性技术手段都概括到权利要求中，不能有所遗漏，如果有遗漏则会被以可预见性规则排除在专利保护范围之外。

　　可预见性规则与捐献原则和禁止反悔原则相比，从一个更广泛的角度去限制等同侵权原则，捐献原则和禁止反悔原则从专利文本及专利文本的延伸文件去限制等同侵权原则，而可预见性规则已经超越了专利文件范畴，在现有技术的范畴审视可预见的替代性技术特征，以此限制等同侵权原则被无限适用。

　　可预见性规则与捐献原则也是相辅相成的，可预见性规则可以从外部堵住实践中可能出现的通过缩减说明书公开内容来规避捐献规则的漏洞。二者分别从专利文件的外部和内部对等同原则的适用空间予以合理限缩，不管相关等同性技术方案是否写入说明书中，只要它是专利权人申请专利时在现有技术中已经普遍知晓或者足以预见的等同性技术方案，都将被排除在等同原则的适用范围之外。[3]

　　可预见性规则相当于在大树枝叶的外围生长空间对等同侵权原则构成了限制。

　　三、结束语

　　综上所述，由全面覆盖原则、技术构思不同规则、捐献原则、禁止反悔原则和可预见性规则共同构成的立体性限制规则，对等同侵权原则从判定基础、判定方向、专利文件内部和专利文件外部对等同侵权原则进行了全方位的限制。从而既能通过等同侵权原则为专利权人提供符合其创造性贡献的合理保护，又不至于使得等同侵权原则野蛮生长，不当地挤占公众利益的空间，从而平衡好专利权人与社会公众之间的利益关系。

　　注释：

　　1.《北京市高级人民法院<专利侵权判定指南（2017）>理解与适用》，第一章第三节。

　　2.《北京市高级人民法院<专利侵权判定指南（2017）>理解与适用》，第一章第三节。

　　3.《北京市高级人民法院<专利侵权判定指南（2017）>理解与适用》，第一章第三节。

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