1.案件信息
原告:某控股株式会社(简称某株式会社)
被告:某广东移动通信有限公司(简称某移动通信公司)
2.基本案情
本案双方当事人均为通信领域知名企业,案件审理时双方已就3G、4G标准必要专利组合进行了多年许可谈判,并在全球多个法域存在多件关联平行诉讼,包括侵权之诉及费率之诉。原告某株式会社系名称为“基站装置、移动台装置和通信方法”的发明专利的权利人,主张涉案专利为LTE通信标准的标准必要专利,认为被告制造、销售、许诺销售涉案两型号手机的行为构成对涉案专利权的侵害,请求责令被告停止侵权行为。原告未提出损害赔偿请求,并称其诉讼目的在于推进许可谈判。被告某移动通信公司在本案中提起标准必要专利使用费纠纷的反诉,请求法院就原告拥有并有权作出许可的3G、4G标准必要专利针对被告制造、销售的智能终端产品在中国大陆范围内的许可条件作出判决,包括但不限于许可使用费。北京知识产权法院经审理认为,被告提出的反诉请求符合受理条件,对反诉予以受理并积极推进两诉合并审理,最终助推双方顺利达成全球专利交叉许可协议。双方当事人于同日以达成和解为由分别申请撤回本案本诉和反诉,北京知识产权法院裁定准许双方撤回起诉。
3.裁判要旨
标准必要专利权人提起专利侵权之诉,请求法院责令实施人停止侵害涉案专利,实施人提出反诉,请求法院裁判包括涉案专利在内的标准必要专利组合许可条件的,考虑到反诉请求与本诉请求均需考察专利权人与实施人就涉案专利及相关标准必要专利组合的许可谈判事宜这一相同事实,反诉请求与本诉请求之间具有高度关联和因果关系,应当对反诉请求予以受理并合并审理。
4.典型意义
民事诉讼法理论中,反诉与本诉具有牵连关系是两诉合并审理的基础。本诉与反诉之间涉及的实体法律关系越紧密,就越有必要在同一案件中合并审理。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释(2022年修正)》(简称民事诉讼法司法解释)第二百三十三条规定了反诉的受理条件,指出反诉与本诉的诉讼请求基于相同法律关系、诉讼请求之间具有因果关系,或者反诉与本诉的诉讼请求基于相同事实的,人民法院应当合并审理。通常情况下,人民法院受理的反诉与本诉是基于同一法律关系或者相同事实,但标准必要专利领域存在一定的特殊性。
为实施某一技术标准而必须使用的专利称为标准必要专利。随着数字经济的蓬勃发展,标准必要专利技术在移动通信、智能网联汽车、物联网等领域广泛应用,一件智能终端产品往往富集着数以万计的标准必要专利。在市场竞争加剧和技术迭代加速的背景下,围绕标准必要专利的许可谈判和纠纷日益增多。在标准必要专利侵权案件中,权利基础通常仅涉及一件或几件专利,被控侵权产品也是特定的。但在实际的许可谈判中,双方往往围绕专利权人的整个标准必要专利组合以及实施人的全部相关产品展开谈判。这就导致标准必要专利侵权之诉与使用费之诉在所涉专利和所涉产品范围上并不一致,表面上并不符合民事诉讼法关于反诉的一般受理条件。本案即是如此,某株式会社据此主张某移动通信公司提出的反诉请求不应予以受理,并进一步主张其在本案中并未请求以许可费为基础计算并支付侵权损害赔偿金,故本诉与反诉不涉及相同事实。
针对这一主张,北京知识产权法院结合既往标准必要专利审判实践,在综合考量标准必要专利侵权之诉与使用费之诉的审理思路和裁判逻辑后认为,在涉及标准必要专利的侵权诉讼中,是否判令被告停止侵权并非仅考察被告是否未经许可实施了涉案专利,更要考察谈判双方是否违反FRAND(即“公平、合理、无歧视”)义务。而判断专利权人是否违反FRAND许可义务、实施人是否违反诚信谈判义务,除了考察双方的谈判行为,还要考察双方在谈判过程中提出的许可条件是否明显不合理。这个许可条件并非仅针对涉案专利,而是针对某株式会社有权作出许可的全部3G、4G标准必要专利。而要判断双方提出的许可条件是否明显不合理,就需要确定合理的许可条件范围,标准必要专利使用费之诉的审理内容正是许可条件。
基于这个特殊的审理逻辑,本案中的反诉请求与本诉请求虽然并非基于同一法律关系,但二者之间具有因果联系,且二者均与双方许可谈判这一事实密切相关。在此基础上,北京知识产权法院认为应当对反诉予以受理并合并审理。
对反诉予以受理,符合当事人利益诉求,得到了双方当事人的认可。标准必要专利纠纷的实质在于以诉讼对抗促成谈判共识,以诉讼程序谋取谈判利益。本案中,一方面,专利权人已经先行发起侵权之诉并寻求禁令救济,另一方面,专利实施人希望法院裁判许可条件。如果不接受专利实施人的反诉,其只能另行发起一个在后诉讼,而一个新的诉讼可能仍需经历涉外送达、管辖权异议等复杂、耗时的程序。这不仅不经济,而且一先一后、一快一慢,对于双方的谈判地位亦可能产生影响。事实证明,通过两诉的合并审理,最终促推双方成功达成了全球交叉许可协议和后续合作计划,解决了双方之间长期存在的专利纠纷,实现了双方合作共赢。
本案不仅在法律适用方面进行了探索,明确了标准必要专利侵权之诉与标准必要专利使用费反诉合并审理的条件,还坚持实质解纷的司法理念,促进了纠纷的实质性解决,实现了双方当事人利益最大化,推动了产业许可新实践。本案公正、高效的审判展示了中国知识产权司法保护的高水平和专业性,体现了新时代中国法院解决国际纠纷的智慧和担当,为今后类似案件的审理提供了有益借鉴。