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北京某建筑设计咨询公司诉北京某建筑规划设计公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

  【基本案情】

  2009年9月24日,原告北京某建筑设计咨询公司分别在第42类、第44类申请注册了“MCM”商标。被告北京某建筑规划设计公司母公司MCMGROUPINTERNATIONALINC为美国集团公司。被告母公司至迟于2008年2月5日在中国的建筑设计、景观设计等相关设计咨询服务上早于原告在先使用了“MCM”未注册商标,且在全国范围内已经具有一定影响。被告作为被告母公司在中国注册的全资子公司,前身为被告母公司在北京设立的办事处。被告成立时间晚于原告的“MCM”注册商标申请日,但早于“MCM”注册商标初审公告日。被告在“MCM”注册商标核定服务项目相同或类似的服务上使用了与“MCM”注册商标相同或近似的标识,原告据此主张被告构成商标侵权,要求被告停止商标侵权行为并赔偿经济损失以及维权合理开支。被告辩称其使用涉案标识构成在先使用,原告无权禁止被告在“原使用范围”内继续使用被诉侵权标识。

  【裁判结果】

  北京市朝阳区人民法院认为,商标法在先使用条款旨在保护在先使用且具有一定影响的未注册商标权益,该保护应是实质性保护。判断是否构成在先使用,应结合个案情况,从使用主体、被诉侵权标识与在先使用标识的差异情况、服务范围、商誉所及地域范围等因素进行综合考量,使用被诉标识未就商标注册人的利益造成不合理影响的,可以认定为“原使用范围”内的使用。本案中,被告前身系被告母公司在中国开展经营时在北京设立的办事处,后为被告母公司在中国注册的全资子公司。被告成立时间早于原告商标初审公告日,被告无从知晓原告申请注册商标事宜,不具有蚕食原告利益的主观意图。被告延续前身北京办事处的设立目的,作为被告母公司为中国客户提供服务的媒介,在经营活动中继续使用被告母公司标识具有合理性。被告母公司系被告的唯一股东,被告的所有经营活动均由被告母公司决策,实质贯彻的是被告母公司意志,故被告的使用只要未超出被告母公司在先使用的“原使用范围”,未给注册商标专用权造成不合理的影响,被告就属于在先使用人,可以援引在先使用抗辩,法院最终判决驳回原告起诉。

  一审法院判决后,原告提出了上诉,但未在法定期间内预交案件受理费,二审按原告自动撤回上诉处理,该案已生效。

  【典型意义】

  我国商标法及相关司法解释并未对“原使用范围”中的抗辩主体范围进行明确规定,合理确定“原使用范围”中的抗辩主体范围对于正确适用在先使用抗辩制度,平衡善意在先使用人及注册商标权人的合法利益具有重要意义。本案依据我国在先使用抗辩制度的立法宗旨,提出商标法对在先使用人的保护应是实质性保护,使用人对被诉标识的使用对商标注册人的利益没有造成不合理的影响,可以认定构成“原使用范围”内的使用。本案的裁判对相关涉外主体的商标使用等市场行为具有指引作用。