【案例索引】
一审：成都市中级人民法院（2020）川01民初1474号
二审：最高人民法院（2021）最高法知民终2460号
【基本案情】
2018年10月，成都某汽车工业有限公司向四川省高级人民法院起诉称某汽车科技成都有限公司申请的8项专利系其前员工利用在成都某汽车工业有限公司工作期间所掌握的商业技术秘密信息所获得的专利。某汽车科技成都有限公司、某汽车科技集团有限公司、某智慧出行科技（上海）有限公司认为，前案涉案专利均是其自主研发所得，而非通过不正当手段知悉的成都某汽车工业有限公司的商业秘密，并未侵害成都某汽车工业有限公司的商业秘密。成都某汽车工业有限公司前案开庭审理后撤诉，使得其是否行使诉权的意思表示回归到了一种不确定的状态，也导致某汽车科技成都有限公司、某汽车科技集团有限公司、某智慧出行科技（上海）有限公司是否侵犯其商业秘密长期处于不确定状态，严重影响正常生产经营。某汽车科技成都有限公司、某汽车科技集团有限公司、某智慧出行科技（上海）有限公司于2020年向成都某汽车工业有限公司邮寄催告函，书面催告其明确真实意图并行使诉权，其签收满一个月后未作任何回应，故某汽车科技成都有限公司、某汽车科技集团有限公司、某智慧出行科技（上海）有限公司提起本案确认不侵害知识产权之诉。
【裁判结果】
成都市中级人民法院经审理认为，判断是否构成确认不侵权之诉应当从以下几个方式予以审查：第一，被告是否已向原告发出过侵权警告。如提起侵权之诉因撤诉而终结，且双方也未对被控行为能否继续达成共识，起诉后撤诉的行为则只能产生有人发出侵权警告且未放弃该警告的效果，即让被控行为的继续始终处于一种合法性有争议的状态中，进而危及被告的正常经营，故本案被告提起前案诉讼随之撤诉，但又并未放弃其侵害商业秘密指控的行为，应当视为向原告发出过侵害商业秘密的警告。第二，原告是否向被告发出了有效的催告。在原告的催告函已包含否认被告在前案的侵权主张并要求被告再次起诉的情况下，该催告属于有效的催告。催告函所涉争议事项应以警告事项为限，对催告的有效性判断也只应基于催告内容，并结合警告事项进行审查。当事人在有效催告后，是否在确认不侵权之诉中提出了额外的不侵权主张，不影响催告的有效性。第三，被告是否在合理期限内对警告事项提起诉讼。被告及其关联公司已于2019年5月就前述8件专利及其他34件专利，向其他法院提起了42件专利权权属纠纷，故就诉争8项专利的技术获取、专利申请行为侵犯被告商业秘密的警告，被告已在催告时间之前提起诉讼。本案原告起诉要求确认与该8项专利有关的行为不侵权，不符合该类诉讼的起诉条件，应当予以驳回。成都市中级人民法院一审裁定驳回原告的起诉。最高人民法院二审（2021）最高法知民终2460号裁定予以维持。
【典型意义】
本案的审理对《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第五条的规定提出了具体的法律适用标准，包括：确认不侵害知识产权纠纷应当由原告证明被告向原告发出过侵权警告或对原告进行侵权投诉；原告向被告发出诉权行使催告及催告时间、送达时间；被告未在合理期限内提起诉讼。被告在前案中起诉又撤诉的行为并不能消除被诉侵权行为合法与否的法律争议，该行为应当视为被告向原告发出过侵权警告；原告在确认不侵权之诉中提出了超出催告范围以外的不侵权主张，并不影响催告的有效性；所谓“合理期限”应当根据知识产权的权利类型以及性质、案件具体情况，充分考量侵权行为证据发现的难易程度和诉讼准备所需合理时间等予以确定。该案进入2022年度最高人民法院知识产权庭裁判要旨。
