【入选理由】
在我国商标事业高速发展过程中,专业的商标代理机构发挥着重要作用,但与此同时,也出现了一些代理机构违反诚信原则,实施损害正常的商标注册和管理秩序的行为。本案是一起规制商标代理机构以“专业服务”为名行“恶意侵权”之实的典型案件,法院通过追溯被诉侵权行为时间线、厘清各方主体间关系,还原了涉案商标代理机构在本案被诉侵权行为模式中的地位与作用,依法认定其与其他被诉侵权人构成共同侵权,就损害赔偿承担连带责任。本案判决严厉打击了商标代理机构违法违规代理乃至故意侵权的行为,更以“专业机构连带担责”的鲜明导向,对商标代理行业中有违诚实信用、职业道德的现象起到了司法威慑作用,警示从业者恪守职业道德底线,有力维护了健康有序的知识产权服务生态。
【裁判要旨】
申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。商标代理机构作为专业市场主体,在开展商标代理业务过程中负有更高的审慎注意义务,理应更加自觉地遵守诚信原则,恪守职业道德、规范从业行为。在明知侵权或者具有高度侵权可能性的情况下仍接受他人委托从事相关商标代理活动,甚至于实质性参与被诉侵权行为的策划、安排的,应当认定该商标代理机构具有侵权故意,系与他人共同实施商标侵权行为,权利人有权要求其承担相应侵权责任。
【案例索引】
一审:浙江省杭州市中级人民法院(2022)浙01民初2285号
二审:浙江省高级人民法院(2024)浙民终234号
【案情介绍】
内蒙古鹿王羊绒有限公司(以下简称鹿王公司)系“
”“
”“
”“
”注册商标的权利人。该公司曾于2020年5月在浙江省杭州市西湖区人民法院起诉商某华等使用“九色鹿王”标识构成商标侵权,该案判决认定商某华等构成商标侵权,并查明北京某知识产权代理有限责任公司(以下简称北京某知产代理公司)代商某华注册香港某集团制衣有限公司,再以该公司名义申请注册被诉侵权标识“九色鹿王”商标。
2020年6月,前述案发生后,商某华等人即与北京某知产代理公司重新沟通商标注册、购买等事宜,并最终确定了注册香港某品牌管理有限公司(以下简称香港某品牌公司)、购买第11731605号“”商标以及以香港某品牌公司名义申请注册“达鹿王”“DALUWANG”等商标的方案。随后,北京某知产代理公司以其自身名义向桐乡市某商标代理有限公司购买第11731605号“”商标,并指定该商标转让给香港某品牌公司。该商标正式转让前,桐乡市某商标代理有限公司还授权杭州某鹿服饰有限公司(以下简称某鹿服饰公司)、杭州某凯服饰有限公司(以下简称某凯服饰公司)作为经销商在国内使用“”商标并开展经营活动。后“达鹿王”品牌的相关业务被交给叶某颖运营,某鹿服饰公司、某凯服饰公司在所销售的服装商品上使用相关被诉标识。
鹿王公司发现上述行为后诉至法院,请求法院判令:各被告立即停止侵权行为,共同赔偿鹿王公司经济损失及合理支出共计200万元。
【裁判内容】
浙江省杭州市中级人民法院认为:被诉行为构成商标侵权及不正当竞争,北京某知产代理公司策划、组织并直接参与实施被诉侵权行为,超出了商标代理机构的正常代理行为,应与叶某颖、香港某品牌公司就商标侵权行为承担共同侵权责任。该院遂于2023年12月19日判决:各被告立即停止侵害,赔偿鹿王公司经济损失及为制止其侵权行为的合理支出100万元,其中北京某知产代理公司、叶某颖、香港某品牌公司共同赔偿100万元,其余被告承担部分连带责任。
一审判决后,北京某知产代理公司、叶某颖、某鹿服饰公司、某凯服饰公司不服,分别向浙江省高级人民法院提出上诉。
浙江省高级人民法院二审认为:从主观上看,在鹿王公司第1186674号“
”注册商标已具有很高知名度的情况下,北京某知产代理公司在接受当事人委托时,理应尽到初步的检索和审查义务,注意到“达鹿王”等被诉侵权标识与涉案权利商标高度近似,极可能构成侵权。特别是,本案发生于另案之后,作为另案中为商某华提供类似代理服务的代理机构,北京某知产代理公司明知涉案权利商标的知名度以及本案被诉侵权标识存在侵权的高度可能性,仍为商某华等人进一步提供代理服务,甚至帮助转让存在恶意注册之嫌的第11731605号“
”商标,具有明显的主观故意。从客观上来看,北京某知产代理公司在本案中为委托人提供侵权方案,所实施的行为已明显超出商标代理机构的正常经营范畴。其为商某华等人注册香港某品牌公司,并以香港某品牌公司的名义申请注册“达鹿王”“DALUWANG”等商标,同时作为中间人角色,为商某华等人寻找、购买与“鹿王”近似的被诉侵权标识,从中赚取差价。且从聊天内容来看,北京某知产代理公司工作人员为商某华等人提供了多种侵权标识供其选择,并积极提出关于注册、购买侵权标识的建议,对于在香港如何注册公司、选择何种侵权标识、购买还是申请注册侵权标识等问题均起到了实质性的引导作用。可见,本案被诉侵权标识的产生、使用以及侵权模式的架构均离不开北京某知产代理公司的策划、安排。
综上,北京某知产代理公司在本案中虽非第11731605号“
”商标的直接注册者,但其行为明显有违诚实信用原则及职业道德,甚至于实质性主导、参与了本案被诉侵权行为的实施,故其亦应就本案被诉侵权行为承担全部侵权责任,该院于2024年4月26日作出判决:驳回上诉,维持原判。
5.佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司与某环境电器有限公司、浙江某网络有限公司侵害发明专利权及发明专利临时保护期使用费纠纷案
【入选理由】
知识产权惩罚性赔偿是通过判令侵权人承担数倍于实际损失的赔偿金,制裁和打击故意、严重知识产权侵权行为的制度,在填平权利人损失的同时,更形成“严保护”的司法威慑,对于保护专利权人合法权益、提高侵权行为成本、激励创新创造和经济社会发展具有重要的制度价值。本案系一起国内权利人起诉涉外品牌产品恶意侵害其专利权的纠纷,被诉侵权人在谋求专利免费许可未果后仍实施他人专利技术方案,且被诉侵权产品销售时间长、规模大,法院坚持“应用尽用”原则,依法果断适用惩罚性赔偿确定损害赔偿数额,同时对权利人主张的专利临时保护期使用费和合理维权费用的合理部分予以支持,最终全额支持权利人的诉讼请求。本案判决的作出,不仅有效保护了国内权利人的合法权益,有力惩戒了个案中的侵权人,更向社会传达了让“技术投入者有回报、恶意侵权者付代价”的价值导向,彰显了司法护航科技创新的信心和决心。
【裁判要旨】
1.被诉侵权人在权利人明确拒绝免费许可其使用涉案技术方案并要求继续磋商的情况下,仍径行实施专利技术方案,应认定其在主观上具有明显的侵权故意;被诉侵权产品销售时间长、规模大,侵权获利及侵权损失高,属于情节严重的情形,符合适用惩罚性赔偿的主客观要件。
2.在专利权人已经完成关于侵权规模的初步举证的情况下,被诉侵权人无正当理由拒不提供有关侵权规模基础事实的相应证据材料,导致用于计算侵权获利的基础事实无法精准确定的,对其提出的应考虑涉案专利对其侵权获利的贡献度等抗辩理由可以不予考虑。但鉴于本案确有证据显示其余技术内容对侵权产品的价值具有贡献,故可综合证据所证明的具体案情,酌情合理确定涉案专利的利润贡献率。
【案例索引】
一审:浙江省杭州市中级人民法院(2022)浙01知民初383号、384号
二审:最高人民法院(2023)最高法知民终3159、3182号
【案情介绍】
佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司(以下简称美的公司)称,其系ZL201710223347.6号“复合滤芯和净水设备”发明专利权的权利人之一,经另一专利权共有人许可,有权以自己名义独立开展维权活动。其发现某环境电器有限公司(以下简称某电器公司)制造、销售,浙江某网络有限公司(以下简称某网络公司)许诺销售、销售的某品牌多款净水器的两个技术方案落入涉案专利权的保护范围,构成对其发明专利权的侵害。同时,某电器公司在涉案专利申请公布日至授权日期间也存在制造被诉侵权产品的行为,故应支付相应的专利临时保护期使用费。美的公司遂向法院提起两案诉讼,请求判令:某电器公司、某网络公司停止侵害,某电器公司两案分别赔偿经济损失、合理费用及自涉案专利申请公布日至授权日之间的合理使用费5000万元、2800万元。
【裁判内容】
浙江省杭州市中级人民法院经审理认为:被诉侵权产品的技术方案具备与涉案专利权利要求1-4、7及引用前述权利要求的权利要求8、9全部技术特征相同的技术特征,落入涉案专利权的保护范围。某电器公司制造、销售被诉侵权产品的行为侵害涉案发明专利权,应承担停止侵害、赔偿损失的法律责任。某电器公司在涉案发明申请临时保护期内实施被诉侵权技术方案,虽然不构成专利侵权,但该发明申请被授权后,专利权人有权主张临时保护期的利益或损失。在案证据不足以认定某网络公司构成帮助侵权,故对要求某网络公司停止帮助侵权的诉讼请求不予支持。
关于专利临时保护期使用费。鉴于本案并无专利许可使用费可供参照,故其发明专利临时保护期使用费可参照侵权损害赔偿标准确定,在本案中可以根据被诉侵权产品销售数量、销售价格、产品利润率、专利贡献率和制造利润确定侵权获利。对于专利贡献率,通常来说,在专利权人已经完成关于侵权规模的初步举证的情况下,被诉侵权人经法院释明,无正当理由拒不提供有关侵权规模基础事实的相应证据材料,导致用于计算侵权获利的基础事实无法精准确定的,对其提出的应考虑涉案专利对其侵权获利的贡献度等抗辩理由可以不予考虑。但鉴于本案确有证据显示反渗透滤膜技术等其余技术内容对侵权产品的价值具有贡献,故应综合具体案情酌情合理确定涉案专利的利润贡献率。因被诉侵权技术方案对净水机的结构和尺寸具有重要影响,且被诉侵权产品宣传的主要卖点均与被诉侵权技术方案有关,表明被诉侵权技术方案系涉及产品整体技术方案的重要部分,故该院酌情确定被诉侵权技术方案的贡献率为40%。
关于侵权损害赔偿数额。鉴于某电器公司在美的公司已经明确拒绝许可并要求某电器公司继续磋商的情况下,未予磋商而径行实施专利技术方案,且其销售被诉侵权产品销售时间长、规模大,侵权获利及侵权损失高,属于恶意侵权且情节严重的情形,可以适用惩罚性赔偿。根据在案事实,结合上述侵权获利的计算方法,该院合理确定涉案专利侵权行为发生期间的侵权获利。对于惩罚性赔偿倍数的确定,鉴于某电器公司委托他人作出侵权评估报告,其侵权恶意较之漠视法律的侵权人仍有区别,可酌情减轻其赔偿责任,据此确定惩罚性赔偿倍数1.5倍。因两案依照上述方法计算的发明专利临时保护期使用费、侵权损害赔偿和维权费用之和均已超过美的公司诉请赔偿额,该院对美的公司赔偿损失的诉讼请求予以全额支持。
该院遂于2023年10月30日作出判决:某电器公司停止侵害,二案分别赔偿美的公司经济损失和合理维权费用开支5000万元、2800万元。
一审判决后,某电器公司对两案均提起上诉。二审中,因双方达成和解,某电器公司申请撤回两案上诉。最高人民法院于2024年2月27日对两案作出裁定:准许某电器公司撤回上诉。