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原告江门市某科技有限公司与被告杭州某贸易有限公司侵害发明专利权纠纷案


  案例索引

  一审:杭州市中级人民法院(2022)浙01知民初537号

  二审:最高人民法院(2023)最高法知民终2160号

  裁判要旨

  虽然在权利要求中增加技术特征会进一步限定专利权的保护范围,导致权利要求的保护范围发生变化,但在没有其他证据证明权利人通过修改或者意见陈述“放弃”特定技术方案的情况下,不能仅仅由于在权利要求中增加技术特征,导致权利要求的保护范围进一步限缩,就认定权利人完全“放弃”了与该技术特征等同的其他所有技术特征,不能再就增加的技术特征主张适用等同原则。

  推荐理由

  本案属于禁止反悔原则适用的典型案例。禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制,可以合理地确定专利权的保护范围,维持专利权人与被诉侵权人以及社会公众之间的利益平衡。禁止反悔原则的适用一直是专利侵权判定的难点。本案中,技术调查官从权利要求的保护范围界定、等同技术特征比对等方面进行了全面梳理,为最终裁判作了有力技术支撑。本案对增加的技术特征能否直接适用禁止反悔原则的标准以及等同侵权的判定标准进行了积极探索,对类案处理具有一定的借鉴意义。

  简要案情

  权利人粟某某系涉案发明专利的专利权人。专利权人将其独占许可给原告江门市某科技有限公司。被告杭州某贸易有限公司未经原告许可,擅自在市场上销售、许诺销售的被诉侵权产品包含了与涉案专利权利要求1记载的全部技术特征相同或等同的技术特征,落入涉案专利权的保护范围。原告遂诉至法院要求被告立即停止侵权并赔偿经济损失。

  杭州市中级人民法院经审理认为,虽然权利人在实质审查过程中修改权利要求1时将从属权利要求中定夹片和动夹片的相关技术特征加入独立权利要求,涉案专利权最终被予以授权。但目前并无证据证明权利人通过上述修改以及意见陈述,放弃了对通过两个动夹片配合来夹紧不同尺寸的电子移动设备的技术方案主张等同侵权。同时,实质审查程序中对比文件1中的支撑云台周边采用六个电动的定位爪对平板电脑进行定位,与涉案专利中采用定夹片和动夹片的固定夹结构不同,且目前并无证据证明权利人在将从属权利要求的附加技术特征加入独立权利要求从而对权利要求1进行修改时,已经足以预见到存在“两个动夹片”这一替代性技术特征。因此,对于被告主张本案应适用禁止反悔原则和可预见性规则,不能再认定涉案专利权利要求1中动夹片、定夹片的相关技术特征与被诉侵权产品技术方案中两个动夹片的相关技术特征构成等同的主张,不予支持。被诉侵权产品采用了基本相同的技术手段、实现了基本相同的技术效果和功能,并且是本领域技术人员无需经过创造性劳动即可联想到的,构成等同技术特征。故判决被告承担停止侵权并赔偿损失的责任。

  一审宣判后,被告不服提起上诉。最高人民法院经二审审理,予以维持。

  技术调查官手记

  禁止反悔原则的适用一直是侵权纠纷判定的难点。随着专利代理人和律师水平的不断提高,在侵权纠纷中将在发明专利授权确权程序中依法提交的意见陈述书或修改的权利要求书作为证据,以主张适用禁止反悔原则的情形屡见不鲜。这对技术调查官提出了新的考验,不仅要对被诉侵权产品的技术事实予以查明,还需要对专利审查档案中的多重内容,给出正确的判断。本案中,技术调查官从技术层面出发,对审查档案中的信息进行全面梳理、有效解读,对于增加的技术特征能否直接适用禁止反悔原则进行了准确判定,技术调查意见不仅最终被合议庭采纳,而且被最高人民法院二审维持。本案充分反映出被诉侵权产品技术方案是否构成等同侵权,不仅需要在技术层面对“三基本一无需”进行分析判断,还要全面考虑是否存在“例外”情况。本案的处理不仅为案件的公正裁判夯实了基础,还为该类案件的处理提供了新思路。

  (技术调查官:姜妍)


附判决:

原告江门市某科技有限公司与被告杭州某贸易有限公司侵害发明专利权纠纷案判决书.doc