焦彦、游美玲：未经许可使用他人技术秘密申请专利的权属认定

　　作者：最高人民法院 焦彦（二审承办人） 游美玲

　　【裁判要旨】

　　当事人以侵害技术秘密作为请求权基础主张专利权权属时，应当考察专利文件是否披露了技术秘密和专利技术是否使用了技术秘密。专利文件披露了技术秘密或者专利技术方案使用了技术秘密的，即构成对技术秘密的侵害。由于技术秘密构成专利技术方案实质性内容，技术秘密权利人应对涉案专利享有合法权利。

　　【案号】

　　一审：（2018）冀01民初1021号

　　二审：（2020）最高法知民终871号

　　【案情】

　　原告：天津青松华药医药有限公司（以下简称青松公司）。

　　被告：华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称华民公司）。

　　2013年8月8日，青松公司与韩国东都物产株式会社（以下简称东都物产）签署技术转移及保密、销售协议，约定将东都物产所有的所涉包括生产7-MAC、头孢美唑酸、头孢美唑钠、头孢拉宗、头孢西酮、拉氧头孢酸、拉氧头孢钠制剂、氟氧头孢（N-3）、氟氧头孢钠制剂等产品的秘密技术信息许可给青松公司在中华人民共和国境内生产相应产品。据此青松公司对氟氧头孢钠保密工艺在中华人民共和国境内享有独占实施权。

　　2018年6月4日，青松公司与东都物产签订技术转让合同，约定将氟氧头孢钠保密工艺的所有权转让给青松公司。2013年11月16日，青松公司与华民公司签订委托加工生产协议，约定青松公司委托华民公司使用涉案氟氧头孢钠保密工艺生产氟氧头孢钠产品，即青松公司提供涉案氟氧头孢钠保密工艺给华民公司，华民公司受青松公司委托生产氟氧头孢钠产品，并对涉案氟氧头孢钠保密工艺承担保密责任。2014年8月，青松公司向华民公司提供了涉案氟氧头孢钠保密工艺，包括成酸反应步骤，水洗、萃取、无菌过滤步骤等。2014年9月30日，华民公司向国家知识产权局提出申请号为ZL201410517486.6的“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”专利申请（以下简称涉案专利），于2016年9月28日被授予专利权。

　　青松公司认为，享有对氟氧头孢钠保密工艺的所有权，华民公司从青松公司处获知涉案氟氧头孢钠保密工艺，未经青松公司许可申请并获得涉案专利权，青松公司应当是涉案专利的权利人，故向河北省石家庄市中级人民法院提起诉讼，请求判令确认“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利权归青松公司所有。

　　【审判】

　　石家庄中院一审认为，本案当事人双方之间系委托加工关系，青松公司委托华民公司生产氟氧头孢钠等产品，依照双方协议约定提供了相应生产技术即本案中所称的保密工艺技术。华民公司申请发明专利的“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”技术方案中，突出限定了“高纯度”。从北京国威知识产权司法鉴定中心（以下简称国威鉴定中心）作出的司法鉴定结论来看，华民公司“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利申请文件记载的技术方案与青松公司的氟氧头孢钠保密工艺技术方案相比，从整体上不相同也不实质相同。上海市科技咨询服务中心知识产权司法鉴定所（以下简称上海知产鉴定所）的鉴定结论虽然认定华民公司“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利申请文件公开了青松公司主张的秘密点“使用混甲酚（间甲酚）法对中间体脱保护”“成酸反应步骤整体技术信息”及“水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息”，但青松公司现有证据不能证明其主张的上述三个秘密点系其向华民公司提供的原始保密技术信息。青松公司现有证据不能证明华民公司“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利申请文件记载的技术方案来自于青松公司在双方履行委托加工生产协议中提供的保密技术信息，青松公司主张“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利权归其所有，缺乏事实依据。石家庄中院于2019年10月31日作出（2018）冀01民初1021号民事判决，驳回青松公司的诉讼请求。

　　青松公司不服，向最高人民法院提起上诉称：本案争议为专利权属纠纷，核心是判断谁是对涉案专利的实质性特点作出创造性贡献的主体，亦即判断华民公司所述涉案专利相比于现有技术所具实质性特点（即核心发明点）的创造性贡献是谁做出的，比较的对象应为涉案专利权利要求与保密工艺的三个秘密点；涉案专利公开了青松公司保密工艺的三个秘密点，涉案专利权权属应由青松公司享有。

　　最高法院二审生效裁判认为：当事人以侵害技术秘密作为请求权基础主张专利权权属时，应当考察专利文件是否披露了技术秘密和专利技术是否使用了技术秘密。专利文件披露了技术秘密或者专利技术方案使用了技术秘密的，即构成对技术秘密的侵害。在认定青松公司主张的涉案三个秘密点成立后，二审法院的主要裁判理由为：

　　（一）专利文件是否披露了青松公司的技术秘密和专利技术是否使用了青松公司的技术秘密

　　本案中，对于秘密点1“使用混甲酚（间甲酚）法对中间体脱保护”，涉案专利权利要求中并没有直接记载使用何种方法对中间体脱保护，但是，专利说明书实施例1中公开了使用间甲酚脱保护，秘密点1使用混甲酚脱保护，其中混甲酚是邻甲酚、间甲酚和对甲酚三种异构体的混合物，而邻甲酚、间甲酚和对甲酚对中间体脱保护都是利用了酚羟基的氢键，两者并无实质区别，故涉案专利说明书已经披露并使用了秘密点1。

　　对于秘密点2“成酸反应步骤整体技术信息”，首先，涉案专利权利要求1步骤a）即成酸反应，即包含了秘密点2。此外，涉案专利说明书实施例1中记载的技术方案与保密工艺技术方案中的秘密点2在脱保护试剂、反应气氛、温控时机、反应温度、时间、试剂用量方面存在不同，并且保密工艺没有公开“溶清”“pH至2.5”，但上述区别并非实质性区别，因此，可以认为涉案专利说明书已经披露并使用了秘密点2。

　　针对秘密点3“水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息”，首先，涉案专利权利要求1步骤b）与秘密点3存在如下区别：(1)加入物料不同，萃取到水相过程中，保密工艺还加入氯化钠、焦亚硫酸钠；萃取到有机相过程中，保密工艺还加入氯化钠；(2)物料加入方式及相关操作不同，涉案专利同时添加，保密工艺分批添加且多次搅拌、静置分离；(3)保密工艺未公开过滤操作为无菌过滤。最高法院对于区别（1），根据涉案专利和保密工艺的记载及上述技术效果的比较，无法获知保密工艺额外加入的氯化钠、焦亚硫酸钠在该步骤中作用、解决的技术问题和产生的技术效果，无法证明区别（1）是否是实质区别。对于区别（2），由于缺乏涉案专利和保密工艺关于该步骤的纯化效果的实验证据，导致不能证明保密工艺多次搅拌、静置分离的操作实际上可以起到更好的纯化效果。对于区别（3），本领域知晓，氟氧头孢钠成品以钠盐形式做成注射剂使用于人体，而使用无菌过滤是本领域技术人员出于安全考虑容易想到的过滤方式，即该区别不是实质区别。涉案专利权利要求1步骤b）与秘密点3存在的上述区别并非实质区别，故而可以认定涉案专利权利要求1步骤b）包含秘密点3。而涉案专利实施例1是在权利要求1步骤b）的基础上进一步具体化，基于同样的理由，涉案专利实施例1中“水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息”也与秘密点3无实质性差异。因此，可以认为涉案专利说明书已经披露并使用了秘密点3。

　　综上，涉案专利文件披露了青松公司相关技术秘密，而且专利技术方案也使用了技术秘密，构成对技术秘密的侵害，故青松公司的技术秘密构成涉案专利技术方案实质性内容，青松公司应对涉案专利享有合法权利。

　　（二）华民公司是否对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献

　　《专利法实施细则》第十三条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在专利权属纠纷中，如果两个以上的当事人均对技术方案的实质性特点作出创造性贡献，且难以区分贡献大小的，应当认定该权利为共同共有。本案中，华民公司对涉案专利技术方案的实质性特点也作出了创造性的贡献，具体分析如下：

　　第一，华民公司针对第一次审查意见通知书的意见陈述中认为涉案专利发明点主要在于：1.权利要求1步骤b)中，PH=4～8时，氟氧头孢酸趋于溶解于水相，PH=0～3时，氟氧头孢酸趋于溶解于有机相。2.权利要求1步骤c）采用溶析结晶法，与保密工艺所采用的冻干法系不同的结晶方法。对此，双方均无异议，二审法院予以认可。

　　第二，青松公司主张涉案专利权利要求1步骤c）中采用溶析结晶法属于常规技术手段，对此，二审法院认为，从涉案专利申请过程可见，国家知识产权局在第一次审查意见通知书对此提出质疑，但经华民公司陈述相关意见，国家知识产权局亦认可了华民公司对涉案专利溶析结晶步骤使得涉案专利技术方案具有创造性的意见陈述。且青松公司并未提交相反证据证明涉案专利步骤c）溶析结晶步骤属于常规方法，故青松公司有关涉案专利步骤c）溶析结晶步骤属于常规技术手段的主张不能成立。据此，可以认定华民公司对涉案专利权利要求1步骤c）作出了创造性贡献。

　　综上所述，由于涉案专利披露并使用了青松公司的技术秘密，故青松公司应当对涉案专利享有权利；华民公司在获得青松公司涉案保密工艺基础上，对涉案专利权利要求1步骤c）作出了创造性贡献，故而可以认定青松公司、华民公司对于涉案专利均作出了创造性贡献。鉴于现有证据无法区分青松公司、华民公司对涉案专利权的贡献程度，故涉案专利权应由青松公司、华民公司共同共有。

　　最高法院于2020年12月16日作出（2020）最高法知民终871号民事判决：一、撤销石家庄中院（2018）冀01民初1021号民事判决；二、确认“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利权由华民公司、青松公司共同共有。

　　【评析】

　　专利权权属纠纷的请求权基础一般而言分为两种类型，一种是基于职务发明而要求专利权权属，一种是基于他人侵害技术秘密而要求专利权权属。本案是以侵害技术秘密为请求权基础主张专利权权属纠纷的案件，对于此类案件，其审理思路一般分为三步：第一，确定请求人请求的技术秘密是否成立；第二，确定争议的专利权专利文件是否披露了技术秘密和专利技术是否使用了技术秘密；第三，确定案件当事人对争议专利的实质性特点是否作出了突出贡献。

　　首先，要确定请求人请求的技术秘密是否成立。我国反不正当竞争法对于商业秘密进行了明确定义，即不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。在审查请求人请求的技术秘密是否成立时，应从秘密性、具有经济价值、实用性及采取保密措施等四个方面进行考察。最高法院《关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》中对于技术秘密一般载体及技术秘密四个构成要件进行了详细的规定，为司法审查认定提供了指引。

　　其次，要确定争议的专利权专利文件是否披露了技术秘密和专利技术是否使用了技术秘密。因本案是以侵害技术秘密为请求权基础要求专利权权属的案件，故而审查的第二步需确定争议专利文件是否披露及使用了请求人主张的技术秘密。因技术秘密其中一个特点即为秘密性，一般不为公众所知悉；但专利权是以公开换保护，故而无论是在专利权权利要求还是在专利说明书及附图中公开了请求人主张的技术秘密，均应认定争议专利权专利文件披露了技术秘密、专利技术使用了技术秘密。本案中，原审委托的国威鉴定中心及另案中委托的上海知产鉴定所均将保密技术方案与专利说明书实施例1进行比较，并未将保密技术方案与专利权利要求进行比较。二审中对于请求人主张的三个秘密点，均与对应的权利要求及说明书实施例进行了比较，在比较过程中，秘密点与专利权利要求或者实施例确有可能出现部分不同点。对于该不同点，应着重审查其在保密技术方案或是在专利权利要求、说明书中是否起到了特殊作用及是否取得了不同的技术效果，如果二者间的区别点并无特殊作用及并未导致不同技术效果，则应认定该些区别点并非实质性区别。

　　最后，要确定案件当事人对争议专利的实质性特点是否作出了突出贡献。对于争议专利的实质性特点的确定，可以结合专利审查档案进行审查，从专利审查档案中查看专利权人及国家知识产权局在专利授权过程中是否对专利的实质性特点做出声明或审查；如专利审查档案中无法查知，可由专利权人进行主张，听取专利权人意见；对于可明确的实质性特点，若当事人有异议，认为属于公知常识或常规技术手段，应提交相应的证据予以证明，否则可认定为争议专利的实质性特点。明确各方当事人对争议专利实质性特点作出了创造性贡献后，应看各方对专利实质性特点作出贡献的大小，如若难以区分贡献大小的，应当认定该权利为共同共有。

　　(案例刊登于《人民司法》2021年第14期)