本文转载自《中国专利与商标》杂志2020年4月刊：
作者：胡志光、祝建军 深圳知识产权法庭
前言
2016年5月和7月，华为技术有限公司（以下简称华为公司或华为）和三星电子株式会社（以下简称三星公司或三星）先后向深圳市中级人民法院提起9宗标准必要专利侵权诉讼案。其中，华为公司针对三星公司的投资公司三星（中国）投资有限公司、惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司（以下简称三星方）以及深圳市南方韵和科技有限公司侵害发明专利权（专利分别号为201110269715.3、201010137731.2）纠纷两案[1]，华为公司的诉讼请求为：被告立即停止侵害原告发明专利权的行为，包括但不限于制造、销售、许诺销售以及进口被控侵权产品的行为。2018年1月4日，深圳中院判决：一、被告三星方立即停止以制造、销售、许诺销售、使用的方式侵害原告专利号为201110269715.3、201010137731.2专利权的行为；二、被告深圳市南方韵和科技有限公司立即停止以销售、许诺销售的方式侵害原告专利号为201110269715.3、201010137731.2专利权的行为；三、驳回原告华为公司的其他诉讼请求。
原告三星公司诉被告华为公司侵害发明专利权（专利号为ZL201180027314.5、ZL200880126492.1）纠纷两案，[2]原告三星公司提出的诉讼请求为：确认被告侵犯了原告的发明专利权；被告立即停止以制造、使用、销售、许诺销售的方式侵犯原告专利权的行为。两案开庭审理完毕并准备公开宣判，由于华为公司和三星公司达成和解协议，原告三星公司撤回对被告华为公司的诉讼。
在审理上述华为公司与三星公司互诉的四宗标准必要专利侵权纠纷案中，涉及四个方面的重要程序性问题，这是审理标准必要专利侵权纠纷案需要面对和解决的新问题。结合审判实践，拟对这四个重要的程序性问题进行剖析。
一、判断标准必要专利许可谈判是否遵循FRAND原则的时间节点是否可以延伸至诉讼阶段
处理华为公司与三星公司互诉标准必要专利侵权纠纷案，需要解决两个重要问题，其一，涉案的专利是否是标准必要专利，即被告是否实施了涉案被控侵害专利权的行为；其二，双方在标准必要专利许可谈判中是否遵循了FRAND原则。在通常情况下，评判双方在主观上是否存在过错，是否遵循了FRAND原则，需要根据标准必要专利许可谈判商业惯例来进行考量，具体考虑因素、审查内容包括：许可协议达成需要解决哪些具体的问题，许可谈判过程中双方对这些具体问题所持的观点是什么，双方在许可谈判过程中都实施了哪些具体行为，这些行为对许可谈判的达成所起到的作用是积极的还是消极的，许可谈判持续的时间跨度，许可谈判中断或陷入僵局的原因等。
双方对判断FRAND问题需要考量以上因素没有争议，但双方对评判是否遵循FRAND的时间节点存有争议。华为公司认为，法院为了裁判双方纠纷，不仅应评判双方从开始谈判到案件立案受理这段期间，究竟是哪一方违反了FRAND原则，导致双方谈判陷入僵局。同时，诉讼的目的是为了促成双方达成标准必要专利交叉许可协议，因此，在案件受理后、法院做出裁判前，双方仍可以在法院的主持下通过调解的方式（即二次谈判）来达成标准必要专利交叉许可协议，而在此期间内，法院可以根据双方在调解过程中的表现来判断谁遵守了FRANFD原则，谁没有遵守FRAND原则。而三星公司则认为，法院评判双方是否遵循了FRAND原则的时间节点应为双方从开始接触谈判到纠纷提交至法院时，因此，案件受理后，法院不应以调解的方式组织双方进行报价，也不应将双方在调解中的表现作为评断其是否遵循FRAND原则的依据。
标准必要专利是指实施标准必然要使用到的专利或专利的某一或某几项权利要求。标准必要专利具有共用物的属性，为了保障标准必要专利制度健康运行，防止专利堆叠和专利劫持行为，各标准组织通常均要求标准必要专利权人要按照FRAND原则将其所拥有的标准必要专利对外进行授权许可。基于权利义务对等原则，标准必要专利实施人必须要以FRAND原则为基准向标准必要专利权人支付标准必要专利许可使用费，如此一来，标准必要专利权人和标准必要专利实施人均负有按照FRAND原则签订标准必要专利许可协议的义务。鉴于此，为了促成双方达成协议，受理标准必要专利禁令救济之诉的法院，可以组织双方以调解的方式，在合理的期限内，尝试进一步让双方进行许可谈判。
从诉讼效率角度出发，应允许原、被告在起诉后根据原告的要约及被告的反要约情况在一定期限内“修补”其要约，使其要约更符合FRAND的要求。权衡赋予当事人弥补过错尽一切可能促使双方尽快达成许可协议和同时确保有关案件审判司法效率的需求。比如，德国慕尼黑第一地区法院在禁令指南中规定：当事人双方可以在首次庭前会议上确定自己在履行前述许可谈判步骤时是否有瑕疵，并利用首次庭前会议期日到开庭审理期日之间的这个时间段对其行为瑕疵进行补救。
从标准必要专利许可谈判纠纷处理的惯例来看，在谈判达不成协议的情况下，选择诉讼是为了更好地促进谈判，即诉讼的目的是为了以诉促调、以诉促谈。标准必要专利诉讼纠纷的解决，一般短则一年，长则好几年，在诉讼中双方谈判、授权的专利也有可能发生变化，比如，一方标准必要专利的实力发生变化等，给予双方在起诉后继续谈判的“救济”，更符合这类案件的审理特点。
该尝试性做法的好处在于，一方面可以通过审判人员居中调解的方式，促使双方把握机会理性进行谈判，从而有可能促成双方达成标准必要专利许可协议；另一方，审判人员在调解的过程中，也能够切实感受谈判双方是否具有善意的谈判意愿，从而对长时间无法达成协议过错在哪一方有比较清楚的了解和判断。如果谈判一方拒绝法院组织双方以调解的方式进行许可谈判，或者在法院组织调解谈判的过程中，表现得消极懈怠、毫无诚意，明显存在拖延谈判的行为，此时，审理案件的法院可以该谈判方在调解阶段的上述行为表现，作为认定其存在明显过错，违反FRAND原则的依据。
基于上述考量，深圳法院于2017年6月15日，向原被告双方发出通知，要求双方自收到通知之日起7个工作日确定各自负责报价事务的联络人，并将联络人的姓名、电话、电子邮箱告知对方和法院，同时，要求双方当事人自收到通知之日起四十日内对标准必要专利许可使用费进行相互报价，并将每一次相互报价的内容抄送法院指定的邮箱，并事先通知法院指定的工作人员。2017年7月25日，法院要求双方报价的上述四十日期间届满，法院收到华为公司的报价，但未收到三星公司的报价。华为报价主要内容涉及：合同双方，包括华为公司和三星公司各自的关联公司，授权许可专利的范围，许可方式，许可费率，协议期限。
2017年7月26日，法院再次向双方发出通知，要求双方自收到通知之日起七日内，报送各自具有标准必要专利许可谈判决策权、签约权的授权代表名单（包括姓名、职务、联系方式、电子邮箱等信息）。要求双方的授权代表于2017年8月22日参加由法院主持的调解会议。
2017年8月22日，法院组织双方第一次调解。在调解会议上，三星公司表示其无法进行报价，原因是直接报价的条件尚不成熟。如提出报价需要前提条件，这些条件所包含的要素在调解会议上无法准确说出来。同时表示，对专利的范围、地区、专利是否有效、专利的必要性、是不是构成侵权，对这些侵权的评估怎么做，都需要谈判双方有共同的看法后才能进行到下一步。法院组织的第一次调解会议，由于三星公司未进行报价，未取得进展。
法院接着通知双方，于2017年9月12日召开第二次调解会议，要求三星公司以列清单的方式明确提出报价的前提条件。同时，向双方释明：法院在裁判华为与三星之间的标准必要专利侵权纠纷案件时，双方在法院组织调解过程中的行为，将成为法院评判双方在谈判过程中是否遵循FRAND原则的依据。
2017年9月12日，法院组织双方召开第二次调解会议。在这次调解会议上，三星公司称提出报价的条件有四项，即：许可专利的范围、许可产品的范围、许可专利的地域范围、许可期限等。针对三星公司的观点，华为公司认为，三星公司提出的这些条件不是双方进行知识产权谈判的前提，而是需要进行知识产权谈判的内容和需要解决的问题。华为在过去五年的报价及诉讼中，进行了多次报价，并发送相应的许可协议文本草案，里面都包含了三星公司提出的这些许可前提条件，但三星公司从未实质性的对上述问题予以回应。三星公司称，三星公司在涉案标准必要专利许可谈判发生纠纷前，已经依据华为诉IDC案的判决所确定的费率向华为公司提出了符合FRAND原则的报价。但由于之前谈判所依据的情况和目前的情况发生了重大变化，所以还需要对许可的前提条件进行重新谈判。在这次调解会上，法院告知三星公司，如果愿意对华为公司的报价进行实质性回应，应在2017年9月19日之前提出，法院将依据开庭和调解的情况进行判决。
2017年9月15日，三星公司申请将实质性回应的时间延长至2017年9月26日，为了促成双方达成标准必要专利交叉许可协议，法院同意三星公司的延期申请。2017年9月22日，三星公司提交针对华为公司报价的回复意见，主要内容为：针对华为公司的此次报价，三星公司在2016年12月13日已进行实质性回复，但鉴于三星公司上次报价时的情况已经发生变化，双方应当首先就报价的前提条件达成一致意见，才能实质有效地推动双方之间的谈判，现再次提供三星公司2016年12月13日已进行实质性回复的完整内容：按照法院对于双方专利纠纷调解的要求，三星公司仅向法院提交本条款清单，本条款清单是三星公司目前针对双方SEP组合的全球交叉许可报价，包括当事人、管辖法律选择以及争议解决、适用法律，许可专利，许可产品，许可方式，许可的地理范围，生效日期，历史豁免，保密，许可费率等11项。
2017年10月20日，华为公司答复三星公司的上述回复意见：接受三星公司提出的上述第1、2、3、4、5、8、9、10项，对许可方式，许可的地理范围、许可费率问题进行了修改。双方在法院组织下的第二次调解，仍未取得进展。
深圳法院结合诉讼前双方二十次谈判，以及诉讼阶段调解中双方谈判报价的事实，认定三星公司在标准必要专利许可谈判中违反了FRAND原则，存在明显过错。
二、标准必要专利的认定是否需要司法鉴定的问题
审理标准必要专利禁令救济案件，受案法院需要查明涉案专利是否为标准必要专利，对该技术事实的查明，是审理这类案件的重点和难点。无线通信领域标准必要专利的特点是，各标准组织对其成员声明的标准必要专利是否是真正的标准必要专利，并不进行实质性审查。由于声明的标准必要专利的数量庞大，且声明的标准必要专利权人日益分散，因此，业界的惯例是，各无线通信企业先实施标准必要专利，再由各声明的标准必要专利权人与标准必要专利实施人进行许可谈判和付费，即先使用、后谈判、再付费。正是基于标准必要专利的上述特点，声明的标准必要专利权利人向司法机关起诉要求标准必要专利实施人（被控侵权行为人）停止侵权的诉讼中，判断涉案专利是否为标准必要专利，就要将涉案专利权利要求与3GPP相对应的技术标准进行比对。
判断涉案专利是否为标准必要专利有特定的论证逻辑和证明方法，结合国内外司法实践，深圳法院在审理中确定以下证明和论证步骤：
第一步，由原告选择涉案专利的保护范围。比如，在华为诉三星816号案件中，涉案专利总共有12项权利要求，华为选择专利权利要求1、2、9、10作为其专利的保护范围。在三星诉华为1382号案件中，涉案专利总共有32项权利要求，三星选择专利权利要求1-3、7-11、15-19、23-27、31、32作为其专利的保护范围。
第二步，原告举证与其涉案要求保护的专利技术相对应的3GPP无线通信技术标准的具体内容。由于3GPP的技术标准非常庞杂，且用英文撰写，因此，原告要找出与其涉案要求保护的专利技术相对应的3GPP无线通信技术标准，是一件非常困难的事情。比如，在华为诉三星816号案件中，原告举证其涉案要求保护的专利技术覆盖了3GPP国际标准3GPP TS 36.212、3GPP TS 36.213、3GPP TS 36.321文件中RE LEASE 8、9、10三个版本中的9个文件。在三星诉华为1389号案件中，原告举证其涉案要求保护的专利技术覆盖了3GPP国际标准3GPP TS 36.212 V9.0.0、3GPP TS 36.211 V9.0.0两个文件。
第三步，原告举证3GPP国际技术标准被我国通信行业和通信运营商采标。在华为诉三星案和三星诉华为的案件中，原告举证3GPP国际技术标准被工信部采标并公布、实施；同时，上述3GPP国际技术标准被中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商采标并公布、实施。
第四步，原告论证和证明其涉案要求保护的专利技术与相对应的3GPP国际技术标准进行对比，二者在技术特征上形成一一对应关系，从而证明其涉案要求保护的专利为标准必要专利，进而能够进一步论证，若被告在我国生产、销售无线终端产品，就一定会使用原告的涉案专利技术。在华为诉三星案和三星诉华为的案件中，华为和三星都采用了该证明论证方法。
以上证明和论证步骤，涉及复杂的无线通信技术事实查明问题。在通常情况下，法院查明技术事实通常采用如下方法：1、在法庭上，组织原、被告双方对涉及技术事实方面的证据进行举证、质证，以查明案件事实。2、听取原告或被告聘请的专家辅助人对技术问题的讲解，逐步弄清楚案件所涉及的技术事实。3、在上述方法无法解决的情况下，可以启动法院专家库咨询程序，通过请教案件所涉技术领域的技术专家来讲解技术问题，以便查明涉案的技术事实问题。4、如果通过上述方法仍无法解决，可以根据申请人的申请，由法院委托鉴定机构通过司法鉴定来查明涉案技术事实。
由于无线通信标准必要专利技术事实的查明，目前属于高科技领域里的前沿技术问题，对这些技术的掌握与运用主要集中在无线通信高科技企业，法院的专家库中没有该领域的专家，司法鉴定专家中能对该领域技术问题进行鉴定的凤毛麟角。鉴于该现状，对标准必要专利技术事实的查明，通常情况下依赖发生纠纷的双方通过委托诉讼代理人或专家辅助人通过陈述、讲解、辩论等方式来进行查明，却很难通过法院咨询专家库或委托司法鉴定的方式来查明。
在华为与三星互诉标准必要专利侵权纠纷案中，双方均向法院申请公司内部的技术人员作为专家辅助人出庭，在事先将专家辅助人的名单提交给法庭，征得法庭同意并签署保密协议后，原、被告双方的专家辅助人参与案件技术事实的查明程序，就涉案要求保护的专利技术与相应的3GPP国际技术标准之间在技术特征上是否形成一一对应关系进行陈述、讲解、辩论，最终帮助法院查明该技术事实问题。
应注意的是，在司法实践中，标准必要专利纠纷案件的双方往往处于互诉状态，为了制约对方，双方有时均会向国家知识产权局专利局复审和无效审理部（以下简称国家知识产权局）宣告对方的专利无效，而国家知识产权局的无效宣告结果，也可以作为处理标准必要专利纠纷所涉技术问题的重要方法。因为原告提起标准必要专利禁令之诉的前提条件是，其涉案要求保护的专利或专利的具体权利要求，必须处于合法有效状态。在三星诉华为（2016）粤03民初1382号案中，三星要求保护的涉案专利权利要求8、16、24、32被国家知识产权局宣告无效。法院根据该无效决定，以裁定的方式驳回了三星以上述专利权利要求对华为提起的诉讼。在这种情况下，法院无须再查明这四项专利权利要求是否为标准必要专利技术。
三、关于美国加州地区法院禁止华为执行深圳中院判决的禁执令问题
2018年1月8日，深圳中院对华为诉三星（2016）粤03民初816、840号案进行宣判，深圳中院认为，华为涉案专利为4G标准必要专利，三星方在中国生产、销售4G手机等终端产品一定会使用华为的4G标准必要专利。由于华为在标准必要专利许可谈判的过程遵循了FRAND原则，没有明显过错，而三星在许可谈判的过程中未遵守FRAND原则，存在明显过错，因此，判决三星方立即停止侵害华为的涉案专利权的行为。一审宣判后，三星不服向广东高院提出上诉。
2018年2月1日，三星向美国加州北区地方法院提出申请，请求禁止华为在美国法院诉讼未决期间执行深圳中院做出的责令三星停止侵犯华为4G标准必要专利的判决。2018年4月13日，美国加州北区地方法裁定，在美国法院裁决华为与三星所涉及的违反合同义务纠纷之前，华为不得申请执行深圳中院作出的责令三星停止侵害华为两项4G标准必要专利的判决。华为不服，对该禁执令提出上诉。
美国加州北区地方法院作出这个禁执令（禁诉令的一种）的背景是，华为就三星侵害其专利权在同一天向美国法院和中国法院提起诉讼，因为时差的原因，美国诉讼显示的时间要比中国诉讼早一天。标准必要专利诉讼的当事人可以基于相同或近似诉因在不同的国家提起诉讼，从而产生标准必要专利国际平行诉讼问题。华为在我国法院和美国法院起诉三星，即属于该种情形。在通常情况下，当发生国际平行诉讼时，每个国家的法院都是按照自己国家的法律对案件进行审理，不会对他国法院进行的平行诉讼进行干涉。就本案而言，基于三星的申请，美国法院对华为颁发禁诉令，干扰了本案当事人华为的民事诉讼活动，妨碍了我国法院正在进行的民事诉讼行为。如果华为在美国法院裁决华为与三星所涉及的违反合同义务纠纷之前申请执行深圳中院的判决，将可能受到美国法院的处罚。
从比较法的角度看，针对英美法系对德国自然人和法人颁发的禁诉令，德国法院认为，英美法院颁发的禁诉令虽然从表象上看针对的是民事诉讼的当事人，但其阻止了德国法院履行自己的职责，侵犯了德国的司法主权，并会通过颁发反禁诉令予以反制。[3]由于我国缺乏禁诉令及反禁诉令机制，不仅难以形成在国际竞争中形成反制，也无法构建争议解决的主场优势。[4]面对域外法院颁发的禁诉令，我们认为，我国法院可以在个案中根据《民事诉讼法》第100条规定的行为保全制度，根据当事人的申请或者依职权，责令参与我国民事诉讼的当事人撤回其禁执令申请。同时，如果该当事人不执行法院责令其撤回禁执令的裁定，可以依据《民事诉讼法》第111条第1款第6项的规定，对其予以罚款或拘留；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
就华为诉三星案而言，美国法院对华为颁发的禁诉令没有法律基础，根据我国法律的规定，胜诉方申请执行的依据是生效的法律文书，本案由于三星提出上诉，本案生效法律文书的依据应为广东高院的终审裁决，所以三星上诉以后，申请对深圳中院的判决颁发禁诉令没有实际意义，除非三星不提出上诉，深圳中院的判决生效。考虑到美国法院对我国法律的理解存在偏差，其颁发的禁诉令没有法律基础，加之华为和三星均存在和解解决纠纷的意愿，为了促成双方达成和解，避免矛盾激化，深圳中院没有针对三星颁发反禁诉令性质的行为保全措施。
2019年5月，在广东高院二审审理华为诉三星案时，双方达成标准必要专利许可协议，双方同意各自撤回全球诉讼，一揽子解决了双方在全球44件诉讼纠纷。
四、关于在标准必要专利禁令诉讼中能否将确认标准必要专利实施人侵犯发明专利权作为一个判项的问题
在三星诉华为1382、1389号案件中，三星向法院提出的诉讼请求为：1、确认被告华为侵犯了原告三星的发明专利权；2、被告华为立即停止以制造、使用、销售、许诺销售的方式侵犯原告三星发明专利权的行为。三星向华为提起标准必要专利禁令之诉，但其在诉讼请求中还提出“请求法院确认被告华为侵犯了原告三星的发明专利权”，原告三星称，中国专利法已确立“确认不侵权之诉”，在专利侵权诉讼中同时提出“请求确认侵权”亦具有诉的利益和必要性。那在标准必要专利禁令诉讼中能否将确认标准必要专利实施人侵犯发明专利权作为一个判项呢？该问题颇值得研讨。
对于该问题，我们认为，专利法司法解释规制的确认不侵犯专利权之诉在性质上为确认之诉（确认法律关系的诉），其目的是为了防止专利权人滥用权利，以明确被侵权警告方是否构成侵权，从而保障其正常的市场经营行为。专利侵权之诉在性质上为给付之诉，其目的是为了解决被告是否承担停止侵权或赔偿损失的问题。在专利侵权诉讼的司法实践中，确认被告是否侵犯了原告的专利权，通常是作为案件事实来查明，而不是作为判项来处理。因此，原告在专利侵权诉讼中一并提出请求法院确认被告侵犯原告专利权的诉讼请求，缺乏法律依据，不应获得支持。
（作者单位：深圳知识产权法庭）
1.案号为（2016）粤03民初816、840号。
2.案号为（2016）粤03民初1382、1389号。
3.祝建军：“我国应建立处理标准必要专利争议的禁诉令制度”，载《知识产权》2020年第6期。
4.罗东川：“建议我国制定知识产权诉讼特别法”，载《中国审判》2020年第10期。
京公网安备 11010502049464号